專利戰(zhàn)場(chǎng)上的“暗箭”——公眾意見(jiàn)！

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作者：黃威 北京金信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：漫談“公眾意見(jiàn)”

古語(yǔ)言“明槍易躲，暗箭難防”，這話在專利戰(zhàn)場(chǎng)上也是同樣適用的。那么有沒(méi)有殺敵于無(wú)形的策略呢？答案是有的。根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第48條的規(guī)定，自發(fā)明專利申請(qǐng)公布之日起自公告授予專利權(quán)之日止，任何人均可以對(duì)不符合專利法規(guī)定的專利申請(qǐng)向國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)提出意見(jiàn)，并說(shuō)明理由。業(yè)內(nèi)稱之為公眾意見(jiàn)，筆者將其稱為專利戰(zhàn)中的一支“暗箭”。本文就從幾個(gè)方面來(lái)談?wù)劰娨庖?jiàn)這支“暗箭”。

古語(yǔ)言“明槍易躲，暗箭難防”，這話在專利戰(zhàn)場(chǎng)上也是同樣適用的。

在專利戰(zhàn)場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間對(duì)已授權(quán)的專利提交無(wú)效請(qǐng)求可謂是最為常見(jiàn)的攻防方式。很多企業(yè)由于涉及有相關(guān)聯(lián)的侵權(quán)訴訟等糾紛，所以無(wú)效案件也是直接真刀明槍的對(duì)戰(zhàn)，但也有很多企業(yè)出于避免與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)生正面專利沖突等考慮，進(jìn)而利用“稻草人”來(lái)發(fā)起專利的無(wú)效訴訟，從而達(dá)到迷惑競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的目的。

專利無(wú)效程序?qū)ψC據(jù)有相當(dāng)?shù)囊?，而挑?zhàn)已經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查程序后而授權(quán)的發(fā)明專利也頗具難度。如果雙方是真刀明槍，且各自有專利的話，也極有可能將雙方拖入同時(shí)展開(kāi)多件相互無(wú)效申請(qǐng)的困境之中，產(chǎn)生巨大人力財(cái)力成本后，最終當(dāng)事雙方通常仍需回歸談判與妥協(xié)，反而造成傷敵一千，自損八百的兩敗局面。

那么有沒(méi)有殺敵于無(wú)形的策略呢？答案是有的。

根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第48條的規(guī)定，自發(fā)明專利申請(qǐng)公布之日起自公告授予專利權(quán)之日止，任何人均可以對(duì)不符合專利法規(guī)定的專利申請(qǐng)向國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)提出意見(jiàn)，并說(shuō)明理由。

業(yè)內(nèi)稱之為公眾意見(jiàn)，筆者將其稱為專利戰(zhàn)中的一支“暗箭”。下面就從幾個(gè)方面來(lái)談?wù)劰娨庖?jiàn)這支“暗箭”。

首先，談?wù)劄槭裁匆溥@支暗箭？

1. 安全性考慮：如果在前期的日常監(jiān)測(cè)或者立項(xiàng)過(guò)程中，認(rèn)為該專利申請(qǐng)可能會(huì)構(gòu)成己方產(chǎn)品或者技術(shù)實(shí)施的障礙，并且很難規(guī)避，那么我們就不能坐以待斃，而應(yīng)及早采取行動(dòng)實(shí)施干預(yù)，阻礙其授權(quán)或者迫使其限縮保護(hù)范圍。

2. 成本考慮：由于程序上的不同導(dǎo)致工作量上的巨大差異，相比于無(wú)效程序中的費(fèi)用而言，提交公眾意見(jiàn)的費(fèi)用要低很多。

3. 未雨綢繆：凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。假如提交了公眾意見(jiàn)，審查員沒(méi)有采納，而專利申請(qǐng)順利獲得授權(quán)，那么通過(guò)在提交公眾意見(jiàn)的過(guò)程中對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的檢索和分析的基礎(chǔ)上，可以進(jìn)一步補(bǔ)充檢索和完善證據(jù)，從而可以后續(xù)在短時(shí)間內(nèi)迅速啟動(dòng)對(duì)該專利的無(wú)效程序。

其次，談?wù)勅绾伟l(fā)射暗箭？

1. 撰寫(xiě)公眾意見(jiàn)

為了使我們提交的公眾意見(jiàn)能夠被審查員充分考慮，我們就需要仔細(xì)研究申請(qǐng)文件并進(jìn)行充分的檢索。在對(duì)檢索到的對(duì)比文件進(jìn)行篩選分析之后，像審查員撰寫(xiě)審查意見(jiàn)通知書(shū)一樣，結(jié)合對(duì)比文件對(duì)該專利申請(qǐng)的當(dāng)前權(quán)利要求不符合授權(quán)規(guī)定之處進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)，并在提交的同時(shí)附上對(duì)比文件。

全面的評(píng)價(jià)是指不限于新穎性和創(chuàng)造性，包括專利申請(qǐng)公開(kāi)不充分、權(quán)利要求得不到說(shuō)明書(shū)支持、單一性等其他瑕疵和理由均可以在公眾意見(jiàn)中提出。

2. 對(duì)比文件的要求

提交公眾意見(jiàn)所使用的對(duì)比文件可以是公開(kāi)、公告的專利文獻(xiàn)、期刊、雜志、論文等。

如果提交的現(xiàn)有技術(shù)是外文文獻(xiàn)，通常不需要進(jìn)行翻譯。請(qǐng)求人認(rèn)為該外文文獻(xiàn)特別相關(guān)并且希望增大審查員采用該文獻(xiàn)的幾率的話，可以考慮將相關(guān)段落翻譯成中文或者提供外文文獻(xiàn)（尤其是非英文文獻(xiàn)）的中譯文。

3. 提交公眾意見(jiàn)的時(shí)機(jī)

自發(fā)明專利申請(qǐng)公布之日起自公告授予專利權(quán)之日止的期間內(nèi)，任何人均可以向?qū)＠痔峤还娨庖?jiàn)。

由于現(xiàn)在有一定比例的申請(qǐng)是提交了PPH加快請(qǐng)求或者有一些國(guó)內(nèi)申請(qǐng)是通過(guò)優(yōu)先審查請(qǐng)求而優(yōu)先審查的案件，這部分申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)審階段之后，下發(fā)審查意見(jiàn)通知書(shū)的時(shí)間和答復(fù)審查意見(jiàn)通知書(shū)的時(shí)間都會(huì)快于普通的申請(qǐng)，因此作為提交公眾意見(jiàn)的一方，應(yīng)該盡早地提交公眾意見(jiàn)，以便爭(zhēng)取能夠在第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)中被審查員考慮。

如果在審查員已經(jīng)下發(fā)了審查意見(jiàn)通知書(shū)之后提交公眾意見(jiàn)，那么可以查看一下申請(qǐng)人是否修改了權(quán)利要求書(shū)，并結(jié)合當(dāng)前的權(quán)利要求書(shū)，以及審查員在通知書(shū)中引用的對(duì)比文獻(xiàn)，進(jìn)行補(bǔ)充的檢索和分析，以協(xié)助審查員補(bǔ)強(qiáng)拒絕的理由和證據(jù)，并在準(zhǔn)備好公眾意見(jiàn)之后盡快提交至專利局。

如果公眾意見(jiàn)是在審查員下發(fā)了授予專利權(quán)的通知書(shū)之后提交的，那么審查員就不會(huì)考慮該公眾意見(jiàn)。

4. 審查員對(duì)公眾意見(jiàn)的處理意見(jiàn)

公眾意見(jiàn)提交后將會(huì)被存入申請(qǐng)文檔中供審查員在實(shí)質(zhì)審查時(shí)考慮。審查員對(duì)公眾意見(jiàn)的處理情況，不必通知提出意見(jiàn)的公眾。

自從國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局上線了“中國(guó)及多國(guó)專利審查信息查詢”系統(tǒng)之后，公眾就可以進(jìn)行注冊(cè)并查詢專利的審查狀態(tài)了。通過(guò)這個(gè)系統(tǒng)，我們可以查詢到審查員下發(fā)的審查意見(jiàn)通知書(shū)的內(nèi)容并能獲知審查員的聯(lián)系方式，因此作為提交公眾意見(jiàn)的一方，可以在看到審查員下發(fā)了審查意見(jiàn)通知書(shū)之后，通過(guò)電話聯(lián)系到審查員，并告知已經(jīng)提交了公眾意見(jiàn)，向其解釋該專利申請(qǐng)不能授權(quán)的理由并詢問(wèn)對(duì)提交的公眾意見(jiàn)是否有任何疑問(wèn)等。

5. 公眾意見(jiàn)提交的次數(shù)

由于專利局審查員并不會(huì)反饋公眾意見(jiàn)的處理情況，因此這支箭射出去之后，我們不能就萬(wàn)事大吉了，我們還需要監(jiān)控案件的審查進(jìn)展情況并適時(shí)采取相應(yīng)的對(duì)策，譬如在審查員下發(fā)的審查意見(jiàn)通知書(shū)中是否考慮了公眾意見(jiàn)中的對(duì)比文件和理由？申請(qǐng)人對(duì)權(quán)利要求做了怎樣的修改？是否需要繼續(xù)補(bǔ)充證據(jù)再次提交公眾意見(jiàn)？是否需要和審查員電話會(huì)晤？

因此，根據(jù)具體案件的情況，公眾意見(jiàn)提交一次或者多次都是可能的。

如果我們的目的非常明確，就是希望該專利申請(qǐng)被駁回或者限縮保護(hù)范圍，那么我們就需要在提交公眾意見(jiàn)之后監(jiān)控案件進(jìn)展，保持與審查員的溝通，做好再次提交公眾意見(jiàn)的準(zhǔn)備。

6. 申請(qǐng)人是否能夠獲知公眾意見(jiàn)

通過(guò)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的“中國(guó)及多國(guó)專利審查信息查詢”系統(tǒng)的“審查信息”一欄中的“中間文件”下可以查詢到專利局收到的文件，如果申請(qǐng)人判斷某日期下的文件并非申請(qǐng)人（或其代理機(jī)構(gòu)）提交的文件的話，那么很大可能就是他人提交的公眾意見(jiàn)。

如果申請(qǐng)人是以公眾用戶登錄上述系統(tǒng)，那么這部分內(nèi)容是屬于無(wú)權(quán)限查看的內(nèi)容，也就是說(shuō)，申請(qǐng)人只能知道他人針對(duì)該申請(qǐng)?zhí)峤坏墓娨庖?jiàn)，但并不能知道該公眾意見(jiàn)的具體內(nèi)容。

如果專利申請(qǐng)人向?qū)＠终?qǐng)求查閱復(fù)制文檔，案卷檔案中的公眾意見(jiàn)是屬于可以查閱復(fù)制的內(nèi)容，但是如果公眾意見(jiàn)是匿名提交的話，也不能準(zhǔn)確知道對(duì)手是誰(shuí)。

7. 公眾意見(jiàn)的提交方式

無(wú)效宣告請(qǐng)求案件無(wú)論請(qǐng)求人是否是稻草人，都需要提供詳細(xì)的請(qǐng)求人信息（主體資格證明）。而提交公眾意見(jiàn)則不同，公眾意見(jiàn)既可以實(shí)名提交，也可以匿名提交。以匿名方式向?qū)＠痔峤还娨庖?jiàn)的，則需要將公眾意見(jiàn)面交或者郵寄至專利局。

如果并不需要以匿名方式提交公眾意見(jiàn)，且準(zhǔn)備提交的公眾意見(jiàn)僅有意見(jiàn)陳述書(shū)并無(wú)附件，那么可以通過(guò)代理機(jī)構(gòu)以電子申請(qǐng)的方式提交；準(zhǔn)備提交的公眾意見(jiàn)不僅有意見(jiàn)陳述書(shū)還有附件的情況下，仍然需要通過(guò)面交或者郵寄方式遞交專利局。

再次，談?wù)勥@支“暗箭”的殺傷力如何？

以下結(jié)合非常有限的樣本數(shù)量的公眾意見(jiàn)案件情況進(jìn)行說(shuō)明。

案件進(jìn)展情況

上表中的駁回和視撤情況僅反映案件狀態(tài)，供參考。其被駁回或者視撤并不完全是因?yàn)榘讣惶峤涣斯娨庖?jiàn)的原因。

公眾意見(jiàn)中的對(duì)比文件被采用的情況
 

對(duì)比文件被采用的案例中公眾意見(jiàn)提交時(shí)點(diǎn)情況

通過(guò)以上的統(tǒng)計(jì)分析，我們可以看出公眾意見(jiàn)中對(duì)比文件被審查員采用的比例還是很高的。另外，通過(guò)分析我們也給出如下的建議：

1. 公眾意見(jiàn)的提交時(shí)點(diǎn)盡可能在審查員發(fā)出第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)之前進(jìn)行提交，以增大審查員采用公眾意見(jiàn)的證據(jù)的幾率。

2. 專利局的“中國(guó)及多國(guó)專利審查信息查詢”網(wǎng)站是可以查詢到案件的進(jìn)程以及在答復(fù)審查意見(jiàn)的過(guò)程中申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)文件的修改情況，通常審查員在第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)中引用的最接近的對(duì)比文件不會(huì)輕易更換，因此個(gè)人認(rèn)為在此之后提交的公眾意見(jiàn)應(yīng)該主要針對(duì)專利申請(qǐng)人對(duì)權(quán)利要求的修改進(jìn)行補(bǔ)充檢索和論述，并且應(yīng)該主動(dòng)與審查員進(jìn)行溝通。

3. 樣本數(shù)據(jù)中，視撤的案件中有一半的案件為國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人的案件，有一些國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人的案件收到一通就不答復(fù)了 ，有的甚至未提實(shí)審請(qǐng)求。個(gè)人覺(jué)得，能夠被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提交公眾意見(jiàn)的案件，肯定是具有一定價(jià)值的專利申請(qǐng)，輕易放棄非常可惜。申請(qǐng)人在作出放棄申請(qǐng)的決策之前不妨也登錄“中國(guó)及多國(guó)專利審查信息查詢”查詢一下申請(qǐng)過(guò)程情況，或許申請(qǐng)過(guò)程中是否有他人對(duì)申請(qǐng)?zhí)峤还娨庖?jiàn)的情況，可以對(duì)作出是否需要繼續(xù)申請(qǐng)的決策提供一個(gè)參考。

“暗箭難防，暗箭傷人”。作為提交公眾意見(jiàn)的一方可以充分利用公眾意見(jiàn)的程序來(lái)攻擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利申請(qǐng)。而作為專利申請(qǐng)人應(yīng)慎重放棄申請(qǐng)，并應(yīng)全力以赴答好每一次審查意見(jiàn)通知書(shū)，在說(shuō)服審查員的同時(shí)，說(shuō)不定也將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的無(wú)形的箭撥擋開(kāi)來(lái)。

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作者：黃威 北京金信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利戰(zhàn)場(chǎng)上的“暗箭”——公眾意見(jiàn)！（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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