馬庫什權(quán)利要求的修改方式

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原標(biāo)題：裁判賞析 | 馬庫什權(quán)利要求的修改方式

IPRdaily消息：無效階段對于權(quán)利要求的修改方式進(jìn)行必要的限制有利于公眾利益，《專利審查指南》列舉的具體修改方式未必涵蓋了應(yīng)被允許的全部修改方式，但公眾基于四種修改方式所抽象出的規(guī)則屬于公眾的合理預(yù)期，其他可被允許的修改方式亦應(yīng)符合這一預(yù)期。將說明書中的技術(shù)特征通過修改納入權(quán)利要求保護范圍的修改方式不符合上述預(yù)期，不應(yīng)被接受。

中華人民共和國

北京知識產(chǎn)權(quán)法院

行政判決書

（2018）京73行初9342號

原告巴斯夫歐洲公司，住所地德意志聯(lián)邦共和國萊茵河畔路德維希港卡爾-博世街。

法定代表人亞歷山大·瓦倫，副總裁。

法定代表人托馬斯·辛尼亞克，副總裁。

委托代理人張雪珍，北京市中咨律師事務(wù)所律師。

委托代理人林柏楠，北京市中咨律師事務(wù)所律師。

被告中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局，住所地中華人民共和國北京市海淀區(qū)薊門橋西土城路。

法定代表人申長雨，局長。

委托代理人姜小薇，中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局審查員。

委托代理人劉新蕾，中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局審查員。

第三人陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司，住所地中華人民共和國陜西省渭南市蒲城縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。

法定代表人張少武，董事長。

委托代理人司麗春，北京悅和知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司專利代理師。

委托代理人馬佰剛，北京安峰律師事務(wù)所律師。

原告巴斯夫歐洲公司（簡稱巴斯夫公司）因發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛一案，不服被告原中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會（簡稱專利復(fù)審委員會）作出的第35212號無效宣告請求審查決定（簡稱被訴決定），于法定期限內(nèi)向本院提起訴訟。本院受理后，依法組成合議庭，并通知陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司（簡稱美邦公司）作為本案的第三人參加訴訟。2020年10月27日，本院依法公開開庭審理了本案。原告巴斯夫公司的委托代理人張雪珍、林柏楠，被告中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局（簡稱國家知識產(chǎn)權(quán)局）的委托代理人姜小薇、劉新蕾，第三人美邦公司的委托代理人司麗春、馬佰剛到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

被訴決定系專利復(fù)審委員會針對美邦公司就巴斯夫公司擁有的專利號為98805666.6，名稱為“殺真菌混劑”的發(fā)明專利（簡稱本專利）所提無效請求作出的。專利復(fù)審委員會在該決定中認(rèn)定：

一、關(guān)于文本

關(guān)于巴斯夫公司在無效階段提交的四套修改文本：

（1）權(quán)利要求1對結(jié)構(gòu)式為I.d的氨基甲酸酯的限定是馬庫什權(quán)利要求的限定方式，而馬庫什權(quán)利要求不管包含多少變量和組合，都應(yīng)該視為一種概括性的組合方案，即，馬庫什權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)被視為馬庫什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，因此，馬庫什要素的刪除不能視為并列技術(shù)方案的刪除，修改文本1對結(jié)構(gòu)式為I.d的氨基甲酸酯的修改方式不屬于并列技術(shù)方案的刪除，不符合《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定，不能被接受；

（2）修改文本2將“X是N”刪除也屬于馬庫什要素的刪除，同樣不能視為并列技術(shù)方案的刪除，雖然前審發(fā)送過《分案通知書》指出單一性缺陷，但是單一性的主要判斷標(biāo)準(zhǔn)為“是否屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思”，因此，單一性的判斷與權(quán)利要求是否存在并列技術(shù)方案之間沒有必然關(guān)聯(lián)，故修改文本2也不能被接受；

（3）修改文本3將權(quán)利要求1中第一種化合物修改為實施例Id32的結(jié)構(gòu)，并刪除了第二種化合物的IIb和IIc，并認(rèn)為專利復(fù)審委員會有過在無效階段允許將權(quán)利要求改為實施例化合物的先例，然而，在《專利審查指南》沒有明確哪種類型的案件可以存在例外的情況下，在具體審查實踐中，個別案件對《專利審查指南》一般規(guī)定的突破不代表整體規(guī)則的改變，因此修改文本3也不能被接受；

（4）修改文本4僅刪除權(quán)利要求1中IIb、IIc，屬于并列技術(shù)方案的刪除，可以被接受。故被訴決定所針對的文本為，巴斯夫公司于口審當(dāng)庭提交的修改文本4的權(quán)利要求書（共6項）以及授權(quán)公告文本的其他部分。

二、關(guān)于《中華人民共和國專利法》（簡稱專利法）第二十二條第三款

權(quán)利要求1與證據(jù)1或證據(jù)2的化合物的區(qū)別在于，表格化合物的實施例中沒有公開與b)組分的組合以及用量比。

根據(jù)本專利說明書的記載，本專利旨在提供一種殺真菌混劑，其以協(xié)同增效量存在a)和b)兩種組分，a)可以是結(jié)構(gòu)式為I.d的氨基甲酸酯，b）是苯并咪唑或產(chǎn)生苯并咪唑的前體（II）一類的殺真菌活性化合物。然而，本專利的實施例具體實施的混劑，僅驗證了Id.32，即結(jié)構(gòu)式中X為CH，Rn為4-Cl的化合物分別與IIa和IIf兩種化合物的混劑的增效作用。對于兩種或兩種以上化合物的混劑而言，是否產(chǎn)生增效的協(xié)同作用，依賴于實驗數(shù)據(jù)的驗證，在本專利沒有揭示產(chǎn)生增效的原因的情況下，在說明書實施例僅驗證了所述通式I.d下的一個具體化合物Id.32與式IIa或IIf組合后具有增效作用基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法預(yù)期權(quán)利要求1中結(jié)構(gòu)式I.d所表示的全部化合物整體上均能夠與IIa和IIf化合物組合后產(chǎn)生協(xié)同增效的作用。因此，基于上述區(qū)別，權(quán)利要求1所要求保護的整個技術(shù)方案相對于證據(jù)1實際解決的技術(shù)問題僅僅是提供了一種殺真菌混劑。

證據(jù)1記載了“化合物I本身或與除草劑或殺菌劑結(jié)合還可與其它作物保護劑一起混合使用……作物保護劑和肥料可以重量比為1:10-10:1的比例……在與殺真菌劑或殺蟲劑混合時，在許多情況下獲得了殺真菌作用范圍的增大……可與根據(jù)本發(fā)明的化合物一起使用的下列殺真菌劑意在說明這種結(jié)合的可能性……雜環(huán)物質(zhì)……1-（丁基氨基甲酰基）-2-苯并咪唑氨基甲酸甲酯（即本專利的IIa化合物）、2-甲氧基羰基氨基苯并咪唑……”。即，證據(jù)1給出了明確的技術(shù)啟示使得本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機使用苯并咪唑類的組分b)與所述氨基甲酸酯類的化合物組合使用，權(quán)利要求1的技術(shù)方案較證據(jù)1而言沒有突出的實質(zhì)性特點和顯著進(jìn)步，不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

此外，證據(jù)2也記載了：“化合物I本身或它們與除草劑或殺菌劑的混劑也可以與其他植物保護劑混合使用……植物保護劑和化學(xué)肥料可以按1:10與10:1的比率添加到本發(fā)明的組合物中……當(dāng)與殺菌劑或殺蟲劑混用時，很多情況下能擴大殺菌作用譜……本發(fā)明化合物可以與下表所列殺菌劑混合施用……苯菌靈、多菌靈、麥穗寧、噻菌靈、硫菌靈、甲基硫菌靈……”（參見證據(jù)2中文同族下標(biāo)第53頁倒數(shù)第5段至54頁第6段），其中苯菌靈就是本專利權(quán)利要求1中的化合物IIa，甲基硫菌靈就是權(quán)利要求1中的化合物IIf?？梢?，證據(jù)2也明確給出了將權(quán)利要求1中的組分a）的化合物與IIa和IIf混合使用的技術(shù)啟示，因而，權(quán)利要求1的技術(shù)方案較證據(jù)2而言也沒有突出的實質(zhì)性特點和顯著進(jìn)步，不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

權(quán)利要求2保護一種控制有害真菌的方法，權(quán)利要求3-5對其做了進(jìn)一步限定，權(quán)利要求6保護一種如權(quán)利要求1的組合物，證據(jù)1的權(quán)利要求10、11以及說明第2頁第6段公開了其涉及防治有害真菌的方法，也記載了處理部位為植物、土壤或種子；證據(jù)2的權(quán)利要求10、11以及說明書第50頁第2-3段也公開了其涉及防止有害真菌的方法，也記載了處理部位為植物、土壤或種子。權(quán)利要求2的防治方法類技術(shù)特征在證據(jù)1或證據(jù)2中給出了啟示，權(quán)利要求2也不具備創(chuàng)造性。而權(quán)利要求3-5的用法用量均是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易選擇的，權(quán)利要求3-5也不具備創(chuàng)造性?；谕瑯永碛桑瑱?quán)利要求6的組合物也不具備創(chuàng)造性。據(jù)此，專利復(fù)審委員會作出被訴決定，宣告本專利權(quán)全部無效。

原告巴斯夫公司不服被訴決定，在法定期限內(nèi)起訴稱：一、被告應(yīng)當(dāng)接受原告在無效階段針對權(quán)利要求1提交的修改文本2、3，被告對上述修改不予接受的作法有誤。二、即便以修改文本4中的權(quán)利要求1為評價基礎(chǔ)，本專利權(quán)利要求1相對于證據(jù)1或證據(jù)2亦具有協(xié)同增效的技術(shù)效果，因此，本專利實際解決的技術(shù)問題為提供一種具有協(xié)同增效作用的殺真菌混劑，而非被訴決定中所認(rèn)定的僅僅是提供一種殺真菌混劑。對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，不易想到證據(jù)1、2混合使用具有協(xié)同增效的技術(shù)效果，因此，本專利權(quán)利要求1相對于證據(jù)1、2具備創(chuàng)造性。在權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性的情況下，其他權(quán)利要求亦具備創(chuàng)造性。綜上，被訴決定認(rèn)定有誤，請求法院依法予以撤銷，并判令被告重新作出決定。

被告國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為被訴決定認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，請求法院依法駁回原告的訴訟請求。

第三人美邦公司認(rèn)為被訴決定認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，請求法院依法駁回原告的訴訟請求。

本院經(jīng)審理查明

本專利系名稱為“殺真菌混劑”的第98805666.6號發(fā)明專利，申請日為1998年5月18日，優(yōu)先權(quán)日為1997年5月30日，授權(quán)公告日為2003年10月1日，專利權(quán)人為巴斯夫公司。本專利授權(quán)公告時的權(quán)利要求書如下：

“1.一種殺真菌混劑，包括重量比為10∶1-0.01∶1的

a.1)結(jié)構(gòu)式為I.d的氨基甲酸酯，

其中X是CH和N，n是0、1或2以及R是鹵素、C1-C4-烷基和C1-C4-鹵素烷基，如果n＝2，R可以是不同基團，或它們的鹽或加合物，

和b)來自苯并咪唑或產(chǎn)生苯并咪唑的前體(II)一類的殺真菌活性化合物，所述苯并咪唑或產(chǎn)生苯并咪唑的前體(II)選自以下化合物

II.a：1-（丁基氨基甲?；ǘ』被柞；┍讲⑦溥?2-基氨基甲酸甲基酯

II.b：苯并咪唑-2-基氨基甲酸甲基酯

II.c：苯并咪唑-2-基氨基甲酸2-(2-乙氧基乙氧基)乙基酯

II.f：4，4’-(鄰-亞苯基)雙(3-硫代脲基甲酸甲酯)

2.一種控制有害真菌的方法，其包括用權(quán)利要求1的結(jié)構(gòu)式I化合物或它的鹽或加合物與權(quán)利要求1的結(jié)構(gòu)式II化合物來處理有害真菌，它們的活動場所或它們可到達(dá)的植物、種子、土壤、地區(qū)、材料或空間。

3.根據(jù)權(quán)利要求2的方法，其中權(quán)利要求1的化合物I或它的鹽或加合物與權(quán)利要求1的化合物II同時使用，一起或分開，或順次使用。

4.根據(jù)權(quán)利要求2或3的方法，其中權(quán)利要求1的化合物I或它的鹽或加合物的使用量為0.01-2.5kg/ha。

5.根據(jù)權(quán)利要求2-4中任一項的方法，其中權(quán)利要求1的化合物II的使用量為0.01-10kg/ha。

6.一種如權(quán)利要求1的組合物，其由兩部分組成，一部分包括在固體或液體載體中的權(quán)利要求1的結(jié)構(gòu)式I化合物，另一部分包括在固體或液體載體中的權(quán)利要求1的化合物II?！?/p>

針對本專利，陜西美邦農(nóng)藥有限公司（后更名為陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司，即本案第三人美邦公司）于2017年10月27日向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求，同時提交了相關(guān)證據(jù)，其中：

證據(jù)1：國際申請WO96/01256A1，公開日為1996年1月18日，復(fù)印件共88頁，及其中文同族CN1154692A作為其譯文，復(fù)印件73頁。證據(jù)1公開了一種2-[（二氫）吡唑-3’-基氧亞甲基]苯胺的酰胺化合物，說明書第62頁記載了結(jié)構(gòu)式為IA的化合物：

并在說明書表格中（參見證據(jù)1中文同族下標(biāo)第59頁）記載了編號為2的化合物結(jié)構(gòu)式中R1為H，RY為H，R2為H，R3為4-Cl-苯基，R4為甲基，X為O的化合物，該化合物即為本專利權(quán)利要求1中X為CH，n為1，以及R為Cl的化合物（也就是本專利實施例的Id32的吡唑醚菌酯）。證據(jù)1中還記載了“化合物I本身或與除草劑或殺菌劑結(jié)合還可與其它作物保護劑一起混合使用……作物保護劑和肥料可以重量比為1:10-10:1的比例……在與殺真菌劑或殺蟲劑混合時，在許多情況下獲得了殺真菌作用范圍的增大……可與根據(jù)本發(fā)明的化合物一起使用的下列殺真菌劑意在說明這種結(jié)合的可能性……雜環(huán)物質(zhì)……1-（丁基氨基甲?；?2-苯并咪唑氨基甲酸甲酯（即本專利的IIa化合物）、2-甲氧基羰基氨基苯并咪唑”（參見證據(jù)1中文同族說明書第53頁最后一段至54頁第2、4段第5-6行的內(nèi)容）。

證據(jù)2：國際申請WO96/01258A1，公開日為1996年1月18日，復(fù)印件共89頁，及其中文同族CN1156992A作為其譯文，復(fù)印件71頁。證據(jù)2記載了：“化合物I本身或它們與除草劑或殺菌劑的混劑也可以與其他植物保護劑混合使用……植物保護劑和化學(xué)肥料可以按1:10與10:1的比率添加到本發(fā)明的組合物中……當(dāng)與殺菌劑或殺蟲劑混用時，很多情況下能擴大殺菌作用譜……本發(fā)明化合物可以與下表所列殺菌劑混合施用……苯菌靈、多菌靈、麥穗寧、噻菌靈、硫菌靈、甲基硫菌靈……”（參見證據(jù)2中文同族下標(biāo)第53頁倒數(shù)第5段至54頁第6段）

專利復(fù)審委員會受理上述無效宣告請求后，巴斯夫公司于2018年1月5日提交了意見陳述書，同時提交了權(quán)利要求書的修改替換頁，將權(quán)利要求1中的“X是CH和N，n是0、1或2以及R是鹵素、C1-C4烷基和C1-C4-鹵素烷基，如果n=2，R可以是不同基團，或它們的鹽或加合物”修改為“X是CH，n是1以及R是鹵素或它們的鹽或加合物”，刪除了權(quán)利要求1中的II.b和II.c（即修改文本1）。

此后，專利復(fù)審委員會于2018年2月6日舉行了口頭審理?？陬^審理過程中，巴斯夫公司當(dāng)庭提交了修改文本2，相對于授權(quán)文本而言，刪除了權(quán)利要求1中X定義中的氮，并當(dāng)庭提交了實質(zhì)審查階段專利局發(fā)出的《分案通知書》供參考，專利復(fù)審委員會當(dāng)庭告知雙方當(dāng)事人修改文本2仍然不符合《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定；巴斯夫公司隨即提交修改文本3，相對于授權(quán)文本而言，將權(quán)利要求1中第一種化合物修改為實施例Id32的結(jié)構(gòu)，并刪除了第二種化合物的IIb和IIc，巴斯夫公司認(rèn)為專利復(fù)審委員會有過在無效階段允許將權(quán)利要求改為實施例化合物的先例，因此該種修改方式應(yīng)當(dāng)被允許，專利復(fù)審委員會當(dāng)庭告知雙方當(dāng)事人，在具體審查實踐中，個別案件對《專利審查指南》一般規(guī)定的突破不代表整體規(guī)則的改變，修改文本3仍然不符合《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定；巴斯夫公司隨后提交修改文本4，相對于授權(quán)文本而言，刪除了權(quán)利要求1中式IIb、IIc化合物，修改后的權(quán)利要求1如下：

“1.一種殺真菌混劑，包括重量比為10∶1-0.01∶1的

a.1)結(jié)構(gòu)式為I.d的氨基甲酸酯，

其中X是CH和N，n是0、1或2以及R是鹵素、C1-C4-烷基和C1-C4-鹵素烷基，如果n＝2，R可以是不同基團，或它們的鹽或加合物，

和b)來自苯并咪唑或產(chǎn)生苯并咪唑的前體(II)一類的殺真菌活性化合物，所述苯并咪唑或產(chǎn)生苯并咪唑的前體(II)選自以下化合物

II.a：1-（丁基氨基甲?；ǘ』被柞；┍讲⑦溥?2-基氨基甲酸甲基酯

II.f：4，4’-(鄰-亞苯基)雙(3-硫代脲基甲酸甲酯)

”；

在上述程序的基礎(chǔ)上，專利復(fù)審委員會于2018年3月15日作出被訴決定。

此外，巴斯夫公司在訴訟階段提交了兩份新證據(jù)：中國醫(yī)藥科技出版社2003年8月出版的《藥物化學(xué)總論》第2版，作者郭宗儒；維基百科生物電子等排體的相關(guān)查詢和譯文。

另查，根據(jù)中央機構(gòu)改革部署，原國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會的相關(guān)職責(zé)由國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)一行使。

上述事實，有被訴決定、本專利授權(quán)公告文本、證據(jù)1、證據(jù)2、巴斯夫公司提交的相關(guān)證據(jù)及庭審筆錄在案佐證。

本院認(rèn)為

一、被告應(yīng)否接受修改文本2

修改文本2是將授權(quán)文本權(quán)利要求1中的“X是CH和N”修改為“X是CH”，即刪除了權(quán)利要求1中X定義中的氮。原告認(rèn)為“X是CH”與“X是N”是兩個并列技術(shù)方案，因此這一刪除方式屬于對技術(shù)方案的刪除。

原告該主張成立的前提是馬庫什權(quán)利要求屬于并列技術(shù)方案的集合，亦即選用任一馬庫什要素中的可選項均可構(gòu)成一個單獨的技術(shù)方案，但因馬庫什權(quán)利要求原則上應(yīng)被視為一個技術(shù)方案，而非并列技術(shù)方案的集合[本院在（2015）京知行初字第1297號行政判決書中已對此進(jìn)行了詳細(xì)論述，最高人民法院（2016）最高法行再41號判決書亦持此觀點]，故原告依據(jù)X的可選項數(shù)量將權(quán)利要求1劃分為兩個并列技術(shù)方案的主張不能成立，相應(yīng)地，其有關(guān)刪除“X是N”屬于技術(shù)方案的刪除的主張亦不能成立。

原告認(rèn)為修改文本2應(yīng)被接受的另一理由是該權(quán)利要求不符合單一性的要求。本院認(rèn)為，雖然在實質(zhì)審查過程中，被告曾在通知書中指出過本專利可能存在單一性的問題，但本專利在原告未進(jìn)行修改的情況下仍被授權(quán)，這一情形說明無論是原告還是被告，均認(rèn)為權(quán)利要求1的撰寫未違反單一性的規(guī)定。退一步講，即便授權(quán)權(quán)利要求1確實不具有單一性，但馬庫什權(quán)利要求的性質(zhì)亦決定了其仍應(yīng)被認(rèn)為是一個技術(shù)方案，而非并列技術(shù)方案?；诖?，原告有關(guān)權(quán)利要求1不符合單一性要求，修改文本2屬于對并列技術(shù)方案刪除的主張不能成立。

綜上，原告有關(guān)修改文本2應(yīng)被接受的理由均不能成立，被告在無效程序中未接受修改文本2的作法并無不當(dāng)。

二、被告應(yīng)否接受修改文本3

修改文本3將權(quán)利要求1中的第一種化合物修改為實施例Id32的結(jié)構(gòu)，并刪除了第二種化合物的IIb和IIc。各方當(dāng)事人針對該修改文本的分歧在于第一種化合物的修改是否可被接受。因權(quán)利要求1是馬庫什權(quán)利要求，而如前所述馬庫什權(quán)利要求應(yīng)視為一個技術(shù)方案，故雖然修改后的具體化合物仍在權(quán)利要求1的保護范圍內(nèi)，但在該具體化合物并未被明確記載在任一權(quán)利要求中的情況下，爭議的實質(zhì)在于是否可以將第一種化合物修改為僅記載在說明書中，而未被明確記載在任一權(quán)利要求中的具體化合物。

原告認(rèn)為該修改文本應(yīng)被接受的理由在于，無效階段的修改方式不應(yīng)僅限于《專利審查指南》中規(guī)定的四種方式，即：權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定（即在權(quán)利要求中補入其他權(quán)利要求中記載的一個或者多個技術(shù)特征）、明顯錯誤的修正。本院對于原告這一觀點表示認(rèn)同，但即便無效階段的修改不應(yīng)絕對地限于上述四種方式，也并不當(dāng)然意味著修改文本3應(yīng)被接受。在對此問題并無明確規(guī)定的情況下，該修改方式是否可被接受需從修改制度的利益基礎(chǔ)角度分析。

在專利法框架下，如何盡可能平衡專利申請人或?qū)＠麢?quán)人利益與社會公眾利益是相關(guān)制度的共同追求，與專利文本修改相關(guān)的規(guī)定亦不例外。因?qū)＠跈?quán)及無效的各個階段的利益?zhèn)戎赜兴煌什煌A段修改制度的設(shè)置亦有所不同。

授權(quán)之前，因尚不存在權(quán)利的公示效力，故無論是在實審還是復(fù)審階段，均為申請人提供了很大的修改空間，以更多地保障申請人的利益。例如，對修改文本并無上述四種方式的限定，可修改的對象既包括權(quán)利要求書亦包括說明書等等。

但授權(quán)之后的情形則有所不同。專利一旦授權(quán)公告，其作為一種壟斷性權(quán)利，必然會對社會公眾利益產(chǎn)生影響，公眾未經(jīng)許可將不得實施落入專利權(quán)保護范圍的技術(shù)方案。考慮到發(fā)明專利授權(quán)過程中審查員難以查詢?nèi)楷F(xiàn)有技術(shù)，而實用新型等專利無需實質(zhì)審查即可授權(quán)等因素，專利法同時規(guī)定了無效制度，以避免專利權(quán)人對于公有領(lǐng)域的不當(dāng)占有。對于應(yīng)被無效的專利而言，其所占用的公有資源雖表面體現(xiàn)為技術(shù)方案，但實質(zhì)體現(xiàn)為專利權(quán)人在專利授權(quán)之后至被宣告無效之前對社會公眾行為的限制，以及社會公眾基于此限制而損失的利益。亦即，盡管專利最終被宣告無效，但專利權(quán)自授權(quán)至被宣告無效這一期間仍曾處于有效狀態(tài)，專利權(quán)人仍可以在該時間范圍內(nèi)禁止社會公眾實施與該專利相關(guān)的行為，從而使得社會公眾利益受損。

針對技術(shù)方案層面的公有領(lǐng)域占用問題，主要通過無效制度予以解決。但對于由此導(dǎo)致的對社會公眾行為限制的問題，則在一定程度上依賴于對于權(quán)利要求修改方式的限制。修改方式的相關(guān)限制可以使社會公眾對于權(quán)利要求修改后的最終狀態(tài)具有相對穩(wěn)定的預(yù)期。在此基礎(chǔ)上，公眾可以依據(jù)其對具體無效理由及對比文件等的評估，對于哪些權(quán)利要求可能被無效進(jìn)行預(yù)判，并在專利有效期內(nèi)針對可能被無效的技術(shù)方案進(jìn)行后續(xù)研發(fā)或相應(yīng)的準(zhǔn)備行為等，而無需等待專利無效的最終裁判結(jié)果，從而節(jié)省時間成本。

對于修改方式而言，如果完全從社會公眾的合理且穩(wěn)定的預(yù)期角度出發(fā)，最理想的作法當(dāng)然是不允許專利權(quán)人在無效程序中修改權(quán)利要求。但專利法的基本宗旨仍然是鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，因此，專利法仍賦予了專利權(quán)人在無效程序中修改權(quán)利要求的權(quán)利。但盡管如此，社會公眾的合理且穩(wěn)定的預(yù)期仍是不能忽視的因素?！秾＠麑彶橹改稀分杏嘘P(guān)修改方式的規(guī)定在一定程度上即是基于這一考量。依據(jù)《專利審查指南》規(guī)定的四種修改方式，社會公眾至少可以確定專利權(quán)人使用的技術(shù)特征只能是權(quán)利要求中已記載的技術(shù)特征，而不包括僅記載在說明書中的技術(shù)特征。當(dāng)然，上述限制仍會使得最終可能被維持有效的權(quán)利要求具有不確定性，但至少好于對修改方式毫無限制而導(dǎo)致的完全不可預(yù)期，有利于對社會公眾利益的維護。

對于修改方式限制的必要性亦可從另一角度分析。如果對于授權(quán)專利的修改方式不加以限制，則專利權(quán)人可能無需重視權(quán)利要求的撰寫，對于馬庫什權(quán)利要求更是如此。即便撰寫了保護范圍過大的獨立權(quán)利要求，一旦出現(xiàn)無效請求，專利權(quán)人只需針對無效理由進(jìn)行對應(yīng)性修改即可，而其使用的修改內(nèi)容既可以來源于權(quán)利要求書，亦可以來源于說明書。這使得專利權(quán)人既可以在不存在無效請求的情況下獲得最大范圍的且可能涵蓋公有領(lǐng)域的保護，亦可以在存在無效請求時通過不受限制的修改方式保證專利的穩(wěn)定性，從而在兩種情況下都獲利。這一作法過份保護了專利權(quán)人利益，而忽視了公眾利益，顯然并非專利法平衡專利權(quán)人利益與公眾利益的價值所在。

基于上述分析可知，《專利審查指南》在修改方式上禁止引入說明書內(nèi)容的作法，符合專利法的價值追求。本院之所以在此情況下仍然認(rèn)為修改方式并不絕對限于上述四種方式，是因為實踐中不排除存在既有利于保護專利權(quán)人的技術(shù)貢獻(xiàn)，亦能保證社會公眾合理且穩(wěn)定預(yù)期的其他修改方式的可能性，只是此類修改方式需要進(jìn)行個案分析。

具體到本案，針對修改文本3的爭議焦點在于是否可將權(quán)利要求1中第一種化合物修改為雖記載在說明書中但未被明確記載在任一權(quán)利要求中的具體化合物。因現(xiàn)有《專利審查指南》中的四種修改方式實際上對于各權(quán)利要求之間技術(shù)特征的組合已無任何限制，故如果修改文本3可被接受，則意味著在無效程序的修改中，專利權(quán)人不僅可以使用權(quán)利要求中的技術(shù)特征，亦可將說明書中的技術(shù)特征納入到修改后的權(quán)利要求中。這一情形使得社會公眾對修改后的權(quán)利要求難以預(yù)期，相應(yīng)地，前文中本院提及的無效專利在授權(quán)之后至被宣告無效之前對社會公眾行為的限制問題亦無法得以解決。

這一問題對于馬庫什權(quán)利要求而言尤為嚴(yán)重。馬庫什權(quán)利要求的撰寫方式具有很強的概括性，一些情況下甚至?xí)w專利權(quán)人亦不能窮盡的海量的具體化合物，從而導(dǎo)致專利權(quán)人占用的公有資源很可能遠(yuǎn)大于其他類型權(quán)利要求。在此情況下，如在修改中仍不進(jìn)行相應(yīng)限制，則顯然過多保護了專利權(quán)人利益，而忽視了社會公眾利益，并可能影響技術(shù)的進(jìn)一步創(chuàng)新，有悖于專利法平衡專利權(quán)人利益與社會公眾利益這一基本原則。

此外，《專利審查指南》作為規(guī)范性文件，盡管其列舉的具體修改方式未必涵蓋了實踐中應(yīng)被允許的全部修改方式，但社會公眾基于四種修改方式所抽象出的規(guī)則屬于社會公眾的合理預(yù)期，其他可被允許的修改方式亦應(yīng)符合這一預(yù)期，方能保證規(guī)則的相對穩(wěn)定性。社會公眾基于對《專利審查指南》四種修改方式的理解，會合理認(rèn)為修改后的權(quán)利要求中不應(yīng)包括僅記載在說明書中的技術(shù)特征，故對本專利的修改方式亦需要符合這一預(yù)期。因馬庫什權(quán)利要求被視為一個概括式的技術(shù)方案，其并非是該權(quán)利要求范圍內(nèi)的全部具體化合物的集合，亦即并非并列技術(shù)方案的集合，因此，在授權(quán)文本中并無任一權(quán)利要求將第一種化合物限定為修改文本3中的該具體化合物的情況下，盡管其被記載在說明書中，社會公眾亦會合理預(yù)期該具體化合物不會被允許納入新的權(quán)利要求中?；谶@一認(rèn)知，社會公眾在提起無效程序且可預(yù)判授權(quán)文本權(quán)利要求1會被宣告無效的情況下，無需等待生效的裁判結(jié)果，即可針對不會被納入修改后的權(quán)利要求中的技術(shù)方案進(jìn)行相關(guān)后續(xù)研發(fā)或生產(chǎn)準(zhǔn)備等行為，而無需擔(dān)心未來侵權(quán)的可能性，從而縮短專利被宣告無效后其產(chǎn)品投入市場或?qū)嵤┢渌袨樗钑r間。可見，被告未接受修改文本3的作法符合社會公眾基于《專利審查指南》現(xiàn)有規(guī)定而產(chǎn)生的合理預(yù)期，并有利于保護社會公眾基于上述預(yù)期而可能獲得的利益。

基于上述分析，本院認(rèn)為被告未接受修改文本3的作法符合社會公眾的合理預(yù)期，較好地平衡了專利權(quán)人利益與社會公眾利益，該作法并無不當(dāng)。原告的相關(guān)主張不能成立，本院不予支持。

三、本專利是否符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定

本專利權(quán)利要求1包括a、b兩個組份，原告主張二者在權(quán)利要求1限定的重量比范圍內(nèi)的聯(lián)合使用具有協(xié)同增效的效果，因此，本專利實際解決的技術(shù)問題為提供一種具有協(xié)同增效作用的殺真菌混劑，而非被訴決定中所認(rèn)定的僅僅是提供一種殺真菌混劑。

權(quán)利要求1中對于a組份采用的是馬庫什的限定方式，其中X、n、R均包括兩個及以上可選項，這一情形意味著a組份包括多個具體化合物。此外，a、b兩個組份的重量比為10∶1-0.01∶1意味著該重量比的上限及下限之間相差1000倍。但說明書中所記載的三個實施例中的a組分均為同一種化合物，且兩組份均采用的是1∶1的重量比。在此情況下，雖然三個實施例均具有協(xié)同增效的作用，但本領(lǐng)域技術(shù)人員無法得出權(quán)利要求1組份a中的全部化合物以10∶1-0.01∶1之間任意重量比與組份b聯(lián)合使用亦均具有協(xié)同增效作用。原告雖主張在具體結(jié)構(gòu)相似的情況下，實施例中所使用的組份a中的具體化合物與其范圍內(nèi)的其他化合物具有基本相同的活性，但即便如此，亦僅能說明組份a范圍內(nèi)的各具體化合物具有基本相同的活性。因本專利并未記載組份a、b聯(lián)合使用具有協(xié)同增效作用的機理，在缺少數(shù)據(jù)支持的情況下，不能當(dāng)然得出活性基本相同的組份a范圍內(nèi)具體化合物與組份b聯(lián)合使用均會具有協(xié)同增效的作用。據(jù)此，原告有關(guān)技術(shù)問題的主張不能成立，被訴決定中有關(guān)技術(shù)問題的認(rèn)定并無不當(dāng)。

基于被訴決定所認(rèn)定的技術(shù)問題，本院認(rèn)同被訴決定有關(guān)本專利權(quán)利要求1相對于證據(jù)1或2不具備創(chuàng)造性的認(rèn)定。在權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的情況下，原告有關(guān)因權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性，故其他權(quán)利要求亦具備創(chuàng)造性的主張不能成立，本院不予支持。

綜上，原告的訴訟請求缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九條之規(guī)定，本院判決如下：

駁回原告巴斯夫歐洲公司的訴訟請求。

案件受理費人民幣一百元，由原告巴斯夫歐洲公司負(fù)擔(dān)（已交納）。

如不服本判決，原告巴斯夫歐洲公司可于本判決書送達(dá)之日起三十日內(nèi)，被告中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局、第三人陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司可于本判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院提交上訴狀，并按對方當(dāng)事人人數(shù)提交副本，同時交納上訴案件受理費人民幣一百元，上訴于中華人民共和國最高人民法院。

審 判 長　　　芮松艷
人 民 陪 審 員　　　崔　穎
人 民 陪 審 員　　　王愛紅

二 〇 二 〇 年 十 二 月 二 十 九日

法 官 助 理　　　段重合

技 術(shù) 調(diào) 查 官　　　張　輝
書 記 員　　　劉海璇

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來源：知產(chǎn)北京

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：馬庫什權(quán)利要求的修改方式（點擊標(biāo)題查看原文）

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