以案說法——專利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)制度淺析

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作者：崔錫強(qiáng) 林遠(yuǎn)成 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：以案說法——專利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)制度淺析

優(yōu)先權(quán)是巴黎公約中的一項(xiàng)基本原則，發(fā)明優(yōu)先權(quán)的實(shí)體判斷需要考察在后申請(qǐng)與首次申請(qǐng)是否屬于相同主題。本文結(jié)合案例淺析優(yōu)先權(quán)制度的合理使用。

一、概述

專利法意義上的優(yōu)先權(quán)概念源自《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（簡(jiǎn)稱“巴黎公約”）?！栋屠韫s》中的優(yōu)先權(quán)原則是指已經(jīng)在一個(gè)成員國(guó)正式提出了發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)或商標(biāo)申請(qǐng)的申請(qǐng)人，在其他成員國(guó)就相同主題提出申請(qǐng)時(shí)，在規(guī)定期限內(nèi)可以享有優(yōu)先權(quán)。

中國(guó)專利法（2008修正，下同）第二十九條、專利法實(shí)施細(xì)則（2010修訂）第三十二條等對(duì)國(guó)際優(yōu)先權(quán)和國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)做出了具體規(guī)定。

中國(guó)專利法第二十九條規(guī)定：

申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起六個(gè)月內(nèi)，又在中國(guó)就相同主題提出專利申請(qǐng)的，依照該外國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。

申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國(guó)務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)。

“相同主題”的具體判斷原則，即《專利審查指南》（2010）第二部分第三章第4.1.2節(jié)的規(guī)定：“專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實(shí)用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實(shí)用新型。但應(yīng)注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致”，該規(guī)定又被稱為“四要素原則”。

二、案例分析

從已有案例來看，在判斷優(yōu)先權(quán)是否成立時(shí)，最關(guān)鍵的兩個(gè)要素是“首次申請(qǐng)”與“相同主題”。任何一個(gè)要素不成立都會(huì)導(dǎo)致優(yōu)先權(quán)不成立，進(jìn)而可能出現(xiàn)所述在先申請(qǐng)由于提前公開（公開日早于在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日）而成為現(xiàn)有技術(shù)被用于挑戰(zhàn)在后申請(qǐng)的新穎性和創(chuàng)造性的情況。

（一）關(guān)于“首次申請(qǐng)”： “電動(dòng)獨(dú)輪自行車”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求案

本案是2018年復(fù)審無效十大案例之一，發(fā)明名稱為“電動(dòng)獨(dú)輪自行車”（專利號(hào)：ZL201110089122.9）的中國(guó)發(fā)明專利是電動(dòng)獨(dú)輪平衡車領(lǐng)域的基礎(chǔ)性專利，針對(duì)本專利，原專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)于無效宣告請(qǐng)求經(jīng)合并審理后作出第36591號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定，宣告該專利權(quán)利要求1、3、5-8因不具備創(chuàng)造性而無效，在權(quán)利要求2、4、9的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專利權(quán)有效。本案的基本情況如下。

本專利的申請(qǐng)日為2011年4月1日，其要求了申請(qǐng)日為2010年9月6日的中國(guó)在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。無效程序中請(qǐng)求人提交的一份用于評(píng)價(jià)本專利創(chuàng)造性的證據(jù)，其公開日為2011年3月5日，介于本專利的本國(guó)優(yōu)先權(quán)日和申請(qǐng)日之間。請(qǐng)求人另外提交一份美國(guó)專利申請(qǐng)，該美國(guó)申請(qǐng)的申請(qǐng)日為2011年9月15日，其中包含的兩件美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)日分別為2010年3月9日和2010年3月18日。請(qǐng)求人主張，美國(guó)專利申請(qǐng)的內(nèi)容與本專利完全對(duì)應(yīng)，兩者屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，美國(guó)專利申請(qǐng)包含的兩件美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)日均早于作為本專利本國(guó)優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國(guó)在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日，由此可知中國(guó)在先申請(qǐng)不是相同主題的首次申請(qǐng)，本專利不能享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)。專利權(quán)人辯稱，對(duì)于本國(guó)優(yōu)先權(quán)，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國(guó)在先申請(qǐng)應(yīng)該是在中國(guó)范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)，而非請(qǐng)求人主張的世界范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)。作為本專利優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國(guó)在先申請(qǐng)是相同主題在中國(guó)范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)，因此本專利符合本國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定，其本國(guó)優(yōu)先權(quán)成立。

該案的一個(gè)焦點(diǎn)問題在于，作為本國(guó)優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國(guó)在先申請(qǐng)是否只要是在中國(guó)的首次申請(qǐng)即可？相同主題的首次申請(qǐng)的含義應(yīng)當(dāng)如何理解？

如上文提到的中國(guó)專利法第二十九條第一款對(duì)于“外國(guó)優(yōu)先權(quán)”的規(guī)定和第二款對(duì)于“本國(guó)優(yōu)先權(quán)”的規(guī)定中所述，第二款有關(guān)本國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”與第一款有關(guān)外國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”兩者表述方式一致，僅是“中”“外”之差。外國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“第一次”其含義是世界范圍內(nèi)的第一次，由此中國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“第一次”其含義也應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的第一次。

基于以上考慮，第36591號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定認(rèn)定，專利法第二十九條第二款所述的“在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”中的“第一次申請(qǐng)”應(yīng)當(dāng)理解為就相同主題在世界范圍內(nèi)首次提出的申請(qǐng)，只不過對(duì)于本國(guó)優(yōu)先權(quán)，該世界范圍內(nèi)的首次申請(qǐng)是在中國(guó)提出的。

（二）關(guān)于數(shù)值范圍交叉、上下位概念的“相同主題”：最高人民法院（2019）最高法行申12487號(hào)行政裁定書

在最高人民法院的“（2019）最高法行申12487號(hào)”的“行政裁定書”涉及的案件中，最高院裁定：

關(guān)于權(quán)利要求3，其進(jìn)一步限定了“含鉀鋁酸鈉溶液中氧化鉀析出過程控制Na2Ok濃度在170g/L～280g/L之間”，而在先申請(qǐng)中記載的是“加入硫酸鈉后，含鉀鋁酸鈉溶液濃度在Na2Ok 180g/L～280g/L之間”。權(quán)利要求3限定的數(shù)值范圍的下限“170g/L”明顯超出了在先申請(qǐng)中記載的數(shù)值范圍下限“180g/L”，故權(quán)利要求3不能享有優(yōu)先權(quán)。

關(guān)于權(quán)利要求4，其附加技術(shù)特征為“含鉀鋁酸鈉溶液中氧化鉀析出過程需攪拌反應(yīng)100～210分鐘”，而在先申請(qǐng)中記載的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容為“溶液中氧化鉀的析出過程需攪拌反應(yīng)120～210分鐘”。權(quán)利要求4限定的數(shù)值范圍的下限“100分鐘”明顯超出了在先申請(qǐng)中記載的數(shù)值范圍下限“120分鐘”，故權(quán)利要求4不能享有優(yōu)先權(quán)。

對(duì)于以連續(xù)的數(shù)值范圍限定權(quán)利要求的保護(hù)范圍的情形，應(yīng)將該數(shù)值范圍視為一個(gè)獨(dú)立的技術(shù)特征，不能再將其拆分為不同的技術(shù)方案并認(rèn)定是否享有優(yōu)先權(quán)。因此，權(quán)利要求3-4中的數(shù)值范圍不屬于可以分段拆分為不同的并列技術(shù)方案的情形，再審申請(qǐng)人有關(guān)其可以就該數(shù)值范圍中的一部分享有部分優(yōu)先權(quán)的主張不能成立。

同時(shí)，在本案中，由于在后申請(qǐng)的權(quán)利要求3-4的優(yōu)先權(quán)不成立，相比于在后申請(qǐng)，在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日和公開日都早于其申請(qǐng)日，根據(jù)審查指南規(guī)定的“對(duì)比文件公開的數(shù)值范圍與上述限定的技術(shù)特征的數(shù)值范圍部分重疊或者有一個(gè)共同的端點(diǎn)，將破壞要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型的新穎性”，在先申請(qǐng)中的與在后申請(qǐng)的權(quán)利要求3-4相關(guān)的技術(shù)方案的記載會(huì)破壞在后申請(qǐng)的權(quán)利要求3-4的新穎性。

從上述最高院案例可以看出：

如果在后申請(qǐng)的技術(shù)方案相比在先申請(qǐng)的技術(shù)方案的變化，涉及數(shù)值范圍的交叉，那么，這會(huì)導(dǎo)致在后申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)不成立；對(duì)于不享有優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案所屬的權(quán)利要求，在先申請(qǐng)（提前公開，且公開日早于在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日）有可能成為現(xiàn)有技術(shù)挑戰(zhàn)在后申請(qǐng)的新穎性和創(chuàng)造性。

類似地，如果在先申請(qǐng)中記載的技術(shù)方案僅僅涉及某一特定的下位概念a，而在后申請(qǐng)重新概括的技術(shù)方案中涉及的是上位概念A(yù)；由于有關(guān)概括后的特征的一般性概念A(yù)既沒有明確地記載在在先申請(qǐng)中，并且本領(lǐng)域技術(shù)人員從在先申請(qǐng)中的技術(shù)方案涉及的下位概念a及其權(quán)利要求書、說明書和附圖的全部?jī)?nèi)容中也無法直接、毫無疑義地確定在后申請(qǐng)的涉及上位概念的技術(shù)方案，基于清楚記載和單獨(dú)對(duì)比原則，在后申請(qǐng)中的技術(shù)方案不能享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。而一旦在先申請(qǐng)?zhí)崆肮_，且公開日早于在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日而成為現(xiàn)有技術(shù)，就會(huì)挑戰(zhàn)在后申請(qǐng)的新穎性和創(chuàng)造性。

（三）關(guān)于涉及新增限定特征的“相同主題”：“用于治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求案

在2019年復(fù)審無效十大案件之一的“用于治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求案中，涉案專利名稱為“用于治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑”（專利號(hào)：ZL200680042417.8）（簡(jiǎn)稱專利1），專利權(quán)人為武田藥品工業(yè)株式會(huì)社（下稱武田制藥），與該案一起提出的還有針對(duì)ZL201210399309.3號(hào)（簡(jiǎn)稱專利2）、ZL201210332271.8號(hào)（簡(jiǎn)稱專利3）發(fā)明專利權(quán)的無效宣告請(qǐng)求案。

在這一系列的無效宣告請(qǐng)求案中，對(duì)于“新增加的限定特征對(duì)于權(quán)利要求的主題是否有限定作用”與“在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)是否屬于相同主題的發(fā)明”的關(guān)系進(jìn)行非常典型的詮釋。

更具體地說，該系列案非常典型地闡釋了包含給藥特征的內(nèi)容對(duì)于技術(shù)方案的影響。

在該系列案件中，三件專利的申請(qǐng)日相同，并都要求享有US60/717558和US60/747273的優(yōu)先權(quán)。在專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求時(shí)，請(qǐng)求人提交了證據(jù)4，證據(jù)4是專利權(quán)人于涉案專利最早優(yōu)先權(quán)日之前提交、在最早優(yōu)先權(quán)日和申請(qǐng)日之間公開的專利申請(qǐng)。請(qǐng)求人主張證據(jù)4已記載了與涉案專利相同主題的發(fā)明，作為涉案專利優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)并非首次申請(qǐng)，涉案專利的優(yōu)先權(quán)不成立，由此涉案專利的權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)4不具備新穎性。

涉及“單劑量形式”

專利1的權(quán)利要求1要求保護(hù)配制成單劑量形式的藥物組合物，其中該單劑量形式含有5毫克和250毫克之間的化合物I，其中化合物I以藥學(xué)上可接受的鹽或以游離堿形式存在。

合議組認(rèn)定權(quán)利要求1中“配制成單劑量形式的藥物組合物”是指適合一次給予患者的藥物，是一種用于單次給藥的產(chǎn)品形式，本質(zhì)上是藥物組合物的一種具體表現(xiàn)。結(jié)合權(quán)利要求1其他特征限定，該藥物含有5毫克和250毫克之間的藥學(xué)上可接受的鹽或以游離堿形式化合物I。

而證據(jù)4披露一類具有抑制DPP-4的活性的化合物，其中一個(gè)實(shí)施例記載的制備的化合物4即為涉案專利1的化合物I，“制劑實(shí)施例”部分公開了制劑例（口服制劑、靜脈內(nèi)制劑和片劑）；但未披露藥物組合物中化合物4的含量范圍為5至250毫克，證據(jù)4所述藥物也不是用于單次給藥的產(chǎn)品形式。

也就是說，合議組認(rèn)定專利1的權(quán)利要求1中的特征“單劑量形式”對(duì)于該權(quán)利要求具有實(shí)質(zhì)的限定作用；進(jìn)而權(quán)利要求1與證據(jù)4技術(shù)方案不同，不屬于相同主題。

涉及“日劑量”

專利2的權(quán)利要求1要求保護(hù)化合物I在制備藥物組合物中的用途，所述藥物組合物通過口服給予日劑量為5毫克至250毫克的化合物I用于治療II型糖尿病，其中化合物I以藥學(xué)上可接受的鹽或游離堿的形式存在。

專利3的權(quán)利要求1要求保護(hù)藥物組合物，其包含化合物I和藥學(xué)上可接受的載體，其中化合物I以藥學(xué)上可接受的鹽或游離堿的形式存在，并且以5毫克至250毫克的日劑量給藥。

證據(jù)4涉及通過使用新的DPP-4抑制劑化合物或組合物來治療DPP-4相關(guān)疾病，例如II型糖尿病，其中記載了包括專利2或?qū)＠?所述的化合物I在內(nèi)的通式化合物具有抑制DPP-4活性，具體記載了其中優(yōu)選化合物尤其是化合物I（第一個(gè)實(shí)施例制備的目標(biāo)化合物）。還對(duì)化合物的給藥途徑、藥學(xué)上可接受的形式、如何制劑等具體技術(shù)特征進(jìn)行了闡述，并驗(yàn)證了化合物對(duì)DPP-4的抑制活性。另外，證據(jù)4提供了包含所述化合物I的藥物組合物。

與證據(jù)4相比，上述兩件專利要求保護(hù)的技術(shù)方案均增加了“5毫克至250毫克的日劑量給藥”的技術(shù)特征。

合議組認(rèn)定：專利2的權(quán)利要求1雖然限定所述化合物I的口服日劑量為5毫克至250毫克，但是該特征屬于給藥特征，僅體現(xiàn)在醫(yī)生的用藥過程中如何選擇，對(duì)制藥過程沒有限定作用，不對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍產(chǎn)生影響；

專利3的專利權(quán)利要求1雖然限定所述化合物I的日劑量為5毫克至250毫克，但是該特征屬于給藥特征，僅體現(xiàn)在醫(yī)生的用藥過程中如何選擇，對(duì)藥物的組成和結(jié)構(gòu)沒有限定作用，不會(huì)對(duì)權(quán)利要求1的保護(hù)方案產(chǎn)生影響，也即該日劑量范圍由醫(yī)生在用藥過程中選擇決定，對(duì)于權(quán)利要求1所涉及的產(chǎn)品能否得到說明書的支持沒有實(shí)質(zhì)影響。

因此，證據(jù)4分別記載了與專利2的權(quán)利要求1、專利3的權(quán)利要求1相同的技術(shù)方案。

此外，證據(jù)4記載包含化合物I在內(nèi)的化合物具有選擇性DPP-4抑制活性，而具有DPP-4抑制活性意味著可以通過抑制DPP-4對(duì)GLP-1的裂解，從而刺激胰島素分泌、抑制高血糖素分泌等機(jī)制來降低血糖，進(jìn)而用于治療II型糖尿病。因此，基于證據(jù)4記載內(nèi)容能夠合理確認(rèn)，化合物I可用于II型糖尿病的治療。而專利2、專利3說明書中增加記載的在糖尿病患者和小鼠上開展的降血糖研究，是對(duì)證據(jù)4已驗(yàn)證化合物I技術(shù)效果的進(jìn)一步豐富和完善，二者技術(shù)效果未發(fā)生“質(zhì)”或“量”的變化，未產(chǎn)生新的技術(shù)效果。

在技術(shù)方案和技術(shù)效果相同的基礎(chǔ)上，結(jié)合證據(jù)4和專利2、專利3的權(quán)利要求1均屬于糖尿病治療的技術(shù)領(lǐng)域以及解決相同的技術(shù)問題，因此，證據(jù)4和專利2、專利3屬于相同主題的發(fā)明，因此，涉案專利2要求享有優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)并非首次申請(qǐng)，涉案專利2不享有這些在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

從這一系列無效案復(fù)審委的觀點(diǎn)可以看出：如果在后申請(qǐng)的技術(shù)方案相比在先申請(qǐng)的技術(shù)方案的變化，涉及增加了新的限定特征：如果限定特征對(duì)于權(quán)利要求的主題不被認(rèn)為有限定作用，即在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)屬于相同主題的發(fā)明；而限定特征對(duì)于權(quán)利要求的主題被認(rèn)為有限定作用，即在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)不屬于相同主題的發(fā)明。

類似于上述無效案中涉及的新增加的限定特征，對(duì)于在后申請(qǐng)中新增加的性能、參數(shù)、用途或制備方法等特征限定的產(chǎn)品權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)考慮：權(quán)利要求中的新增加的性能、參數(shù)特征、用途特征是否隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有某種特定結(jié)構(gòu)和/或組成，該制備方法限定特征是否導(dǎo)致產(chǎn)品具有某種特定的結(jié)構(gòu)和/或組成。

如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)該性能、參數(shù)無法將新增加的限定特征的產(chǎn)品與在先申請(qǐng)中的產(chǎn)品區(qū)分開；該新增加的用途由產(chǎn)品本身固有的特性決定，而且新增加的用途特征沒有隱含產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上發(fā)生改變；盡管新增加的制備方法特征不同，但其限定的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和組成與在先申請(qǐng)中的相同；那么，新增加的限定特征對(duì)于權(quán)利要求的主題不被認(rèn)為有限定作用，即在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)屬于相同技術(shù)方案，需要進(jìn)而再考察“所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和預(yù)期的效果”是否相同。

三、結(jié)語

通過以上案例，我們可以看到，優(yōu)先權(quán)制度在給申請(qǐng)人提供更靈活的申請(qǐng)策略的同時(shí)，也存在著一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)。因此，申請(qǐng)人在制定申請(qǐng)策略（特別是使用優(yōu)先權(quán)制度）時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別注意以下幾個(gè)方面： 

1.注意使用首次申請(qǐng)作為優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，避免在后申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)不成立的情況。

2. 避免在先申請(qǐng)的公開（特別是提前公開），以避免對(duì)在后申請(qǐng)（尤其是當(dāng)在后申請(qǐng)包含了新技術(shù)方案或新技術(shù)內(nèi)容時(shí)）的審查或權(quán)利造成不利影響。

3. 在后申請(qǐng)的說明書中應(yīng)當(dāng)充分體現(xiàn)在先申請(qǐng)的技術(shù)內(nèi)容，為在后申請(qǐng)的審查預(yù)留更靈活的修改和爭(zhēng)辯余地。

4. 應(yīng)當(dāng)重視在先申請(qǐng)的撰寫，全面、充分體現(xiàn)發(fā)明人的貢獻(xiàn)，全面、充分描述各個(gè)方面、各個(gè)層次的技術(shù)方案，為在后申請(qǐng)?zhí)峁┤?、充分的?yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：崔錫強(qiáng) 林遠(yuǎn)成 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：以案說法——專利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)制度淺析（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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開年重磅！“粵港澳大灣區(qū)40位知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)軍人物”評(píng)選活動(dòng)正式啟動(dòng)（附規(guī)則）

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