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作者：唐嘉偉匯業(yè)律師事務(wù)所合伙人

原標(biāo)題：企業(yè)融資中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查——FTO篇

隨著我國產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)，漸漸從“制造大國”邁向“智造大國”，現(xiàn)今活躍在資本市場(chǎng)的企業(yè)往往都有不少知識(shí)產(chǎn)權(quán)包括專利，而我們也看到涉及它們的盡職調(diào)查實(shí)際上也都會(huì)涉及到一部分的專利權(quán)。那么，專利這種權(quán)利究竟特殊在哪里呢？

專利究竟保護(hù)了什么？

現(xiàn)今，企業(yè)融資上市以及企業(yè)間的并購等不絕于耳，但這類交易歸根結(jié)底都是一方將其所擁有的標(biāo)的公司全部或部分轉(zhuǎn)賣給另一方。標(biāo)的公司到底價(jià)值幾何是交易中最需要關(guān)心的問題，但標(biāo)的公司掌握在出賣人手里，信息的不對(duì)稱導(dǎo)致買受人必須盡可能地去對(duì)將要購買的標(biāo)的進(jìn)行調(diào)查研究來彌補(bǔ)己方在信息獲知上的不平衡，尤其要對(duì)自己所看重的那部分價(jià)值進(jìn)行徹底地調(diào)查研究——盡職調(diào)查（Due Diligence，簡(jiǎn)稱DD）應(yīng)運(yùn)而生。

盡職調(diào)查通常是指企業(yè)在投資并購時(shí)，對(duì)目標(biāo)公司資產(chǎn)和負(fù)債情況、經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況、法律關(guān)系以及目標(biāo)企業(yè)所面臨的機(jī)會(huì)與潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的一系列調(diào)查。但隨著現(xiàn)今交易的關(guān)注點(diǎn)的多樣化，催生了各種專項(xiàng)盡職調(diào)查，例如知識(shí)產(chǎn)權(quán)、稅務(wù)、環(huán)保等等。

常規(guī)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查如果涉及專利的部分主要會(huì)從以下方面進(jìn)行關(guān)注：

1.有效性及權(quán)屬狀況，例如目標(biāo)公司的專利申請(qǐng)、審查、授權(quán)情況，有無權(quán)屬糾紛等；

2.專利質(zhì)押、抵押、許可、轉(zhuǎn)讓等運(yùn)營情況；

3.與專利權(quán)相關(guān)或者與專利權(quán)協(xié)議相關(guān)的訴訟、仲裁等涉訴情況。

但筆者認(rèn)為，如果一項(xiàng)交易涉及到企業(yè)的真正核心技術(shù)、核心技術(shù)產(chǎn)品和核心專利，上述盡職調(diào)查的關(guān)注點(diǎn)顯然是不夠的。或者作個(gè)不太恰當(dāng)?shù)谋扔?，就是交易者想要一份關(guān)于選車的調(diào)查報(bào)告，但上述的調(diào)查研究給到的推薦理由卻是哪一款顏色漂亮、哪一款車身長(zhǎng)。

那么，專利這種權(quán)利究竟特殊在哪里呢？一個(gè)重要的原因在于專利是一種排他性的權(quán)利。與能夠積極實(shí)施的權(quán)利不同，消極排他的權(quán)利是一類阻止他人為某事的權(quán)利。對(duì)于專利來講，就是阻止他人實(shí)施這項(xiàng)技術(shù)的權(quán)利，這與他自己能不能實(shí)施這項(xiàng)技術(shù)是完全不同的概念。

舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子：A發(fā)明了輪子并獲得了專利；B發(fā)明了將輪子做成獨(dú)輪車并獲得了專利；C發(fā)明了將兩個(gè)輪子和一些組件組合（例如車鏈）成兩輪自行車并獲得了專利……

如果A的發(fā)明專利還在保護(hù)期內(nèi)，那B、C想要實(shí)施自己的技術(shù)方案都會(huì)碰到大麻煩，就是因?yàn)锳這件輪子的專利能夠阻止B、C在自己的技術(shù)中使用輪子。此外，盡管C似乎也是在B的基礎(chǔ)上有所進(jìn)步，但B這件專利是否會(huì)同樣限制到C？則不一定。因?yàn)槿绻鸅這件專利授權(quán)時(shí)保護(hù)范圍不夠大，則可能會(huì)與C之間沒有相互交疊的關(guān)系，它們就不“相關(guān)”了。

因此，對(duì)于交易方如果非?？春靡患铱萍脊镜腃技術(shù)，那么對(duì)于該C技術(shù)需要盡職調(diào)查它的就不能僅僅局限在C的相關(guān)專利是否有效、是否有權(quán)屬糾紛等等方面。而是更應(yīng)著重調(diào)查：（1）C這項(xiàng)技術(shù)是否有A或B這類在先的權(quán)利阻攔它？C能不能順利實(shí)施？（2）C技術(shù)相關(guān)的核心專利穩(wěn)定性怎樣？保護(hù)范圍怎樣？能不能有效阻止別人的D技術(shù)？

第（1）個(gè)問題通常稱為FTO分析；第（2）個(gè)問題通常稱為Patentability分析。

本文主要就第一個(gè)問題向大家介紹一下最近比較熱門的FTO。FTO（Freedom-to-Operation）是指技術(shù)實(shí)施人在不侵犯他人專利權(quán)的情況下自由實(shí)施。

理論上來講，任何擬上市的產(chǎn)品都應(yīng)該進(jìn)行FTO分析。但實(shí)際上，哪怕是針對(duì)一件具體的產(chǎn)品，全面的FTO排查是一項(xiàng)幾乎無法開展的工作。為什么這么說呢？我們拿一臺(tái)手機(jī)為例。

某司擬上市一臺(tái)手機(jī)，它的專利侵權(quán)點(diǎn)會(huì)有些什么？

有人說外形；有人說5G模塊；有人說指紋解鎖；有人說大猩猩玻璃；有人說……每個(gè)人說的都對(duì)，而且每個(gè)人說的都會(huì)引發(fā)一個(gè)浩大的分析工程。

但是再有資源的客戶也不可能為了一款擬上市的產(chǎn)品去動(dòng)用海量的經(jīng)費(fèi)去開展各個(gè)方面的FTO分析。

所以，當(dāng)我們拿到一個(gè)FTO的分析需求時(shí)，是需要同客戶一起梳理出這款產(chǎn)品的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，然后再根據(jù)客戶預(yù)算商議出一個(gè)分析戰(zhàn)略。

例如剛剛手機(jī)的例子由于大多數(shù)技術(shù)點(diǎn)都是有供應(yīng)商提供，成熟的供應(yīng)商往往也能控制好它們的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，這樣我們就姑且接受不對(duì)手機(jī)屏幕使用大猩猩玻璃這個(gè)技術(shù)點(diǎn)進(jìn)行FTO分析所導(dǎo)致的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。因此，針對(duì)于上文中的手機(jī)例子，至少這些人所關(guān)心的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中，相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)最高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)就是這個(gè)手機(jī)的外形了，放在現(xiàn)在動(dòng)不動(dòng)就是大黑屏幕的智能手機(jī)來說，更需要排查的就是后背外形的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)以及GUI操作界面的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)了。

解決了戰(zhàn)略問題，F(xiàn)TO盡職調(diào)查的方向也就明確了。近期，專利團(tuán)隊(duì)由筆者和王函律師一起接手了一項(xiàng)由投資人發(fā)起的涉及某仿制藥項(xiàng)目的FTO分析的項(xiàng)目。

我們將工作分解成以下的幾個(gè)階段：

一、我們通過與投資人以及擬生產(chǎn)廠家一起商討確定分析范圍，在了解了項(xiàng)目產(chǎn)品的主要活性物質(zhì)（API）及涉及的生產(chǎn)工藝以及國外原研藥的背景之后，我們初步確定了以API作為首要分析要素的戰(zhàn)略并確定出大致的排查范圍。

二、通過對(duì)從API中提煉出的關(guān)鍵字進(jìn)行專利檢索，初篩出國內(nèi)已授權(quán)或尚在審查中的專利申請(qǐng)以及尚待進(jìn)入國家階段的PCT專利申請(qǐng)近800件。

三、通過分析專利摘要及權(quán)利要求篩選出需要詳細(xì)排查的專利申請(qǐng)約150件。其中包括保護(hù)API或衍生物、組合物、制備工藝、提純工藝、分析方法等，并進(jìn)一步篩選出有較高侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的專利。

四、對(duì)上述已授權(quán)的重要專利進(jìn)行解讀，排查或提供規(guī)避設(shè)計(jì)方案。

五、對(duì)尚未授權(quán)的潛在專利侵權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，分析尚未授權(quán)的權(quán)利要求的授權(quán)前景與預(yù)期授權(quán)范圍，提示侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)并提供規(guī)避設(shè)計(jì)方案。

六、（作為對(duì)FTO分析的延伸）我們進(jìn)一步對(duì)相關(guān)專利進(jìn)行全局分析，歸納了項(xiàng)目所涉的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專利策略分析。并對(duì)客戶的后續(xù)專利布局提供全局性的建議。

最終，由筆者和王函律師提供的FTO報(bào)告得到了客戶的較高評(píng)價(jià)。

可見，由于技術(shù)的多樣性，要做好FTO必須量體裁衣，針對(duì)不同項(xiàng)目往往會(huì)有完全不同的分析策略。

除此之外，不得不說最近還有一個(gè)專利法修法的因素將利好未來的FTO分析市場(chǎng)。

眾所周知，我國已逐步納入了知識(shí)產(chǎn)權(quán)“惡意侵權(quán)”的懲罰性賠償制度，如何避免自己落入“惡意”的風(fēng)險(xiǎn)中呢？

由于我國目前尚沒有關(guān)于例如專利、著作權(quán)等需要較為復(fù)雜的技術(shù)性對(duì)比的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的懲罰性賠償?shù)呐卸ㄏ壤?，我們參考已有一些?shí)例的美國的經(jīng)驗(yàn)。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院在1992年Read Corp. v. Portec, Inc.一案的判決中指出：只有當(dāng)侵權(quán)人的行為構(gòu)成故意侵權(quán)時(shí)，法院才可以適用懲罰性賠償條款，即只有當(dāng)侵權(quán)人具有主觀惡性時(shí)才可以適用懲罰性賠償。

在司法實(shí)踐中對(duì)于侵權(quán)人主觀惡性的認(rèn)定以及“故意的”認(rèn)定并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)邦巡回上訴法院列舉了認(rèn)定故意侵權(quán)的參考因素：

(1)當(dāng)侵權(quán)人知道他人專利權(quán)存在后，是否調(diào)查過專利權(quán)的保護(hù)范圍，并且善意地相信該專利無效或自己行為不會(huì)構(gòu)成侵權(quán)；

(2)侵權(quán)人在訴訟中的表現(xiàn)；

(3)侵權(quán)人的經(jīng)營規(guī)模和財(cái)務(wù)狀況；

(4)侵權(quán)人的動(dòng)機(jī)等。

因此，公司對(duì)于收到權(quán)利人的通知或律師函后所作的應(yīng)對(duì)措施在未來的司法實(shí)踐中顯得尤為重要，尤其是來自于律師的FTO分析法律意見書將會(huì)在未來的訴訟中起到重要的作用。

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作者：唐嘉偉匯業(yè)律師事務(wù)所合伙人

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)融資中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查——FTO篇（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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