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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：謝有林 郭苑芳 廣東哲誠律所
原標題：以“JOYO FOTIE”商標無效宣告行政訴訟案，探究不正當手段注冊的審理標準
在本文所述案件中，卓越公司名下除11類7個商標外，在其他類別僅申請7個商標，北京知識產權法院據此認定其構成“其他不正當手段取得”之情形，實體上是較早確立了不以使用為目的惡意商標注冊申請的數量標準，即使在7-14個商標的范圍內也可以認定為“其他不正當手段取得”注冊的法定條件，明確惡意注冊的相對數量標準。恰逢，在我國處于知識產權數量大國到知識產權質量強國的戰(zhàn)略轉型的時代背景下，對于如何認定“惡意囤積、不使用注冊”的量化標準有典型的指導意義。
一、案情概要
1.評審階段
寧波方太廚具有限公司（以下簡稱：方太）創(chuàng)建于1995年，業(yè)務涉及廚房電器、集成廚房以及海外事業(yè)三大領域，其中“FOTILE方太”品牌專注于廚房電器，2005年“方太”商標被國家工商總局商標評審委員會在廚房爐灶、吸油煙機上認定為“馳名商標”，2021年3月浙江高院再次司法認定為“馳名商標”，在海內外享有極高的知名度和美譽度。
2017年10月11日，寧波方太廚具有限公司（以下簡稱：方太公司）以卓越電器（深圳）有限公司（以下簡稱：卓越公司）注冊的第19638701號“
”商標（以下簡稱“爭議商標”）涉嫌搶注并惡意混淆性使用為由，向國家知識產權局（原國家商標評審委員會）提出無效宣告申請。申請理由為：第一、爭議商標與方太在先注冊的第970812號“
”、第1150881號“
”、第5298880號“
”及第5298882號“
”引證商標構成近似（詳見表二），爭議商標違反《商標法》第三十條；第二、卓越公司在不同類別惡意搶注一系列與方太馳名商標等近似的商標，包括“joyofotie”、“卓越方太”、“joyofotie卓越方太”等，并在銷售宣傳使用中進行混淆性使用。
同時，提出四十四條一款“以其他不正當手段取得注冊”的情形對卓越公司名下的十余件商標注冊的意圖提出質疑，迫使卓越公司提交已經投入使用的相應證據。但卓越公司在答辯中并未提交任何使用證據。為國家知識產權局認定爭議商標近似和其他不正當手段取得的惡意注冊奠定法律和事實基礎。
表二（爭議商標與引證商標對比）
經審查，國家知識產權局于2018年9月12日以爭議商標違反《商標法》第三十條、四十四條第一款規(guī)定裁定爭議商標無效。
2.行政訴訟階段
2018年12月6日，卓越公司不服國家知識產權局裁定，向北京知識產權法院提起訴訟，訴由為：第一、申請商標與引證商標在注冊形式字體本身不構成近似；第二、訴爭商標系正常經營需要且已經大量投入使用，不存在抄襲、摹仿他人注冊商標之故意。
方太公司主要答辯理由為：
第一：就引證商標“Fotile”商標知名度強化舉證，并同時對“Fotile”本身的顯著性加以舉證。結合卓越公司的“卓越方太”申請記錄、網絡店鋪名稱使用“卓越方太”等證據，進一步佐證爭議商標中“Fotie”詞匯與中文詞匯“方太”的對應關系。從而證明卓越公司摹仿和實際使用具有攀附方太公司“方太Fotile”商標知名度的主觀故意。
第二：全面收集卓越公司實際使用商標過程中惡意向方太引證商標靠攏的客觀事實證據，并及時固定卓越公司在淘寶、官方網站以及其他宣傳平臺的宣傳使用證據。卓越公司實際使用過程中的主觀惡意增加了商標近似判斷高度可能性，以及導致消費者混淆的可能性；同時也輔助證明了第四十四條“不正當手段”主觀故意要件。
第三：洞察卓越公司提交的使用證據缺陷，突出其不當手段注冊和囤積的惡意，包括：1、產品型號存在手寫為“方太”型號，使用標識“卓越方太”作為淘寶掌柜名、www.joyofotie.com作為域名等刻意向方太馳名商標靠攏，意圖構成消費者的混淆。
2、卓越公司在不同類別惡意搶注一系列（共14件，見表三），除在第11類部分電器上使用外，在其他類別的7個注冊的均沒有提交任何使用證據。
3、結合前述理由可以佐證卓越公司雖然只申請注冊了14個商標，但方太的證據證明卓越公司存在惡意攀附方太馳名商標的意圖，且在多個類別非以使用目的惡意注冊，擾亂商標注冊秩序，損害社會公共利益，構成商標法四十四條第一款“以其他不正當手段取得的”情形。
表三（卓越公司注冊的商標列表）
二、法院裁判結果
1.北京知識產權法院采納方太公司及國家知識產權局答辯主張，認定爭議商標構成《商標法》第三十條以及第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊的”情形、作出維持國家知識產權局無效宣告裁定的判決[（2018）京73行初12368號]；
2.北京市高級人民高院二審維持一審判決的行政判決[（2020）京行終1542號]。
三、案件的典型意義
1.2019年修訂《商標法》第四條首次增加了“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”條款，與2016年《商標審查和審理標準》中“將缺乏使用意圖的大量商標申請”和“申請多件與他人商標相同或近似商標”構成《商標法》四十四條第一款“以其他不正當手段取得”的情形形成上位法與規(guī)章的呼應。但司法實踐中對如何理解“大量、多件”沒有相關司法解釋和在先的司法判例。
本案中，卓越公司名下除11類7個商標外，在其他類別僅申請7個商標，北京知識產權法院據此認定其構成“其他不正當手段取得”之情形，實體上是較早確立了不以使用為目的惡意商標注冊申請的數量標準，即使在7-14個商標的范圍內也可以認定為“其他不正當手段取得”注冊的法定條件，明確惡意注冊的相對數量標準。恰逢，在我國處于知識產權數量大國到知識產權質量強國的戰(zhàn)略轉型的時代背景下，對于如何認定“惡意囤積、不使用注冊”的量化標準有典型的指導意義。也是貫徹落實黨中央、國務院《關于強化知識產權保護的意見》規(guī)制商標惡意注冊的應有之義。
2.商標近似的判斷標準，不應當僅停留在標識的物理要素比對，還需要考慮引證商標的知名度和誠實信用的原則，本案中引證商標“Fotile”基于“方太”馳名商標的音譯，結合方太的證據足以為其賦予更強的顯著性和排他性，增加爭議商標與引證商標近似判定的考量因素。卓越公司在使用過程中惡意向方太知名商標形式靠攏，實質上是在刻意追求消費者的混淆的市場效果，該商標權利不存在法律保護的正當性，該案件是我國在強化知識產權保護過程，貫徹《商標法》第七條的誠實信用的原則和遏止惡意搶注的重要案例，該案件被廣東知識產權保護協會評選為2020年廣東知識產權推薦學習案例。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：謝有林 郭苑芳 廣東哲誠律所
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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