專利江湖 （四） | 假如審查員用郭靖和黃蓉來(lái)評(píng)價(jià)洪七公武功的“創(chuàng)造性”

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作者：趙智博 深圳中一聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：假如審查員用郭靖和黃蓉來(lái)評(píng)價(jià)洪七公武功的“創(chuàng)造性”

本文以洪七公、黃蓉、郭靖三人的武功為“技術(shù)特征”，討論一下假如審查員用郭靖和黃蓉來(lái)評(píng)價(jià)洪七公武功的創(chuàng)造性，我們?cè)撊绾未饛?fù)？

洪七公，何許人也？丐幫幫主，“九指神丐”，和藹正義，具有一切正派人物所應(yīng)具有的優(yōu)點(diǎn)，其獨(dú)門(mén)武學(xué)為“打狗棒法”、“逍遙游”及“降龍十八掌”，少年時(shí)還練過(guò)“混天功”、“銅錘手”、“蓮花掌”和“鐵帚腿法”。

黃蓉，桃花島主“東邪” 黃藥師的獨(dú)生女，集天地靈氣于一身，冰雪聰明、玲瓏剔透。洪七公傳授其“混天功”、“銅錘手”、“蓮花掌”、“鐵帚腿法”、“打狗棒法”和“逍遙游”。

郭靖，擅長(zhǎng)“降龍十八掌”。

今天，我們就以其各自的武功為“技術(shù)特征”，討論一下假如審查員用郭靖和黃蓉來(lái)評(píng)價(jià)洪七公武功的創(chuàng)造性，我們?cè)撊绾未饛?fù)？

何謂創(chuàng)造性？《審查指南》中規(guī)定：發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。

在創(chuàng)造性的判斷中，經(jīng)常需要使用到“三步法”。

何謂“三步法”？判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)，通?？砂凑找韵氯齻€(gè)步驟進(jìn)行：第一步，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；第二步，分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；第三步，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)，通常，將“所述區(qū)別特征為公知常識(shí)”、“所述區(qū)別特征為與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段”和“所述區(qū)別特征為另一份對(duì)比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對(duì)比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題所起的作用相同”三種情況認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示。

由此，審查員運(yùn)用三步法，用郭靖和黃蓉來(lái)評(píng)價(jià)了洪七公武功的創(chuàng)造性，并下發(fā)了第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)。

第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)

洪七公公開(kāi)了他的獨(dú)門(mén)武學(xué)為“打狗棒法”、“逍遙游”及“降龍十八掌”，還公開(kāi)了“混天功”、“銅錘手”、“蓮花掌”和“鐵帚腿法”，選取黃蓉作為“最接近的對(duì)比文件”；

洪七公與黃蓉相比，洪七公具有“區(qū)別特征”：“降龍十八掌”，該“區(qū)別特征”所解決的“技術(shù)問(wèn)題”是如何降龍。

對(duì)于該區(qū)別特征，郭靖公開(kāi)了“降龍十八掌”，其所解決的“技術(shù)問(wèn)題”同樣是如何降龍。

因此，在黃蓉武功的基礎(chǔ)上結(jié)合郭靖的武功得到洪七公的武功對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是顯而易見(jiàn)的，因此洪七公的武功不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

上述審查意見(jiàn)乍眼一看好像是正確的，但仔細(xì)一看好像又有些問(wèn)題，讓我們認(rèn)真分析一下。

遺漏區(qū)別特征

在審查實(shí)踐中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)審查員在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)之后，會(huì)只評(píng)述部分技術(shù)特征，然后將剩下的技術(shù)特征作為區(qū)別技術(shù)特征，進(jìn)而導(dǎo)致根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征定義的技術(shù)問(wèn)題不同，從而會(huì)直接影響到三步法的后續(xù)判斷，進(jìn)而導(dǎo)致適用三步法有誤，得到不同的審查結(jié)論。

“洪七公定了定神，拉開(kāi)架子，發(fā)出一掌。黑暗之中，郭靖見(jiàn)他身形向前一撞，似要摔倒，搶上去要扶，洪七公卻已站定，呼呼喘氣，說(shuō)道：“不礙事。”過(guò)了片刻，左手又發(fā)一掌。郭靖見(jiàn)他跌跌撞撞，腳步踉蹌，顯得辛苦異常，數(shù)次張口欲勸，豈知洪七公越練精神越是旺盛，初時(shí)發(fā)一掌喘息半晌，到后來(lái)身隨掌轉(zhuǎn)，足步沉穩(wěn)，竟是大有進(jìn)境。一套降龍十八掌打完，又練了一套伏虎拳。”

據(jù)《神雕俠侶》（金庸·舊版·第二十二章章 騎鯊遨游）記載，洪七公在被歐陽(yáng)鋒偷襲中毒后，為迷惑歐陽(yáng)鋒，受傷未愈的洪七公在與郭靖做戲時(shí)，又打了一套伏虎拳，因此，洪七公至少還會(huì)一門(mén)武功——“伏虎拳”，所以，審查員在第二步比對(duì)“區(qū)別特征”時(shí)明顯遺漏了特征“伏虎拳”。故，于此，做針對(duì)性答復(fù)。

不久后 ，審查員看完意見(jiàn)陳述后，又發(fā)了第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)。

第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)

引入歐陽(yáng)鋒來(lái)與黃蓉、郭靖共同評(píng)判洪七公武功的創(chuàng)造性，同樣選取黃蓉作為“最接近的對(duì)比文件”；由前述分析可知，洪七公與黃蓉相比，洪七公具有“區(qū)別特征”：“降龍十八掌”和“伏虎拳”，上述“區(qū)別特征”所解決的“技術(shù)問(wèn)題”是如何降龍以及如何獲得一種動(dòng)物。

對(duì)于該區(qū)別特征，郭靖公開(kāi)了“降龍十八掌”，其所解決的“技術(shù)問(wèn)題”是如何降龍。

歐陽(yáng)鋒公開(kāi)使用了“蛤蟆功”，所解決的“技術(shù)問(wèn)題”是為了獲得一種動(dòng)物。

因此，在黃蓉武功的基礎(chǔ)上結(jié)合郭靖的武功和歐陽(yáng)鋒的武功得到洪七公的武功對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是顯而易見(jiàn)的，因此洪七公的武功不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

上述審查意見(jiàn)乍眼一看好像又是正確的，但仔細(xì)一看好像還是有些問(wèn)題，讓我們?cè)僬J(rèn)真分析一下。

技術(shù)問(wèn)題上位化

在審查意見(jiàn)中，有些審查員確定完區(qū)別技術(shù)特征后，根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征重新確定實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題是往往將技術(shù)問(wèn)題上位化。所謂上位化就是將發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題擴(kuò)大化、普世化，舉例來(lái)說(shuō)，就是通過(guò)擴(kuò)大技術(shù)問(wèn)題將更多的對(duì)比文件引入，通過(guò)普世化將本領(lǐng)域更多對(duì)比文件引入，進(jìn)而能夠和最接近的對(duì)比文件結(jié)合，具有技術(shù)啟示，進(jìn)而得出不具有創(chuàng)造性的結(jié)論。

回到本申請(qǐng)，面對(duì)區(qū)別特征“伏虎拳”，其要解決的“技術(shù)問(wèn)題”是如何伏虎，而不是如何獲得一種動(dòng)物，審查員為了引入歐陽(yáng)鋒，將技術(shù)問(wèn)題上位化，確定為如何獲得一種動(dòng)物，而“蛤蟆功”雖然也是為了獲得一種動(dòng)物，但其所解決的“技術(shù)問(wèn)題”是如何捉蛤蟆，這明顯是不對(duì)的。故，于此，做針對(duì)性答復(fù)。

不久后 ，審查員看完意見(jiàn)陳述后，又發(fā)了第三次審查意見(jiàn)通知書(shū)。

第三次審查意見(jiàn)通知書(shū)

繼續(xù)使用郭靖和黃蓉來(lái)評(píng)價(jià)洪七公武功的創(chuàng)造性，同樣選取黃蓉作為“最接近的對(duì)比文件”；由前述分析可知，洪七公與黃蓉相比，洪七公具有“區(qū)別特征”：“降龍十八掌”和“伏虎拳”，上述“區(qū)別特征”所解決的“技術(shù)問(wèn)題”是如何降龍以及如何伏虎。

對(duì)于該區(qū)別特征，郭靖公開(kāi)了“降龍十八掌”，其所解決的“技術(shù)問(wèn)題”同樣是如何降龍，而通過(guò)“伏虎拳”來(lái)伏虎則為本領(lǐng)域公知常識(shí)。

因此，在黃蓉武功的基礎(chǔ)上結(jié)合郭靖的武功和本領(lǐng)域公知常識(shí)得到洪七公的武功對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是顯而易見(jiàn)的，因此洪七公的武功不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

上述審查意見(jiàn)乍眼一看好像還是正確的，但仔細(xì)一看好像仍然有些問(wèn)題，讓我們?cè)僬J(rèn)真分析一下。

公知常識(shí)

專利審查指南在關(guān)于創(chuàng)造性的規(guī)定中提到：所述區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)，例如公知的教科書(shū)或者工具書(shū)披露的解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題的慣用手段，則認(rèn)為給出了技術(shù)啟示。

在以往的審查實(shí)踐中，我們想證明區(qū)別特征不是公知常識(shí)是很難的，因?yàn)橛袝r(shí)候證明“否”比證明“是”要困難許多，例如在司法實(shí)踐讓一個(gè)人證明自己無(wú)罪是很難的，但由檢察機(jī)關(guān)證明其有罪就相對(duì)容易一些，因此我國(guó)采用的是“無(wú)罪推定”制度，所以在以往答復(fù)公知常識(shí)的審查意見(jiàn)時(shí)，我們也僅僅只能接近崩潰地跟審查員爭(zhēng)辯：這——真的——不是——公知常識(shí)啊！

隨著《審查指南》的修訂，這個(gè)問(wèn)題得到了緩解，新修訂的《審查指南》中指出：審查員在審查意見(jiàn)通知書(shū)中引用的本領(lǐng)域的公知常識(shí)應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請(qǐng)人對(duì)審查員引用的公知常識(shí)提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明或說(shuō)明理由。在審查意見(jiàn)通知書(shū)中，審查員將權(quán)利要求中對(duì)技術(shù)問(wèn)題的解決作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)時(shí)，通常應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)予以證明。

所以，我們可以試著要求審查員提供證據(jù)來(lái)證明“伏虎拳”為本領(lǐng)域公知常識(shí)，也可以試著從“技術(shù)問(wèn)題”出發(fā)，指出現(xiàn)有技術(shù)中并不存在“如何伏虎”的技術(shù)問(wèn)題，因而，“伏虎拳”不能與黃蓉、郭靖結(jié)合得到洪七公的武功。因此，現(xiàn)有技術(shù)中不存在“伏虎拳”的技術(shù)啟示，所以“伏虎拳”并不是公知常識(shí)。故，于此，做針對(duì)性答復(fù)。

截止發(fā)稿前，還未收到審查員的第四次審查意見(jiàn)通知書(shū)或授權(quán)通知書(shū)。

在審查實(shí)踐中，審查員往往會(huì)在審查意見(jiàn)中構(gòu)建“三步法”來(lái)評(píng)判申請(qǐng)文件的創(chuàng)造性，而我們要做的就是在審查員創(chuàng)造的“三步法”中挑毛病、找問(wèn)題。三步法就像是串聯(lián)電路，中間一個(gè)部位不通了，整個(gè)電路就斷了。遺漏區(qū)別特征、技術(shù)問(wèn)題上位化、公知常識(shí)等都是審查員經(jīng)常采用的手段，在面對(duì)審查意見(jiàn)時(shí)，我們可以至少?gòu)纳鲜鋈齻€(gè)方面出發(fā)，予以針對(duì)性答復(fù)。

話音未落，剛剛考完全國(guó)專利代理師資格考試的張三無(wú)情地打斷了我：“錯(cuò)了！錯(cuò)了！全錯(cuò)了！黃蓉習(xí)得‘打狗棒法’、‘逍遙游’和郭靖習(xí)得‘降龍十八掌’的時(shí)間均明顯晚于洪七公，相當(dāng)于兩篇對(duì)比文件的公開(kāi)時(shí)間均晚于本申請(qǐng)，由于對(duì)比文件不適格，所以審查員并不能用郭靖和黃蓉來(lái)評(píng)價(jià)洪七公武功的‘創(chuàng)造性’，審查員從一開(kāi)始就錯(cuò)了！”

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編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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