淺談改進專利申請的方法及必要性

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王建通蔡俊旭福建志立律師事務(wù)所

原標題：淺談改進專利申請的方法及必要性

摘要：保護知識產(chǎn)權(quán)是大勢所趨，企業(yè)要想在技術(shù)發(fā)展的浪潮中占有一席之地，必須重視知識產(chǎn)權(quán)。許多中小微企業(yè)認為自身并未擁有核心技術(shù)，沒有申請專利的資本。但是并不是只有核心技術(shù)才能申請專利，世界專利庫里的大多數(shù)專利都是為了保護改進技術(shù)而申請的改進專利，改進專利對競爭對手的限制雖然不如基礎(chǔ)專利效果好，但是只要運用得好，有針對性地通過替換要素、增加要素、省略要素等方式來申請專利，即便核心技術(shù)已被競爭對手所掌握并申請了基礎(chǔ)專利，也是完全能夠依據(jù)自身所申請的改進專利與擁有基礎(chǔ)專利的競爭對手進行抗衡的。

關(guān)鍵詞：改進專利、實用新型、中小微企業(yè)、核心技術(shù)

2021年6月1日，新專利法正式實施，這對于知識產(chǎn)權(quán)人士而言無疑是一劑強心劑。筆者雀躍之余，急忙向眾委托人奔走相告，以期分享內(nèi)心之喜悅，然一眾委托人反響平平，甚而覺得此事與己無關(guān)，讓筆者悵然若失。

然而我們需要明確的是，保護知識產(chǎn)權(quán)是大勢所趨，專利作為知識產(chǎn)權(quán)里重要的一支，必然是會成為企業(yè)的一個立根之本的。作為中小微企業(yè)，順應(yīng)大勢，方能乘風破浪；逆勢而為，恐怕最終要被淹沒在滾滾浪花之中。

筆者作為專利共同體的一員，在與各色委托人接觸的過程中，最常遇到兩個對專利的誤解，一個是認為只要資金到位了，專利就能從我們手里生出來；另一個就是把專利想得過于神秘化，認為只有先進的技術(shù)才能申請專利，作為一家小公司，沒有什么核心的技術(shù)，何來申請專利的資本。雖然是兩個極端，但是確實也是和諧相處了數(shù)年，這大概是我們這片神奇的大地所特有的產(chǎn)物。第一個誤解要解除，大概只能靠時間，這種時代的產(chǎn)物必然是要被掃進歷史垃圾堆里的，早或晚而已。我們這里就來略微探討一下第二個誤解。

首先，申請專利絕不是蘋果、華為這種大公司所特有的權(quán)利，哪怕是一個五六歲的小朋友，只要他能把他那奇思妙想準確地表達出來，并且該奇思妙想符合專利申請的要件，申請專利完全沒有問題。

其次，所謂的核心技術(shù)可遇不可求。一般而言，專利分為基礎(chǔ)專利和改進專利，基礎(chǔ)專利的特點是具有原創(chuàng)性，不依附于其它現(xiàn)存的專利。改進專利則是在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上進行改進的專利。就比如現(xiàn)有技術(shù)中沒有水杯這個物件，那我們提出了水杯這個構(gòu)思，并把它申請成專利，那就是一個基礎(chǔ)專利；如果我們在這個水杯的側(cè)壁上設(shè)計一個杯把，那把水杯+杯把這個方案申請了專利后，這個專利就是一個改進專利，因為水杯+杯把這個方案是在杯子這個方案的基礎(chǔ)上進行設(shè)計的。

舉個例子，石英表是常見的一種腕表，其雖然較機械表而言更加輕便準確，但是并不是沒有缺點，比如說其電池壽命只有一兩年，需要常更換；比如說其走時無法保持精確，每個月存在幾秒到幾十秒的誤差，需要人為校正，使用較為不便。因此為了解決電池問題，出現(xiàn)了光動能手表，這是一種能將光能轉(zhuǎn)換為電能的手表，只要將其置于陽光下就能實現(xiàn)充電；為了解決走時精確問題，出現(xiàn)了電波表，這是一種通過內(nèi)置電波接收器和天線，接收由發(fā)射塔發(fā)出的“標準時間”電波，獲取時刻日歷的手表，其只要能接收到電波就永遠不會有誤差；為了同時解決這兩個問題，出現(xiàn)了光動能電波表。如果把石英表專利當成一個基礎(chǔ)專利，那光動能手表、電波表、光動能電波表專利毫無疑問都可以認為是在石英表的基礎(chǔ)上所做的改進專利。當然，事實上腕表無比精細復(fù)雜，不能如此簡單地認定，此處只是做個比方。

通過石英表發(fā)展史我們可以知道，要憑空發(fā)明出一款石英表可能是非常難的，因為沒有任何的在先技術(shù)啟示，能夠讓后來人將石英晶體與腕表二者聯(lián)系到一起，要將其發(fā)明出來靠的也許就是那么靈光一閃。就像我們現(xiàn)在要研制出另外一款全新驅(qū)動方式的手表來與機械表、石英表抗衡一樣，非常之困難。

但是進一步來講，在石英表的基礎(chǔ)上要發(fā)明出光動能手表、電波表和光動能電波表，相對來說則要容易得多，首先，不管是需要頻繁更換電池這個技術(shù)問題，還是走時誤差這個技術(shù)問題，要發(fā)現(xiàn)都是不難的，通過用戶的反饋都能夠知曉。接下來就是著手研究怎么解決這些技術(shù)問題，其中，光動能手表就是采用了太陽能電池，電波表就是采用了電波接收器，都是常規(guī)技術(shù)，而這些常規(guī)技術(shù)只要動用一些研發(fā)資源是可以聯(lián)想到能夠?qū)⑵鋺?yīng)用到石英表上的，大方向有了之后再耗費一些人力物力將其與石英表進行完美的融合、設(shè)計和優(yōu)化，研制出來是完全可以預(yù)期的。

再進一步講，當光動能電波表研發(fā)出來之后就認為無法再繼續(xù)任何改進也是不適當?shù)?，電波表能夠用的條件是可以接收到電波，如果是在一些山嘎達之類的偏僻地帶，是有可能接收不到電波的，所以后來西鐵城又研發(fā)出了光動能衛(wèi)星對時表，從導(dǎo)航衛(wèi)星那里接受信號來校對時間與日期，從而解決地域限制的問題。當然，我們還可以再換個思路，比如說光動能手表能夠使用的條件是能夠接收到陽光，那如果是南北極的科考工作人員，在極夜時期，是否會有蓄能不夠的問題，因此為了解決這個問題，是否有可能再研究一種替換方案來呢。

從上述例子可以看出，申請改進專利是不難的。因此對于中小微企業(yè)來說，在缺乏核心技術(shù)的前提下，完全可以考慮在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上申請改進專利，其所需要的條件是：1、有個現(xiàn)有技術(shù)為參照；2、發(fā)現(xiàn)這個現(xiàn)有技術(shù)所存在的技術(shù)問題；3、思考解決這個技術(shù)問題后所要獲得的技術(shù)效果；4、確認解決這個技術(shù)問題所要采用的技術(shù)手段。

把這四個條件轉(zhuǎn)化成專利語言就是，在明確要申請專利的技術(shù)領(lǐng)域之后，需要先有個背景技術(shù)陳述，用來描述現(xiàn)有技術(shù)和其待解決的技術(shù)問題；需要有個有益效果陳述，用來描述解決這個技術(shù)問題后所要獲得的技術(shù)效果；需要有個實例方式陳述，用來描述清楚所采用的技術(shù)手段。這個框架就大致構(gòu)成了專利的說明書，有了這份說明書，就具備了申請專利的前提，之后對該改進的技術(shù)進行檢索，只要檢索結(jié)果符合專利授權(quán)所需要的實用性、新穎性、創(chuàng)造性要求，就具備了申請專利的實質(zhì)條件，之后對說明書進行完善、對權(quán)利要求書進行合理布局，一個專利申請文本，就基本成型了。

該四個條件中，筆者認為只要在某個領(lǐng)域?qū)Ｗ⒁欢螘r間，要同時滿足前三個條件并非難事，稍微有點障礙的僅在于如何滿足第四個條件。通過上文石英表這一例子可知，即便腕表技術(shù)日趨成熟化，依然會有許多亟待改進的地方，換成其它領(lǐng)域，道理也是一樣，世間并沒有完美的技術(shù)，這也是科技的魅力之所在。為了較為直觀地展示如何滿足第四個條件，筆者以多年前代理過的一個專利申請案件作為示例，專利名稱一種帶有溝槽式刀頭的金剛石鋸片。

這個案件的委托人是在金剛石鋸片領(lǐng)域深耕多年的專業(yè)人士，對金剛石鋸片有許多自己獨特的設(shè)計。金剛石鋸片是一種切割工具，廣泛應(yīng)用于混凝土、耐火材料、石材，陶瓷等硬脆材料的加工，主要由基體與刀頭兩部分組成?；w是粘結(jié)刀頭的主要支撐部分，而刀頭則是在使用過程中起切割的部分。使用過程中，委托人發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的金剛石鋸片刀頭存在兩個問題：一是鋸片切割時，石屑不容易排出，影響了切割效率；二是刀頭的切割面在切割過程中會逐漸失去棱角而變得圓滑，使切割效率降低。

為了解決該技術(shù)問題，以獲得石屑容易排出及提高切割效率的技術(shù)效果，委托人委托筆者申請了一件專利，權(quán)利要求大致如下，“1、一種帶有溝槽式刀頭的金剛石鋸片，包括基體和復(fù)數(shù)個連續(xù)裝設(shè)在所述基體外沿的金剛石刀頭，所述金剛石刀頭下側(cè)面與所述基體焊接，其特征在于：所述金剛石刀頭前側(cè)面和/或后側(cè)面開設(shè)有至少一個溝槽，所述溝槽上端朝向所述金剛石刀頭上側(cè)面、下端朝向所述金剛石刀頭下側(cè)面。2、如權(quán)利要求1所述一種帶有溝槽式刀頭的金剛石鋸片，其特征在于：所述溝槽上端延伸至與所述金剛石刀頭上側(cè)面相通、下端延伸至與所述金剛石刀頭下側(cè)面相通。3、如權(quán)利要求2所述一種帶有溝槽式刀頭的金剛石鋸片，其特征在于：所述金剛石刀頭前側(cè)面和/或后側(cè)面整體呈波浪形或鋸齒形。4、如權(quán)利要求1所述一種帶有溝槽式刀頭的金剛石鋸片，其特征在于：所述金剛石刀頭上側(cè)面整體呈沿左右方向布置的波浪形或鋸齒形?！?/p>

該專利申請文本提交國家局審查之后，審查員檢索到了對比文件1，一種金剛石鋸片（申請?zhí)?01820194399.5），審查員認為該對比文件1公開了圓形的鋸片基體（相當于本申請中的“基體”）和焊接在鋸片基體外圓面的若干金剛石刀頭（相當于本申請中的“金剛石刀頭”），所述金剛石刀頭為弧形，金剛石刀頭兩個側(cè)面均勻設(shè)置若干沿半徑方向的排屑槽（相當于本申請中的“溝槽”），排屑槽連通金剛石刀頭的外圓面和內(nèi)圓面，排屑槽的深度從金剛石刀頭的外圓面到內(nèi)圓面逐漸增大，排屑槽在金剛石刀頭外圓面的開口小于內(nèi)圓面的開口；金剛石刀頭兩個側(cè)面的排屑槽交錯分布；鋸片基體的外端一體成形設(shè)置刀頭焊裝臺，金剛石刀頭焊接在刀頭焊裝臺上。通過將對比文件1與本申請進行對比，得出本申請的權(quán)利要求1、2不具備新穎性，權(quán)利要求3、4的附加技術(shù)特征為本領(lǐng)域慣用手段的直接置換這一結(jié)論，而不授予本申請以專利權(quán)。

收到這份審查意見通知書后，筆者對兩份文件進行一一對比，得出初步判斷：確實難以證明權(quán)1權(quán)2具備新穎性，但是權(quán)3權(quán)4可考慮反駁其不屬于本領(lǐng)域慣用手段的直接置換。進一步的，權(quán)3與權(quán)4中，哪一個權(quán)利要求更適合補入到權(quán)1中作為新的權(quán)1，起初筆者認為權(quán)3技術(shù)特征“金剛石刀頭前側(cè)面和/或后側(cè)面整體呈波浪形或鋸齒形”與對比文件1中“金剛石刀頭兩個側(cè)面均勻設(shè)置若干沿半徑方向的排屑槽”結(jié)構(gòu)非常相似，而權(quán)4技術(shù)特征“金剛石刀頭上側(cè)面整體呈沿左右方向布置的波浪形或鋸齒形”沒有被對比文件1公開，因而建議委托人將權(quán)4補入到權(quán)1中進行答辯。答辯結(jié)果是被下了駁回決定。

收到該駁回決定，筆者起先認為審查員的駁回決定有不公允之處，但是經(jīng)過再三思考，發(fā)現(xiàn)“金剛石刀頭上側(cè)面整體呈沿左右方向布置的波浪形或鋸齒形”這一技術(shù)特征雖然沒在對比文件1中公開，但是對比其它常規(guī)的鋸片形狀，以及委托人所提出的第二個技術(shù)問題“刀頭的切割面在切割過程中會逐漸失去棱角而變得圓滑，使切割效率降低”，確實極有可能落入到“慣用技術(shù)手段”的范圍內(nèi)。既然權(quán)4這條路走不通，筆者只能重新對兩份文件進行對比。

經(jīng)過對比，筆者發(fā)現(xiàn)對比文件1雖然能夠解決排屑的問題，但是并不能解決切割效率低的問題，且通過對比文件1的附圖也可毫無疑義地得知該排屑槽位于外圓面的間距過小，不能實現(xiàn)本申請所要達到的“金剛石刀頭的切割面由于溝槽的存在，始終具有凹陷部，有效避免了切割效率的降低”這一技術(shù)效果，而權(quán)3的技術(shù)特征中所采用的波浪形或鋸齒形是呈規(guī)則形狀的，其顯然有助于實現(xiàn)這一技術(shù)效果。由此可知，金剛石刀頭前側(cè)面和/或后側(cè)面整體呈波浪形或鋸齒形并非慣用手段的直接置換。筆者認為這一觀點是站得住腳的，便建議委托人提復(fù)審請求。最終，本案件被撤銷了駁回決定，授予了專利權(quán)。

通過上述案例可知，該專利屬于在在先申請的對比文件1基礎(chǔ)上所做的一個改進專利，與對比文件1相比的改進點也僅屬于小改動，即金剛石刀頭前側(cè)面和/或后側(cè)面整體呈波浪形或鋸齒形，該改進點的確定則是依據(jù)發(fā)明人所要解決的技術(shù)問題及其所要獲得的技術(shù)效果來確定。改進點雖然小，但是并不能直接認定其無法申請專利或者其不具備申請專利的價值。金剛石鋸片屬于成熟的技術(shù)，如果只著眼于大改進，而忽略了小改進，不利于技術(shù)的發(fā)展，更有甚者，當發(fā)明人所認為的不起眼的小改進被有心之人拿去申請了專利，后果將不堪設(shè)想。

綜上所述，并不是只有核心技術(shù)才能申請專利，世界專利庫里的大多數(shù)專利都是改進專利，改進專利對競爭對手的限制雖然不如基礎(chǔ)專利效果好，但是只要運用得好，有針對性地通過替換要素、增加要素、省略要素等方式來申請專利，是完全能夠與擁有基礎(chǔ)專利的競爭對手進行抗衡的。

參考文獻：

1、中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局：《專利審查指南2010》（修訂版），知識產(chǎn)權(quán)出版社2017年6月版。

2、中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局：一種帶有溝槽式刀頭的金剛石鋸片（申請?zhí)?01822257107.0），申請日2018.12.29。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王建通蔡俊旭福建志立律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談改進專利申請的方法及必要性（點擊標題查看原文）

青年有為！尋找2021年“40位40歲以下企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)精英”活動正式啟動

報名！2021年「涉外專利代理高級研修班【重慶站】」來啦！

淺談改進專利申請的方法及必要性

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是具有全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權(quán)負責人，還有來自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機構(gòu)的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com 中文官網(wǎng)：iprdaily.cn）

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://www.islanderfriend.com/