淺談改進(jìn)專利申請(qǐng)的方法及必要性

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作者：王建通蔡俊旭福建志立律師事務(wù)所

原標(biāo)題：淺談改進(jìn)專利申請(qǐng)的方法及必要性

摘要：保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)是大勢(shì)所趨，企業(yè)要想在技術(shù)發(fā)展的浪潮中占有一席之地，必須重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)。許多中小微企業(yè)認(rèn)為自身并未擁有核心技術(shù)，沒(méi)有申請(qǐng)專利的資本。但是并不是只有核心技術(shù)才能申請(qǐng)專利，世界專利庫(kù)里的大多數(shù)專利都是為了保護(hù)改進(jìn)技術(shù)而申請(qǐng)的改進(jìn)專利，改進(jìn)專利對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的限制雖然不如基礎(chǔ)專利效果好，但是只要運(yùn)用得好，有針對(duì)性地通過(guò)替換要素、增加要素、省略要素等方式來(lái)申請(qǐng)專利，即便核心技術(shù)已被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所掌握并申請(qǐng)了基礎(chǔ)專利，也是完全能夠依據(jù)自身所申請(qǐng)的改進(jìn)專利與擁有基礎(chǔ)專利的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行抗衡的。

關(guān)鍵詞：改進(jìn)專利、實(shí)用新型、中小微企業(yè)、核心技術(shù)

2021年6月1日，新專利法正式實(shí)施，這對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)人士而言無(wú)疑是一劑強(qiáng)心劑。筆者雀躍之余，急忙向眾委托人奔走相告，以期分享內(nèi)心之喜悅，然一眾委托人反響平平，甚而覺(jué)得此事與己無(wú)關(guān)，讓筆者悵然若失。

然而我們需要明確的是，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)是大勢(shì)所趨，專利作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)里重要的一支，必然是會(huì)成為企業(yè)的一個(gè)立根之本的。作為中小微企業(yè)，順應(yīng)大勢(shì)，方能乘風(fēng)破浪；逆勢(shì)而為，恐怕最終要被淹沒(méi)在滾滾浪花之中。

筆者作為專利共同體的一員，在與各色委托人接觸的過(guò)程中，最常遇到兩個(gè)對(duì)專利的誤解，一個(gè)是認(rèn)為只要資金到位了，專利就能從我們手里生出來(lái)；另一個(gè)就是把專利想得過(guò)于神秘化，認(rèn)為只有先進(jìn)的技術(shù)才能申請(qǐng)專利，作為一家小公司，沒(méi)有什么核心的技術(shù)，何來(lái)申請(qǐng)專利的資本。雖然是兩個(gè)極端，但是確實(shí)也是和諧相處了數(shù)年，這大概是我們這片神奇的大地所特有的產(chǎn)物。第一個(gè)誤解要解除，大概只能靠時(shí)間，這種時(shí)代的產(chǎn)物必然是要被掃進(jìn)歷史垃圾堆里的，早或晚而已。我們這里就來(lái)略微探討一下第二個(gè)誤解。

首先，申請(qǐng)專利絕不是蘋果、華為這種大公司所特有的權(quán)利，哪怕是一個(gè)五六歲的小朋友，只要他能把他那奇思妙想準(zhǔn)確地表達(dá)出來(lái)，并且該奇思妙想符合專利申請(qǐng)的要件，申請(qǐng)專利完全沒(méi)有問(wèn)題。

其次，所謂的核心技術(shù)可遇不可求。一般而言，專利分為基礎(chǔ)專利和改進(jìn)專利，基礎(chǔ)專利的特點(diǎn)是具有原創(chuàng)性，不依附于其它現(xiàn)存的專利。改進(jìn)專利則是在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的專利。就比如現(xiàn)有技術(shù)中沒(méi)有水杯這個(gè)物件，那我們提出了水杯這個(gè)構(gòu)思，并把它申請(qǐng)成專利，那就是一個(gè)基礎(chǔ)專利；如果我們?cè)谶@個(gè)水杯的側(cè)壁上設(shè)計(jì)一個(gè)杯把，那把水杯+杯把這個(gè)方案申請(qǐng)了專利后，這個(gè)專利就是一個(gè)改進(jìn)專利，因?yàn)樗?杯把這個(gè)方案是在杯子這個(gè)方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計(jì)的。

舉個(gè)例子，石英表是常見(jiàn)的一種腕表，其雖然較機(jī)械表而言更加輕便準(zhǔn)確，但是并不是沒(méi)有缺點(diǎn)，比如說(shuō)其電池壽命只有一兩年，需要常更換；比如說(shuō)其走時(shí)無(wú)法保持精確，每個(gè)月存在幾秒到幾十秒的誤差，需要人為校正，使用較為不便。因此為了解決電池問(wèn)題，出現(xiàn)了光動(dòng)能手表，這是一種能將光能轉(zhuǎn)換為電能的手表，只要將其置于陽(yáng)光下就能實(shí)現(xiàn)充電；為了解決走時(shí)精確問(wèn)題，出現(xiàn)了電波表，這是一種通過(guò)內(nèi)置電波接收器和天線，接收由發(fā)射塔發(fā)出的“標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間”電波，獲取時(shí)刻日歷的手表，其只要能接收到電波就永遠(yuǎn)不會(huì)有誤差；為了同時(shí)解決這兩個(gè)問(wèn)題，出現(xiàn)了光動(dòng)能電波表。如果把石英表專利當(dāng)成一個(gè)基礎(chǔ)專利，那光動(dòng)能手表、電波表、光動(dòng)能電波表專利毫無(wú)疑問(wèn)都可以認(rèn)為是在石英表的基礎(chǔ)上所做的改進(jìn)專利。當(dāng)然，事實(shí)上腕表無(wú)比精細(xì)復(fù)雜，不能如此簡(jiǎn)單地認(rèn)定，此處只是做個(gè)比方。

通過(guò)石英表發(fā)展史我們可以知道，要憑空發(fā)明出一款石英表可能是非常難的，因?yàn)闆](méi)有任何的在先技術(shù)啟示，能夠讓后來(lái)人將石英晶體與腕表二者聯(lián)系到一起，要將其發(fā)明出來(lái)靠的也許就是那么靈光一閃。就像我們現(xiàn)在要研制出另外一款全新驅(qū)動(dòng)方式的手表來(lái)與機(jī)械表、石英表抗衡一樣，非常之困難。

但是進(jìn)一步來(lái)講，在石英表的基礎(chǔ)上要發(fā)明出光動(dòng)能手表、電波表和光動(dòng)能電波表，相對(duì)來(lái)說(shuō)則要容易得多，首先，不管是需要頻繁更換電池這個(gè)技術(shù)問(wèn)題，還是走時(shí)誤差這個(gè)技術(shù)問(wèn)題，要發(fā)現(xiàn)都是不難的，通過(guò)用戶的反饋都能夠知曉。接下來(lái)就是著手研究怎么解決這些技術(shù)問(wèn)題，其中，光動(dòng)能手表就是采用了太陽(yáng)能電池，電波表就是采用了電波接收器，都是常規(guī)技術(shù)，而這些常規(guī)技術(shù)只要?jiǎng)佑靡恍┭邪l(fā)資源是可以聯(lián)想到能夠?qū)⑵鋺?yīng)用到石英表上的，大方向有了之后再耗費(fèi)一些人力物力將其與石英表進(jìn)行完美的融合、設(shè)計(jì)和優(yōu)化，研制出來(lái)是完全可以預(yù)期的。

再進(jìn)一步講，當(dāng)光動(dòng)能電波表研發(fā)出來(lái)之后就認(rèn)為無(wú)法再繼續(xù)任何改進(jìn)也是不適當(dāng)?shù)?，電波表能夠用的條件是可以接收到電波，如果是在一些山嘎達(dá)之類的偏僻地帶，是有可能接收不到電波的，所以后來(lái)西鐵城又研發(fā)出了光動(dòng)能衛(wèi)星對(duì)時(shí)表，從導(dǎo)航衛(wèi)星那里接受信號(hào)來(lái)校對(duì)時(shí)間與日期，從而解決地域限制的問(wèn)題。當(dāng)然，我們還可以再換個(gè)思路，比如說(shuō)光動(dòng)能手表能夠使用的條件是能夠接收到陽(yáng)光，那如果是南北極的科考工作人員，在極夜時(shí)期，是否會(huì)有蓄能不夠的問(wèn)題，因此為了解決這個(gè)問(wèn)題，是否有可能再研究一種替換方案來(lái)呢。

從上述例子可以看出，申請(qǐng)改進(jìn)專利是不難的。因此對(duì)于中小微企業(yè)來(lái)說(shuō)，在缺乏核心技術(shù)的前提下，完全可以考慮在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上申請(qǐng)改進(jìn)專利，其所需要的條件是：1、有個(gè)現(xiàn)有技術(shù)為參照；2、發(fā)現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)有技術(shù)所存在的技術(shù)問(wèn)題；3、思考解決這個(gè)技術(shù)問(wèn)題后所要獲得的技術(shù)效果；4、確認(rèn)解決這個(gè)技術(shù)問(wèn)題所要采用的技術(shù)手段。

把這四個(gè)條件轉(zhuǎn)化成專利語(yǔ)言就是，在明確要申請(qǐng)專利的技術(shù)領(lǐng)域之后，需要先有個(gè)背景技術(shù)陳述，用來(lái)描述現(xiàn)有技術(shù)和其待解決的技術(shù)問(wèn)題；需要有個(gè)有益效果陳述，用來(lái)描述解決這個(gè)技術(shù)問(wèn)題后所要獲得的技術(shù)效果；需要有個(gè)實(shí)例方式陳述，用來(lái)描述清楚所采用的技術(shù)手段。這個(gè)框架就大致構(gòu)成了專利的說(shuō)明書，有了這份說(shuō)明書，就具備了申請(qǐng)專利的前提，之后對(duì)該改進(jìn)的技術(shù)進(jìn)行檢索，只要檢索結(jié)果符合專利授權(quán)所需要的實(shí)用性、新穎性、創(chuàng)造性要求，就具備了申請(qǐng)專利的實(shí)質(zhì)條件，之后對(duì)說(shuō)明書進(jìn)行完善、對(duì)權(quán)利要求書進(jìn)行合理布局，一個(gè)專利申請(qǐng)文本，就基本成型了。

該四個(gè)條件中，筆者認(rèn)為只要在某個(gè)領(lǐng)域?qū)Ｗ⒁欢螘r(shí)間，要同時(shí)滿足前三個(gè)條件并非難事，稍微有點(diǎn)障礙的僅在于如何滿足第四個(gè)條件。通過(guò)上文石英表這一例子可知，即便腕表技術(shù)日趨成熟化，依然會(huì)有許多亟待改進(jìn)的地方，換成其它領(lǐng)域，道理也是一樣，世間并沒(méi)有完美的技術(shù)，這也是科技的魅力之所在。為了較為直觀地展示如何滿足第四個(gè)條件，筆者以多年前代理過(guò)的一個(gè)專利申請(qǐng)案件作為示例，專利名稱一種帶有溝槽式刀頭的金剛石鋸片。

這個(gè)案件的委托人是在金剛石鋸片領(lǐng)域深耕多年的專業(yè)人士，對(duì)金剛石鋸片有許多自己獨(dú)特的設(shè)計(jì)。金剛石鋸片是一種切割工具，廣泛應(yīng)用于混凝土、耐火材料、石材，陶瓷等硬脆材料的加工，主要由基體與刀頭兩部分組成?；w是粘結(jié)刀頭的主要支撐部分，而刀頭則是在使用過(guò)程中起切割的部分。使用過(guò)程中，委托人發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的金剛石鋸片刀頭存在兩個(gè)問(wèn)題：一是鋸片切割時(shí)，石屑不容易排出，影響了切割效率；二是刀頭的切割面在切割過(guò)程中會(huì)逐漸失去棱角而變得圓滑，使切割效率降低。

為了解決該技術(shù)問(wèn)題，以獲得石屑容易排出及提高切割效率的技術(shù)效果，委托人委托筆者申請(qǐng)了一件專利，權(quán)利要求大致如下，“1、一種帶有溝槽式刀頭的金剛石鋸片，包括基體和復(fù)數(shù)個(gè)連續(xù)裝設(shè)在所述基體外沿的金剛石刀頭，所述金剛石刀頭下側(cè)面與所述基體焊接，其特征在于：所述金剛石刀頭前側(cè)面和/或后側(cè)面開設(shè)有至少一個(gè)溝槽，所述溝槽上端朝向所述金剛石刀頭上側(cè)面、下端朝向所述金剛石刀頭下側(cè)面。2、如權(quán)利要求1所述一種帶有溝槽式刀頭的金剛石鋸片，其特征在于：所述溝槽上端延伸至與所述金剛石刀頭上側(cè)面相通、下端延伸至與所述金剛石刀頭下側(cè)面相通。3、如權(quán)利要求2所述一種帶有溝槽式刀頭的金剛石鋸片，其特征在于：所述金剛石刀頭前側(cè)面和/或后側(cè)面整體呈波浪形或鋸齒形。4、如權(quán)利要求1所述一種帶有溝槽式刀頭的金剛石鋸片，其特征在于：所述金剛石刀頭上側(cè)面整體呈沿左右方向布置的波浪形或鋸齒形?！?/p>

該專利申請(qǐng)文本提交國(guó)家局審查之后，審查員檢索到了對(duì)比文件1，一種金剛石鋸片（申請(qǐng)?zhí)?01820194399.5），審查員認(rèn)為該對(duì)比文件1公開了圓形的鋸片基體（相當(dāng)于本申請(qǐng)中的“基體”）和焊接在鋸片基體外圓面的若干金剛石刀頭（相當(dāng)于本申請(qǐng)中的“金剛石刀頭”），所述金剛石刀頭為弧形，金剛石刀頭兩個(gè)側(cè)面均勻設(shè)置若干沿半徑方向的排屑槽（相當(dāng)于本申請(qǐng)中的“溝槽”），排屑槽連通金剛石刀頭的外圓面和內(nèi)圓面，排屑槽的深度從金剛石刀頭的外圓面到內(nèi)圓面逐漸增大，排屑槽在金剛石刀頭外圓面的開口小于內(nèi)圓面的開口；金剛石刀頭兩個(gè)側(cè)面的排屑槽交錯(cuò)分布；鋸片基體的外端一體成形設(shè)置刀頭焊裝臺(tái)，金剛石刀頭焊接在刀頭焊裝臺(tái)上。通過(guò)將對(duì)比文件1與本申請(qǐng)進(jìn)行對(duì)比，得出本申請(qǐng)的權(quán)利要求1、2不具備新穎性，權(quán)利要求3、4的附加技術(shù)特征為本領(lǐng)域慣用手段的直接置換這一結(jié)論，而不授予本申請(qǐng)以專利權(quán)。

收到這份審查意見(jiàn)通知書后，筆者對(duì)兩份文件進(jìn)行一一對(duì)比，得出初步判斷：確實(shí)難以證明權(quán)1權(quán)2具備新穎性，但是權(quán)3權(quán)4可考慮反駁其不屬于本領(lǐng)域慣用手段的直接置換。進(jìn)一步的，權(quán)3與權(quán)4中，哪一個(gè)權(quán)利要求更適合補(bǔ)入到權(quán)1中作為新的權(quán)1，起初筆者認(rèn)為權(quán)3技術(shù)特征“金剛石刀頭前側(cè)面和/或后側(cè)面整體呈波浪形或鋸齒形”與對(duì)比文件1中“金剛石刀頭兩個(gè)側(cè)面均勻設(shè)置若干沿半徑方向的排屑槽”結(jié)構(gòu)非常相似，而權(quán)4技術(shù)特征“金剛石刀頭上側(cè)面整體呈沿左右方向布置的波浪形或鋸齒形”沒(méi)有被對(duì)比文件1公開，因而建議委托人將權(quán)4補(bǔ)入到權(quán)1中進(jìn)行答辯。答辯結(jié)果是被下了駁回決定。

收到該駁回決定，筆者起先認(rèn)為審查員的駁回決定有不公允之處，但是經(jīng)過(guò)再三思考，發(fā)現(xiàn)“金剛石刀頭上側(cè)面整體呈沿左右方向布置的波浪形或鋸齒形”這一技術(shù)特征雖然沒(méi)在對(duì)比文件1中公開，但是對(duì)比其它常規(guī)的鋸片形狀，以及委托人所提出的第二個(gè)技術(shù)問(wèn)題“刀頭的切割面在切割過(guò)程中會(huì)逐漸失去棱角而變得圓滑，使切割效率降低”，確實(shí)極有可能落入到“慣用技術(shù)手段”的范圍內(nèi)。既然權(quán)4這條路走不通，筆者只能重新對(duì)兩份文件進(jìn)行對(duì)比。

經(jīng)過(guò)對(duì)比，筆者發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件1雖然能夠解決排屑的問(wèn)題，但是并不能解決切割效率低的問(wèn)題，且通過(guò)對(duì)比文件1的附圖也可毫無(wú)疑義地得知該排屑槽位于外圓面的間距過(guò)小，不能實(shí)現(xiàn)本申請(qǐng)所要達(dá)到的“金剛石刀頭的切割面由于溝槽的存在，始終具有凹陷部，有效避免了切割效率的降低”這一技術(shù)效果，而權(quán)3的技術(shù)特征中所采用的波浪形或鋸齒形是呈規(guī)則形狀的，其顯然有助于實(shí)現(xiàn)這一技術(shù)效果。由此可知，金剛石刀頭前側(cè)面和/或后側(cè)面整體呈波浪形或鋸齒形并非慣用手段的直接置換。筆者認(rèn)為這一觀點(diǎn)是站得住腳的，便建議委托人提復(fù)審請(qǐng)求。最終，本案件被撤銷了駁回決定，授予了專利權(quán)。

通過(guò)上述案例可知，該專利屬于在在先申請(qǐng)的對(duì)比文件1基礎(chǔ)上所做的一個(gè)改進(jìn)專利，與對(duì)比文件1相比的改進(jìn)點(diǎn)也僅屬于小改動(dòng)，即金剛石刀頭前側(cè)面和/或后側(cè)面整體呈波浪形或鋸齒形，該改進(jìn)點(diǎn)的確定則是依據(jù)發(fā)明人所要解決的技術(shù)問(wèn)題及其所要獲得的技術(shù)效果來(lái)確定。改進(jìn)點(diǎn)雖然小，但是并不能直接認(rèn)定其無(wú)法申請(qǐng)專利或者其不具備申請(qǐng)專利的價(jià)值。金剛石鋸片屬于成熟的技術(shù)，如果只著眼于大改進(jìn)，而忽略了小改進(jìn)，不利于技術(shù)的發(fā)展，更有甚者，當(dāng)發(fā)明人所認(rèn)為的不起眼的小改進(jìn)被有心之人拿去申請(qǐng)了專利，后果將不堪設(shè)想。

綜上所述，并不是只有核心技術(shù)才能申請(qǐng)專利，世界專利庫(kù)里的大多數(shù)專利都是改進(jìn)專利，改進(jìn)專利對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的限制雖然不如基礎(chǔ)專利效果好，但是只要運(yùn)用得好，有針對(duì)性地通過(guò)替換要素、增加要素、省略要素等方式來(lái)申請(qǐng)專利，是完全能夠與擁有基礎(chǔ)專利的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行抗衡的。

參考文獻(xiàn)：

1、中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：《專利審查指南2010》（修訂版），知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2017年6月版。

2、中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：一種帶有溝槽式刀頭的金剛石鋸片（申請(qǐng)?zhí)?01822257107.0），申請(qǐng)日2018.12.29。

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王建通蔡俊旭福建志立律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談改進(jìn)專利申請(qǐng)的方法及必要性（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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