剝繭抽絲——看商標(biāo)共存同意書的形式要件

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作者：馬長(zhǎng)志 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：剝繭抽絲——看商標(biāo)共存同意書的形式要件

在商業(yè)活動(dòng)日益頻繁的今天，商標(biāo)作為企業(yè)的重要無形資產(chǎn)，在企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、品牌建構(gòu)等方面的意義愈發(fā)凸顯。我國(guó)是實(shí)行商標(biāo)注冊(cè)制度的國(guó)家，在我國(guó)除馳名商標(biāo)外，其他任何商標(biāo)未經(jīng)注冊(cè)都不能取得商標(biāo)專用權(quán)。【1】因此，順利取得商標(biāo)注冊(cè)對(duì)于企業(yè)而言意義十分重大。

一、商標(biāo)共存及商標(biāo)共存同意書

在我國(guó)現(xiàn)行《商標(biāo)法》中，商標(biāo)是指能夠?qū)⒓悍缴唐放c他人商品區(qū)別開的標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合。作為一種構(gòu)成要素有限的符號(hào)或標(biāo)志，在商標(biāo)申請(qǐng)、注冊(cè)數(shù)量越來越龐大的今天，商標(biāo)申請(qǐng)人將一種或幾種構(gòu)成要素進(jìn)行排列組合后創(chuàng)造出的新商標(biāo)與在先注冊(cè)或申請(qǐng)的商標(biāo)完全不近似的可能性越來越低。因此，在商標(biāo)注冊(cè)過程中，難以避免地出現(xiàn)了大量的“商標(biāo)近似”現(xiàn)象。為克服現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十條的障礙，許多在后申請(qǐng)人寄希望于在先商標(biāo)權(quán)人或申請(qǐng)人同意在后近似商標(biāo)與其在先商標(biāo)“共存”，以求更加快速地獲得商標(biāo)注冊(cè)。這樣一來，無論是在商標(biāo)注冊(cè)階段還是在實(shí)際使用中，具有一定近似性的商標(biāo)共存的現(xiàn)象也就并不鮮見。

關(guān)于商標(biāo)共存，2006年12月發(fā)表在世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）旗下《世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)雜志》上的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)與商業(yè)經(jīng)營(yíng)：商標(biāo)共存》一文曾給出如下界定：商標(biāo)共存是指兩個(gè)不同的市場(chǎng)主體使用相似或相同的商標(biāo)進(jìn)行商品銷售或提供服務(wù)，而不必然相互妨礙各自的商業(yè)活動(dòng)。【2】實(shí)際上，這里提到的“不必然相互妨礙”其實(shí)就是常說的不必然“混淆”。在此前提下，兩商標(biāo)共存使用不會(huì)損害消費(fèi)者的利益，因此在先商標(biāo)權(quán)人可以依照其意愿自由處分其商標(biāo)專用權(quán)。而向在后申請(qǐng)方的商標(biāo)注冊(cè)出具共存同意書即為在先商標(biāo)權(quán)人行使處分權(quán)的重要方式之一。

當(dāng)前，在客觀上商標(biāo)近似的可能性越來越高，商標(biāo)共存同意書作為在后申請(qǐng)人克服在先權(quán)利沖突并最終取得商標(biāo)注冊(cè)的一條捷徑越來越受到國(guó)內(nèi)外申請(qǐng)人的重視。在實(shí)踐中，無論是在商標(biāo)評(píng)審階段還是司法程序中，涉及商標(biāo)共存同意書的案件均呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢(shì)。然而，商標(biāo)審查機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在決定是否采信當(dāng)事人提交的共存同意書時(shí)仍然是相當(dāng)審慎的。除了在內(nèi)容上須滿足載明商標(biāo)具體信息，不能附條件或附期限，出具方意思表示明確等條件之外，還須符合一定的形式要件。事實(shí)上，由于內(nèi)容部分是共存同意書的主體和“血肉”之所在，往往不容易被忽視。相反，共存同意書因不符合某些形式要件而被不予采信的情況卻屢見不鮮。下面筆者將結(jié)合具體案例對(duì)共存協(xié)議書須滿足的形式要件進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹和延伸。

二、共存同意書的形式要件分析

北京市高級(jí)人民法院于2019年4月發(fā)布的《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》（以下簡(jiǎn)稱“《審理指南》”）中明確指出，共存同意書須采用書面形式。此外，《審理指南》還對(duì)共存同意書的屬性作出如下認(rèn)定：判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)是否構(gòu)成近似商標(biāo)，共存同意書可以作為排除混淆的初步證據(jù)。【3】這意味著共存同意書首先必然要滿足證據(jù)的真實(shí)性、合法性等要件。而根據(jù)提交人的身份不同，對(duì)于共存同意書真實(shí)性、合法性的證明條件亦有所不同。具體來說，若在先商標(biāo)所有人為中國(guó)公司的，應(yīng)提供加蓋公章的同意書原件；若在先商標(biāo)所有人為中國(guó)自然人的，應(yīng)提供自然人簽字的公證書原件；而若在先商標(biāo)所有人為外國(guó)公司或自然人的，則應(yīng)當(dāng)提供經(jīng)簽署的同意書公證認(rèn)證原件。【4】

事實(shí)上，在實(shí)務(wù)中，大量共存同意書因不滿足公證認(rèn)證的相關(guān)要求或者未提供充分證據(jù)證明簽字人的簽字權(quán)而不被采信。下面我們將通過幾個(gè)案例對(duì)上述兩個(gè)焦點(diǎn)問題進(jìn)行探討。

（一）域外主體出具的共存同意書須經(jīng)過公證認(rèn)證——以貝福穆拉實(shí)驗(yàn)室國(guó)際有限公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛一案為例

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》（2019版）第十六條的規(guī)定，域外形成的涉及身份關(guān)系的證據(jù)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)所在國(guó)公證機(jī)關(guān)證明并經(jīng)我國(guó)駐該國(guó)使領(lǐng)館認(rèn)證，或者履行我國(guó)與該所在國(guó)訂立的有關(guān)條約中規(guī)定的證明手續(xù)。由于目前我國(guó)尚未加入《海牙取消認(rèn)證公約》，且共存同意書出具方的身份直接決定其是否為在先商標(biāo)權(quán)利人，因此域外形成的共存同意書必須經(jīng)過公證、認(rèn)證手續(xù)其真實(shí)性、合法性才能得到認(rèn)可。

在實(shí)務(wù)中，共存同意書是否經(jīng)過完整的公證認(rèn)證手續(xù)對(duì)于法院是否采信該同意書的影響往往是決定性的。在貝福穆拉實(shí)驗(yàn)室國(guó)際有限公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛一案【5】中，向訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人出具共存同意書的是域外主體。一審中，貝福穆拉公司當(dāng)庭提交了《商標(biāo)共存同意書》，但未提交該同意書的公證認(rèn)證材料，導(dǎo)致法院并未采信該共存同意書。隨后，在二審中，貝福穆拉公司提交了《商標(biāo)共存同意書》及其公證認(rèn)證文件和翻譯件，最終北京高院認(rèn)可了該共存同意書的效力并撤銷了一審判決。此外，在籃球生活有限責(zé)任公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛一案【6】中，二審判決基于基本相同的理由撤銷了一審判決。

由此可見，公證認(rèn)證是域外主體出具的共存同意書被采信的必要條件之一。那么，公證、認(rèn)證手續(xù)的內(nèi)涵及相應(yīng)流程是怎樣的呢？

首先，公證是指國(guó)家公證機(jī)關(guān)根據(jù)當(dāng)事人的申請(qǐng)，依法證明法律行為、有法律意義的文書和事實(shí)的真實(shí)性、合法性。認(rèn)證也叫領(lǐng)事認(rèn)證，是指一國(guó)的外交、領(lǐng)事機(jī)關(guān)在公證文書上證明公證機(jī)關(guān)或認(rèn)證機(jī)關(guān)的最后一個(gè)簽字和印章屬實(shí)。辦理領(lǐng)事認(rèn)證的目的是使一國(guó)出具的公證文書能為另一國(guó)有關(guān)當(dāng)局所承認(rèn)，不致因懷疑文件上的簽名或印章是否屬實(shí)而影響文書的域外法律效力。

其次，公證、認(rèn)證的流程一般來說有著嚴(yán)格的次序要求。以美國(guó)為例，一般來說有以下兩種途徑：

1.若出具共存同意書的主體所在州處于中國(guó)駐美國(guó)總領(lǐng)館的轄區(qū)內(nèi)，則可以選擇以下兩種途徑之一：

2. 若出具共存同意書的主體所在州不在中國(guó)駐美國(guó)總領(lǐng)館的轄區(qū)內(nèi)，則只能通過上述第②條途徑進(jìn)行公證認(rèn)證。

其他國(guó)家公司或自然人出具的共存同意書的公證、認(rèn)證流程與上述流程大致類似?？紤]到不同國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)的級(jí)別對(duì)等，共存同意書出具方處于未設(shè)總領(lǐng)館的國(guó)家或總領(lǐng)館轄區(qū)不覆蓋的地區(qū)的，應(yīng)當(dāng)選擇上述第②條途徑。

（二）共存同意書簽字人須系出具方授權(quán)代表——以艾圖牛奶有限公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛一案為例

上文中提到，在先商標(biāo)所有人為外國(guó)公司或自然人的，應(yīng)當(dāng)提供經(jīng)簽署的同意書公證認(rèn)證原件。除公證認(rèn)證外，共存同意書簽字人的身份及證明也至關(guān)重要。

在艾圖牛奶有限公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛一案【7】中，一、二審法院均認(rèn)為，引證商標(biāo)權(quán)利人為自然之寶有限公司，為美國(guó)公司。艾圖公司雖然提交了經(jīng)公證認(rèn)證的同意書，但并未提交證據(jù)證明同意書中的簽字人系自然之寶公司的授權(quán)代表。至二審審理終結(jié)，艾圖公司仍未補(bǔ)充相應(yīng)證據(jù)，因此法院最終并未采信該同意書。由此可見，對(duì)于域外形成的共存同意書，申請(qǐng)人不僅要進(jìn)行公證、認(rèn)證，而且要充分證明同意書簽署者的簽字權(quán)。

對(duì)于簽字權(quán)證明文件問題，不同國(guó)家甚至同一國(guó)家的不同地區(qū)都可能有不同的規(guī)定。這是因?yàn)樯嫱夂炞謾?quán)證明文件主要依據(jù)各國(guó)公司法確定，而各國(guó)公司制度之間往往存在種種差異。北京市律協(xié)于2021年4月發(fā)布的《北京涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件立案簽字權(quán)證明文件律師指引》對(duì)美國(guó)、歐洲主要國(guó)家、日本、韓國(guó)、印度、新加坡、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)的簽字權(quán)證明問題及公司法相關(guān)條文進(jìn)行了詳細(xì)介紹。本文選取美國(guó)加利福尼亞州、德國(guó)和日本的簽字權(quán)的證明部分【8】摘錄如下：

1. 美國(guó)加利福尼亞州

共存同意書出具方為美國(guó)加州公司的，須向法院提交以下文件證明簽字人的簽字權(quán)：

① 經(jīng)州務(wù)卿辦公室出證并經(jīng)認(rèn)證的《主體資格證明》

該文件中一般會(huì)記載公司的基本信息和存續(xù)狀況。

② 經(jīng)州務(wù)卿辦公室出證并經(jīng)認(rèn)證的《重述的公司章程》（Restated Articles of Incorporation）

該文件中一般記載特定高管被授權(quán)代表公司簽署必要的文書。

③ 經(jīng)州務(wù)卿辦公室出證并經(jīng)認(rèn)證的《公司登記信息表》

該文件中一般會(huì)記載擁有簽字權(quán)的人員的姓名、地址等信息。

2. 德國(guó)

共存同意書出具方為德國(guó)公司的，須向法院提交以下文件證明簽字人的簽字權(quán)：

◆ 經(jīng)地方法院出證并經(jīng)認(rèn)證的《商業(yè)登記冊(cè)副本》

該文件由德國(guó)地方法院出證，一般包含公司名稱、注冊(cè)辦事處、分支機(jī)構(gòu)、代理人規(guī)則、管理機(jī)構(gòu)、高級(jí)管理人員、授權(quán)代表等信息。其中，代理人規(guī)則中會(huì)明確可以代表該公司的職務(wù)，例如“該公司由X名董事會(huì)成員或董事會(huì)成員及授權(quán)代表代表”。在管理機(jī)構(gòu)、高級(jí)管理人員、授權(quán)代表中，則可以查看具體的董事會(huì)成員或授權(quán)代表名單。此外，《商業(yè)登記冊(cè)》副本還會(huì)明確不同情況下該公司及其分支機(jī)構(gòu)出具授權(quán)書的簽字權(quán)要求。

3. 日本

共存同意書出具方為日本公司的，須向法院提交以下文件證明簽字人的簽字權(quán)：

◆ 經(jīng)公證認(rèn)證的《印章證明書》

日本為印章制國(guó)家，法定代表人證明可加蓋公司“代表取締役”即“法定代表人”印章，以證明公司行為。

該印章需要由地方法務(wù)局出具印章證明書（“”）加以證明。該證明書中寫明公司法人編號(hào)、公司名稱、地址及法定代表人的姓名。然后，由日本國(guó)外務(wù)省官員對(duì)公證人的簽字和印章真實(shí)性進(jìn)行證明，我國(guó)大使館對(duì)日本國(guó)外務(wù)省官員及其印章進(jìn)行認(rèn)證。

由此可見，不同國(guó)家乃至同一國(guó)家的不同地區(qū)對(duì)于簽字權(quán)證明文件的要求都可能有很大不同。

三、小結(jié)

在商標(biāo)共存現(xiàn)象日益增多的當(dāng)下，獲得在先商標(biāo)權(quán)人或申請(qǐng)人出具的商標(biāo)共存同意書不失為在后近似商標(biāo)克服權(quán)利沖突的一條捷徑。但與此同時(shí)，實(shí)務(wù)中仍然存在大量共存同意書因?yàn)椴环夏承┬问揭槐徊尚诺那闆r。其中，對(duì)于域外主體出具的同意書而言，公證認(rèn)證手續(xù)或簽字權(quán)證明文件存在瑕疵是導(dǎo)致這一結(jié)果的重要因素。因此，在提交共存同意書時(shí)，代理人應(yīng)當(dāng)高度重視各項(xiàng)形式要件，妥善提醒客戶嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，避免因形式瑕疵而不被采信。

注：

【1】 趙加兵. 論商標(biāo)共存同意書在商標(biāo)注冊(cè)中的地位——以《商標(biāo)法》第30條為視角[J]. 鄭州大學(xué)學(xué)報(bào), 2016, (1).

【2】 https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html

【3】 參見北京市高級(jí)人民法院于2019年4月24日發(fā)布的《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》

【4】 胡剛等. 商標(biāo)共存問題研究[J].中華商標(biāo), 2020, (11).

【5】 參見北京市高級(jí)人民法院（2019）京行終9428號(hào)行政判決書和北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73行初2095號(hào)行政判決書

【6】 參見北京市高級(jí)人民法院（2019）京行終9488號(hào)行政判決書和北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73行初7190號(hào)行政判決書

【7】參見北京市高級(jí)人民法院（2020）京行終4442號(hào)行政判決書和北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73行初13300號(hào)行政判決書

【8】 參見北京市律協(xié)于2021年4月發(fā)布的《北京涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件立案簽字權(quán)證明文件律師指引》

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：馬長(zhǎng)志 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：剝繭抽絲——看商標(biāo)共存同意書的形式要件（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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