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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：李毅 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所
原標(biāo)題：專利審查質(zhì)量和速度應(yīng)和諧統(tǒng)一：印度的實踐
印度知識產(chǎn)權(quán)上訴委員會在其決定中明確指出并重申，專利局在做出駁回決定時應(yīng)當(dāng)舉證，不能因追求審查速度而影響審查質(zhì)量。對于一個專利申請人來說，了解專利申請被拒絕的原因與獲得經(jīng)實質(zhì)審查而授權(quán)的專利同等重要。在沒有提供任何理由的情況下，根據(jù)專利法第15條駁回專利申請是一種權(quán)力濫用行為。
在Wisig Networks Private Limited訴印度專利局一案中(OA/ 11/2020/PT/CHN), 知識產(chǎn)權(quán)上訴委員會(IPAB)撤銷了印度專利局的駁回決定。上訴委員會認(rèn)為駁回決定缺乏理由，因此發(fā)回重審，同時要求專利局給予上訴人聽證機(jī)會，并在上訴委員會命令發(fā)出之日起3個月內(nèi)對該印度專利申請重新作出決定。
審查歷史
上訴人Wisig Networks Private Limited是一家印度初創(chuàng)公司，于2018年8月29日向印度專利局(IPO)提交了印度國家階段專利申請第201847032415號。專利局對該申請進(jìn)行了實質(zhì)審查，于2019年2月25日發(fā)出第一次審查意見通知書，審查員在該通知書中提出，權(quán)利要求相對于“一通”中所引用的現(xiàn)有技術(shù)，因缺乏創(chuàng)造性而不能被接受。上訴人于2019年8月23日提交了修改的權(quán)利要求，并對審查員的意見進(jìn)行了答辯。
專利局收到對“一通”的意見陳述后，在“一通”引用的對比文件基礎(chǔ)上，又結(jié)合了另外一些對比文件再次審查，但堅持對創(chuàng)造性的反對意見，另外還于2019年10月15日為上訴人提供了會晤的機(jī)會。會晤后，上訴人于2019年10月24日提交了一份意見陳述并再次修改了權(quán)利要求書。
經(jīng)再次審查后，專利局于2020年1月14日做出決定，以該發(fā)明不符合1970年印度專利法第15條之規(guī)定駁回申請。理由是修改后的權(quán)利要求超出原始提交的權(quán)利要求范圍，另外該發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)缺乏創(chuàng)造性，但沒有給出適當(dāng)?shù)睦碛?。上訴人于是根據(jù)專利法第117A條的規(guī)定提出上訴，認(rèn)為駁回決定沒有正確適用非顯而易見性、即發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的判斷步驟。
上訴委員會決定
上訴委員會（IPAB）的意見如下：
一、從數(shù)量審視質(zhì)量的重要性
經(jīng)審理后，上訴委員會認(rèn)為，專利局的駁回決定沒有提供任何理由說明權(quán)利要求請求保護(hù)的主題相對于所引用的現(xiàn)有技術(shù)是顯而易見的，即缺乏創(chuàng)造性。根據(jù)上訴委員會的說法，本案的駁回決定似乎有點草率，沒有經(jīng)過審慎的考慮。上訴委員會認(rèn)為，這種未經(jīng)適當(dāng)舉證即做出的駁回決定，可能是因為專利局根據(jù)審查員工作數(shù)量進(jìn)行評分的制度造成的。
上訴委員會表示，盡管由于大量積壓的專利申請，對專利局審查員工作的數(shù)量做出規(guī)定是必要的，但官員所做工作的質(zhì)量不容忽視。上訴委員會進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，審查員和專利局的工作應(yīng)該是數(shù)量和質(zhì)量的有機(jī)結(jié)合。上訴委員會指出，雖然及時審查專利申請是必要的，但在保證速度情況下的準(zhǔn)確性也是必不可少的。上訴委員會因此總結(jié)到，在審查專利申請時，有必要把重點放在質(zhì)量管理上，在考慮到正在完成的工作數(shù)量的同時，質(zhì)量不應(yīng)受到損害。
二、一個合理決定的重要性
上訴委員會認(rèn)為，駁回決定直截了當(dāng)?shù)牡贸稣埱蟊Ｗo(hù)的發(fā)明已在引用的對比文件中公開，而且對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的，但并沒有給出任何推理為什么本發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)不具有創(chuàng)造性?？v觀大量的司法決定中，都賦予準(zhǔn)司法機(jī)關(guān)需做出合理決定的義務(wù)。因此上訴委員會撤銷專利局的駁回決定，發(fā)回重審。
上訴委員會還表示，在各種司法裁定中，舉證是每個結(jié)論的核心，它使得決定清晰明了。沒有適當(dāng)?shù)呐e證推理，裁定就會變得不可靠和毫無生氣。此外，自然正義還要求決策者對其所有陳述和結(jié)論都要寫出適當(dāng)?shù)睦碛?。因此，在?zhǔn)司法程序中給出合理的舉證以支持其決定對于遵循自然正義原則同樣重要。
三、創(chuàng)造性判斷步驟
通過合理舉證做出行政決定，也是向專利申請人保證決策者是基于相關(guān)理由做出了決定。此外，在決定中提供決定理由的責(zé)任也迫使決策者在做出決定之前應(yīng)用適當(dāng)?shù)呐袛嗖襟E。因為專利局的駁回決定中，未經(jīng)如何推理和舉證就聲稱發(fā)明主題是顯而易見的,相對于現(xiàn)有技術(shù)不具有創(chuàng)造性,上訴委員會認(rèn)為,在本駁回決定中，專利局沒有采用任何判斷步驟即做出了決定。因此撤銷駁回決定，將本案發(fā)回重審，要求專利局根據(jù)案情重新作出決定。
根據(jù)最新的計算機(jī)相關(guān)發(fā)明(CRI)審查指南，要確定一項發(fā)明是否具有創(chuàng)造性，需要以下步驟對該發(fā)明從整體上進(jìn)行判斷：
1. 確定“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”；
2. 確定本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在優(yōu)先日具備的常識;
3. 確定權(quán)利要求所限定的發(fā)明主題，如果不能輕易做到，則需對發(fā)明主題做出解釋;
4. 確定由引用的對比文件構(gòu)成的部分技術(shù)方案，與權(quán)利要求所限定的發(fā)明主題之間存在的區(qū)別;
5. 假定在不了解本發(fā)明的情況下，前述區(qū)別對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是顯而易見的？還是該區(qū)別需要創(chuàng)造性的勞動才可以獲得？
由于專利局的駁回決定中，缺少上述判斷步驟，很顯然審查員沒有適用上述判斷步驟對本發(fā)明的創(chuàng)造性進(jìn)行分析。
四、結(jié)論
上訴委員會在其決定中明確指出并重申，專利局在做出駁回決定時應(yīng)當(dāng)舉證，不能因追求審查速度而影響審查質(zhì)量。對于一個專利申請人來說，了解專利申請被拒絕的原因與獲得經(jīng)實質(zhì)審查而授權(quán)的專利同等重要。在沒有提供任何理由的情況下，根據(jù)專利法第15條駁回專利申請是一種權(quán)力濫用行為。（編譯：https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=014797ad-157d-42a7-9c8f-bdfefe33935a）
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：李毅 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：專利審查質(zhì)量和速度應(yīng)和諧統(tǒng)一：印度的實踐（點擊標(biāo)題查看原文）
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