以案說法-試論專利法禁止反悔原則的發(fā)展

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作者：劉林東 覃巖巖 北京高沃律師事務(wù)所

原標(biāo)題：以案說法-試論專利法禁止反悔原則的發(fā)展

“禁止反悔原則”的確立、適用和發(fā)展逐漸明晰，始終貫徹著誠實信用原則的內(nèi)核，達(dá)到了既符合保護專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的目的，也符合避免因受到過度限制，導(dǎo)致被訴侵權(quán)人極易通過技術(shù)特征的修改、替換來規(guī)避侵權(quán)導(dǎo)致權(quán)利人與社會公眾的利益失衡。

一、禁止反悔原則的確立

1.對等同原則的限制

等同侵權(quán)原則的適用將專利權(quán)保護范圍擴大到了相同侵權(quán)（權(quán)利要求字面限定的范圍）之外，使專利權(quán)人的利益得到了更為充分的保護，對于平衡專利權(quán)人和社會公眾之間的利益具有重要意義。等同侵權(quán)原則的適用需考慮專利申請日至專利侵權(quán)行為發(fā)生時技術(shù)的發(fā)展水平，防止侵權(quán)人對專利技術(shù)方案中某些技術(shù)特征與專利申請日后新出現(xiàn)的技術(shù)進行簡單替換而規(guī)避侵權(quán)的情況。[1]

然而，在充分保護專利權(quán)的同時，隨著等同原則的廣泛適用，在一定程度上減弱了權(quán)利要求的公示作用。為了從另一角度平衡專利權(quán)人和社會公眾利益，必須對等同原則的適用加以適當(dāng)限制。禁止反悔原則就是對等同侵權(quán)的主要限制方式之一。《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]21號，以下簡稱“《審理侵犯專利權(quán)糾紛司法解釋一》”）第六條[2]確立了“禁止反悔”原則。禁止反悔原則的確立，主要是為了避免專利權(quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)（無效）程序中，為了獲得授權(quán)或維持專利權(quán)有效，對專利保護范圍進行了限縮，但是在專利侵權(quán)程序中，卻否認(rèn)進行了限縮而主張更大的保護范圍，從而發(fā)生“兩頭得利”的情形。

典型案例一：重慶望江摩托車制造有限公司與河南省樹民動力機械制造有限公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛案[3]

在本案中，最高人民法院在認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的“右側(cè)龍骨和左側(cè)龍骨的前端和后端的連接方式”與權(quán)利要求1限定的技術(shù)特征“右側(cè)龍骨和左側(cè)龍骨兩端均與橫梁和前保險梁相連接”是否構(gòu)成等同時，對禁止反悔原則的適用作出如下認(rèn)定： 

根據(jù)禁止反悔原則，由于樹民動力公司在無效行政程序中已經(jīng)明確放棄了“四根龍骨的前端和后端不是直接連接在同一根梁上”的技術(shù)方案，其權(quán)利要求1中關(guān)于四根龍骨連接方式的技術(shù)方案應(yīng)該認(rèn)定為“四根龍骨的前端直接連接在同一根前保險梁上，四根龍骨的后端直接連接在同一根橫梁上”。因此，其在本案侵權(quán)訴訟中又將“四根龍骨的前端和后端不是直接連接在同一根梁上”的技術(shù)方案納入到專利權(quán)保護范圍不應(yīng)得到支持。

2.禁止反悔原則具有獨立于等同原則的意義

長期以來，禁止反悔原則一般在限制等同原則時適用，在相同侵權(quán)判定時不考慮適用。在這種理解前提下，必須先有原告要求適用等同侵權(quán)的主張，才有禁止反悔原則的適用問題。部分學(xué)者從禁止反悔原則發(fā)展歷史進行考察，明確提出禁止反悔原則的宗旨應(yīng)當(dāng)是確保專利權(quán)人在專利授權(quán)或者維持程序中對權(quán)利要求的解釋應(yīng)當(dāng)一致。因此，禁止反悔本身應(yīng)當(dāng)具有獨立于等同原則的另一種權(quán)利要求解釋原則。

我們認(rèn)為，禁止反悔原則在解釋權(quán)利要求時也可以具有其獨立于等同原則的意義，作為一項獨立的權(quán)利要求解釋規(guī)則。專利制度設(shè)置禁止反悔原則，是在專利侵權(quán)訴訟中根據(jù)專利申請人在授權(quán)階段的真實意思表示（如審查檔案等內(nèi)部證據(jù)），對專利權(quán)的保護范圍進行解釋。專利權(quán)利人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，只要曾經(jīng)作出了影響專利保護范圍的修改或意見陳述，在侵權(quán)判定中，都可以適用禁止反悔原則，不必以等同原則被提出之后，才考慮禁止反悔原則的適用。[4]在一系列司法解釋和案例中，上述規(guī)則最終得以確立和發(fā)展。

首先，最高院確立了專利申請文件和審查文檔作為內(nèi)部證據(jù)，對權(quán)利要求解釋的作用。上述《審理侵犯專利權(quán)糾紛司法解釋一》第三條第一款規(guī)定：人民法院對于權(quán)利要求，可以運用說明書及附圖、權(quán)利要求書中的相關(guān)權(quán)利要求、專利審查檔案進行解釋。說明書中對權(quán)利要求用語有特別界定的，從其特別界定。

其次，最高院進一步明確、細(xì)化了用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)部證據(jù)的范圍。《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（法釋〔2016〕1號，以下簡稱“《審理侵犯專利權(quán)糾紛司法解釋二》”）第六條規(guī)定：人民法院可以運用與涉案專利存在分案申請關(guān)系的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權(quán)確權(quán)裁判文書解釋涉案專利的權(quán)利要求。專利審查檔案包括專利審查、復(fù)審無效程序中專利申請人或者專利權(quán)人提交的書面材料，國務(wù)院專利、行政部門及其專利復(fù)審委員會制作的審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利復(fù)審請求審查決定書和專利權(quán)無效宣告請求審查決定書等。 

典型案例二：百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司（簡稱百度在線公司）、百度時代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司（簡稱百度時代公司）與北京搜狗科技發(fā)展有限公司（簡稱搜狗科技公司）、北京搜狗信息服務(wù)有限公司（簡稱搜狗信息公司）侵害發(fā)明專利權(quán)民事糾紛案[5]

在本案中，法院在解釋涉案專利權(quán)利要求保護范圍時，對涉案專利說明書記載及原告百度在線公司在授權(quán)階段的解釋予以考慮。雖然“直觀形象”一詞的含義具有較強的主觀性，但根據(jù)涉案專利所記載的背景技術(shù)、涉案專利的發(fā)明目的以及達(dá)到的效果等方面的內(nèi)容，結(jié)合百度在線公司在授權(quán)過程中若干次意見陳述，尤其是其針對國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的第三次審查意見通知中陳述的“本申請權(quán)利要求1的方案……動態(tài)地、準(zhǔn)確地對用戶進行操作引導(dǎo)”等內(nèi)容，可以確定百度在線公司已經(jīng)把無法直觀形象地示出觸控響應(yīng)的路徑的技術(shù)方案尤其是非動畫顯示的方案排除出涉案專利的保護范圍。 

二、對禁止反悔原則的限制

禁止反悔原則可以對等同侵權(quán)形成限制，但是過度適用禁止反悔原則顯然也會使得等同侵權(quán)制度無法發(fā)揮真正作用，有損專利保護的價值。專利申請人、專利權(quán)人對專利權(quán)保護范圍作出的修改、陳述所產(chǎn)生的實際限定，應(yīng)當(dāng)遵循相應(yīng)法律規(guī)則，不能不加區(qū)分地將凡是作出過修改、陳述的內(nèi)容均納入到等同的除外情形。

因此，后續(xù)司法解釋和判例對禁止反悔原則的適用也進行了限制。上述《審理侵犯專利權(quán)糾紛司法解釋二》第十三條規(guī)定了禁止反悔的例外情況：“權(quán)利人證明專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該修改或者陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄?！庇纱丝梢?，只有在專利授權(quán)或無效程序中被接受的修改或意見陳述，因其有助于專利授權(quán)或維持有效，才會產(chǎn)生禁止反悔的效果。

典型案例三：永康市宏躍動力機械有限公司與BCS股份公司、北京立聯(lián)宏業(yè)機械有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案[6]

在本案中，法院闡明，專利申請人在專利授權(quán)程序中，主動或應(yīng)審查員的要求，對權(quán)利要求作出限縮性修改或陳述，如果未被審查員采納，且未因此獲得專利權(quán)，就不應(yīng)導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄，不適用禁止反悔原則。當(dāng)專利申請人所作的修改或陳述屬于通過增加或變更權(quán)利要求的技術(shù)特征改變請求保護的范圍，或者增加或刪除一項或多項權(quán)利要求，或者把權(quán)利要求附加的技術(shù)特征予以合并時，如果增加的技術(shù)特征已經(jīng)清楚記載在原說明書和權(quán)利要求書中，符合《專利法》第三十三條規(guī)定的情形，在專利獲得授權(quán)后，專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中主張技術(shù)特征等同的，人民法院應(yīng)當(dāng)審查其所作出的修改和陳述與授權(quán)后的該技術(shù)特征之間是否有實質(zhì)聯(lián)系，是否存在對該技術(shù)特征予以限縮或放棄的事實，而不能僅因為權(quán)利要求增加了技術(shù)特征，就認(rèn)定專利申請人作出了修改，將該增加的技術(shù)特征相等同的特征全部予以放棄。

典型案例四：浙江福瑞德化工有限公司與天津聯(lián)力化工有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案件[7]

本案中，法院認(rèn)定，雖然權(quán)利人在實質(zhì)審查過程中修改權(quán)利要求1時增加了“料位開關(guān)”，涉案專利權(quán)最終被維持有效。但在無效程序中，并無證據(jù)證明權(quán)利人通過上述修改以及意見陳述，放棄了對通過壓力檢測來確定是否排空鋁粉的技術(shù)方案主張等同侵權(quán)。因此，對于福瑞德公司有關(guān)本案應(yīng)適用禁止反悔原則，不能再認(rèn)定“料位開關(guān)”與技術(shù)方案A中的壓力檢測構(gòu)成等同的主張，不予支持。 

首先，法院具體釋明，在發(fā)明專利授權(quán)確權(quán)程序中，專利申請人有權(quán)依法提交意見陳述或修改權(quán)利要求。專利申請人在修改權(quán)利要求時增加新的技術(shù)特征，并主張修改后的技術(shù)方案是非顯而易見的，是專利審查實踐中的常見情形。雖然在權(quán)利要求中增加技術(shù)特征會進一步限定專利權(quán)的保護范圍，導(dǎo)致權(quán)利要求的保護范圍發(fā)生變化，但在沒有其他證據(jù)證明權(quán)利人通過修改或者意見陳述“放棄”特定技術(shù)方案的情況下，不能僅僅由于在權(quán)利要求中增加技術(shù)特征，導(dǎo)致權(quán)利要求的保護范圍進一步限縮，就認(rèn)定權(quán)利人完全“放棄”了與該技術(shù)特征等同的其他所有技術(shù)特征，不能再就增加的技術(shù)特征主張適用等同原則。如此，會導(dǎo)致以增加技術(shù)特征的方式修改的權(quán)利要求的保護范圍受到過度限制，被訴侵權(quán)人極易通過技術(shù)特征的修改、替換來規(guī)避侵權(quán)，導(dǎo)致權(quán)利人與社會公眾的利益失衡。這樣既與禁止反悔原則的目的不符，也與專利法保護專利權(quán)人的合法權(quán)益、鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的立法目的不相適應(yīng)。

其次，法院還對關(guān)于禁止反悔原則的舉證責(zé)任問題進行了詳細(xì)闡釋。根據(jù)上述《審理侵犯專利權(quán)糾紛司法解釋二》的規(guī)定，在權(quán)利人作出了限縮性修改或者陳述的情況下，在認(rèn)定是否適用禁止反悔原則時，應(yīng)當(dāng)查明權(quán)利人是否通過“限縮性修改或者陳述”導(dǎo)致“放棄”了特定的技術(shù)方案，而不僅僅是考慮“限縮性修改或者陳述”是否對專利權(quán)的效力產(chǎn)生實質(zhì)性影響。因此，被訴侵權(quán)人主張適用禁止反悔原則的，應(yīng)舉證證明權(quán)利人“限縮性修改或者陳述”的具體情形，以及權(quán)利人因此放棄了“被訴侵權(quán)技術(shù)方案”。而權(quán)利人主張“未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄”，不適用禁止反悔原則的，則應(yīng)由權(quán)利人就“限縮性修改或者陳述被明確否定”承擔(dān)舉證責(zé)任。本案中，再審法院對二審法院以“福瑞德公司不能證明聯(lián)力公司在無效宣告行政程序中的相關(guān)陳述對涉案專利權(quán)的有效性已經(jīng)產(chǎn)生了實質(zhì)性的影響”為由，認(rèn)為“在本案中不適用禁止反悔原則”，對其適用法律不當(dāng)?shù)那闆r進行了糾正。

三、禁止反悔原則的擴展

1.禁止反悔原則從專利侵權(quán)階段向?qū)＠_權(quán)階段的擴展應(yīng)用

《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》（法釋〔2020〕8號）第三條規(guī)定“人民法院在專利確權(quán)行政案件中界定權(quán)利要求的用語時，可以參考已被專利侵權(quán)民事案件生效裁判采納的專利權(quán)人的相關(guān)陳述?！逼湟?guī)定了在侵權(quán)階段的放棄性陳述同樣會影響專利確權(quán)階段，即規(guī)定了禁止反悔原則從專利侵權(quán)階段向?qū)＠_權(quán)階段的應(yīng)用。

2.禁止反悔原則是否適用于被訴侵權(quán)方[8]

在專利權(quán)人作為原告方提起專利侵權(quán)之訴后，被訴侵權(quán)方通常會針對涉案專利提起無效宣告請求。在并行的專利侵權(quán)訴訟程序和專利確權(quán)程序中，經(jīng)常會遇到這樣的情形：在侵權(quán)訴訟程序中，專利權(quán)人為使侵權(quán)成立，通常會對權(quán)利要求保護范圍進行擴張解釋，而被訴侵權(quán)方則通常會對權(quán)利要求進行限縮解釋來進行不侵權(quán)抗辯；而在確權(quán)程序中，雙方的觀點通常又會互相調(diào)換位置，專利權(quán)人極力通過解釋來縮小權(quán)利要求的保護范圍以保住專利權(quán)，而被訴侵權(quán)方（無效宣告請求人）則為了能無效專利權(quán)而又極力解釋擴大專利保護范圍。如前所述，禁止反悔原則規(guī)制的正是專利權(quán)人的這種行為。那么，被訴侵權(quán)方的這種行為是否也適用禁止反悔原則呢？

據(jù)此，部分實務(wù)界學(xué)者認(rèn)為，被訴侵權(quán)方在專利確權(quán)程序中對涉及專利保護范圍解釋的主張在侵權(quán)程序中不構(gòu)成反悔；只有在被訴侵權(quán)方的該主張明確被法院或國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)可的情況下，在侵權(quán)程序中確定專利權(quán)的保護范圍時才應(yīng)當(dāng)予以考慮；需要注意的是，被訴侵權(quán)方的該主張被明確認(rèn)可是否必然導(dǎo)致特征相同侵權(quán)成立，還需要進行具體分析和比對。

我們認(rèn)為，在司法實務(wù)中，作為專利權(quán)人一方其對權(quán)利要求保護范圍的陳述或者修改權(quán)利要求的情形下，適用禁止反悔原則是必要和合理的；作為被訴侵權(quán)一方，其在專利確權(quán)程序中的意見明確被法院或國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)可的情況下，以及在專利侵權(quán)程序中其對被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征進行解釋的情況下，適用禁止反悔原則才是必要和合理的。

結(jié)語

通過以上的討論和案例分析，我們看到，“禁止反悔原則”的確立、適用和發(fā)展逐漸明晰，始終貫徹著誠實信用原則的內(nèi)核，達(dá)到了既符合保護專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的目的，也符合避免因受到過度限制，導(dǎo)致被訴侵權(quán)人極易通過技術(shù)特征的修改、替換來規(guī)避侵權(quán)導(dǎo)致權(quán)利人與社會公眾的利益失衡。

注釋：

[1](2019)最高法知民終48號民事判決書

[2]該司法解釋第六條規(guī)定：“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。”

[3]（2020）最高法知民終384號判決書

[4]相同侵權(quán)判定可適用禁止反悔原則，作者：魏金漢，來源：人民法院報，最后訪問時間為2021年3月27日，鏈接網(wǎng)址：https://www.chinacourt.org/article/detail/2013/04/id/937901.shtml

[5]（2016）京73民初1077號判決書

[6]（2019）最高法知民終530號判決書

[7]（2018）最高法民再387號民事判決書

[8]貿(mào)促專商 | 禁止反悔原則是否適用于被訴侵權(quán)方，作者：魏辛欣，來源：知產(chǎn)力，最后訪問時間為2021年3月27日，鏈接網(wǎng)址：http://www.zhichanli.com/article/9705.html

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉林東 覃巖巖 北京高沃律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：以案說法-試論專利法禁止反悔原則的發(fā)展（點擊標(biāo)題查看原文）

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