專利申請優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明遞交實務中的注意事項

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：丁利佳中國貿(mào)促會專利商標事務所

原標題：優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明遞交實務中的注意事項

要求優(yōu)先權的中國專利申請，需要核查在先申請文件副本中的申請人是否和在后申請的申請人一致。如果有不一致的情況，需要核查是否需要遞交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明，如果需要提交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明，在收到優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件之后，認真核查優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明的有關事項，在期限內(nèi)及時遞交。關于優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明，本文總結(jié)了流程實務中的注意事項，并結(jié)合相關案例給出了建議。

摘要

向中國國家知識產(chǎn)權局專利局遞交的專利申請，要求優(yōu)先權的，如果在后申請的申請人未在在先申請文件副本中載明，需要遞交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明。關于優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明，本文總結(jié)了流程實務中的注意事項，并結(jié)合相關案例給出了建議。

關鍵詞：優(yōu)先權；轉(zhuǎn)讓證明；專利申請

一、引言

根據(jù)自2021年6月1日起開始施行的新《專利法》第二十九條，申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權的原則，可以享有優(yōu)先權。申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設計在中國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又向專利局就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權。

依據(jù)《專利審查指南》第一部分第一章的有關規(guī)定，申請人向專利局提出一件專利申請并要求優(yōu)先權的，要求優(yōu)先權的在后申請的申請人與在先申請文件副本中記載的申請人應當一致，或者是在先申請文件副本中記載的申請人之一。申請人完全不一致，且在先申請的申請人將優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓給在后申請的申請人的，應當提交由在先申請的全體申請人簽字或者蓋章的優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件。申請人期滿未提交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件或者提交的優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件不符合規(guī)定的，審查員會發(fā)出視為未要求優(yōu)先權通知書。

所以，要求優(yōu)先權的在后申請的申請人未在在先申請文件副本中載明時，需要向國家知識產(chǎn)權局專利局遞交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明，用以證明在后申請的申請人享有優(yōu)先權。本文總結(jié)了優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明遞交實務中的注意事項，并結(jié)合案例給出了一些應對建議。

二、優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件的準備和遞交

（一）要求優(yōu)先權的中國專利申請

如果要求優(yōu)先權的在后中國申請的申請人與在先申請文件副本中記載的申請人不一致，并且不是在先申請文件副本中記載的申請人之一，即，如果在后申請的申請人未在在先申請文件副本中載明，需要提交由在先申請的全體申請人簽字或者蓋章的優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件。

1、優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件的準備

優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件一般應當包括下列信息：在先申請人即轉(zhuǎn)讓方的名稱或者姓名、地址；需要轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先權信息，即原受理機構名稱、在先申請日、在先申請?zhí)?；受讓方的名稱或者姓名、地址；雙方的權利義務，即轉(zhuǎn)讓方將在先申請在中華人民共和國的全部利益（包括優(yōu)先權）轉(zhuǎn)讓給受讓方。

在先申請具有多個申請人，且在后申請具有多個與之不同的申請人的，可以提交由在先申請的所有申請人共同簽字或者蓋章的轉(zhuǎn)讓給在后申請的所有申請人的優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件；也可以提交由在先申請的所有申請人分別簽字或者蓋章的轉(zhuǎn)讓給在后申請的申請人的優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件。優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明僅有轉(zhuǎn)讓方的簽字或者蓋章，沒有受讓方的簽字或者蓋章，符合向專利局遞交的條件。

經(jīng)轉(zhuǎn)讓方簽字或者蓋章的優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明，或者在先申請的原受理機構發(fā)出的優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明的認證件，又或在先申請所在國公證機構出具的優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明復印件的公證件，都可以用做優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件。

紙件申請需要遞交經(jīng)轉(zhuǎn)讓方簽字或者蓋章的優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明原件、或在先申請的原受理機構發(fā)出的優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明的認證件原件、又或在先申請所在國公證機構出具的優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明復印件的公證件原件。電子申請可以提供上述3種原件之中任意一種的掃描件用做優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件以電子文件的形式遞交，當專利局認為必要時，需要另行提供原件。

2、優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件遞交前的核對

優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件遞交之前，需要仔細核對優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明中所含有的原受理機構名稱、在先申請日、在先申請?zhí)栃畔?，轉(zhuǎn)讓人和受讓人的信息；其中轉(zhuǎn)讓人的姓名或名稱要和在先申請文件副本中記錄的申請人信息比對，受讓人的信息要和在國家知識產(chǎn)權局專利局遞交的申請中的申請人信息比對。如有不一致的信息，需要第一時間和相關當事人聯(lián)系，詢問不一致的原因。

在先申請在美國專利商標局遞交的，需要遞交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明的，如果發(fā)現(xiàn)優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明中的轉(zhuǎn)讓人和在先申請文件副本中的申請人不一致，例如：姓名的拼寫問題或者姓名中的中間名有無的問題，經(jīng)過詢問客戶，能夠確定在先申請文件副本中記錄的申請人信息不準確，在這種情況下，如果美國專利商標局發(fā)出的在先申請的受理通知書（受理通知書發(fā)出日處于在先申請文件副本的發(fā)出日之后）中記錄的申請人和優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明中的轉(zhuǎn)讓人一致，可以在遞交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明的同時一并遞交美國專利商標局發(fā)出的在先申請的受理通知書，用于證明優(yōu)先權的轉(zhuǎn)讓關系。

在先申請在美國專利商標局遞交之后，如果申請人又向美國專利商標局遞交了用于更正信息的申請數(shù)據(jù)頁（Corrected Application Data Sheet）和變更申請人的轉(zhuǎn)讓證明，若美國專利商標局再次出具的受理通知書上載明的申請人，和在中國遞交的要求優(yōu)先權的在后申請的申請人相同，在后申請無需提交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明。

優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明是外文的，需要提交該文件的中文題錄譯文。

在先申請是發(fā)明或者實用新型專利申請，在先申請的申請人（轉(zhuǎn)讓方）涉及中國內(nèi)地的個人或者單位，在后申請的申請人（受讓方）涉及外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織的，需要出具國務院商務主管部門頒發(fā)的《技術出口許可證》或者《自由出口技術合同登記證書》，或者地方商務主管部門頒發(fā)的《自由出口技術合同登記證書》，具體可以參照《專利審查指南》第一部分第一章第6.7.2.2節(jié)第（3）項的有關規(guī)定處理。

在先申請的申請人（轉(zhuǎn)讓方）涉及中國內(nèi)地的單位，優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件上必須有轉(zhuǎn)讓方的單位公章。在先申請的申請人（轉(zhuǎn)讓方）涉及外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織的，由轉(zhuǎn)讓方簽字或者蓋章的優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明符合遞交專利局的條件。

3、優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明的遞交期限

根據(jù)自2021年6月1日起開始施行的新《專利法》第三十條，申請人要求發(fā)明、實用新型專利優(yōu)先權的，應當在第一次提出申請之日起16個月內(nèi)，提交第一次提出的專利申請文件的副本。申請人要求外觀設計專利優(yōu)先權的應當在提出在后申請之日起3個月內(nèi)提交第一次提出的專利申請文件的副本。

為配合新《專利法》的施行，國家知識產(chǎn)權局展開《專利審查指南》修改工作，于2021年8月3日在其官網(wǎng)公布了《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》。根據(jù)《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》第一部分第一章的有關規(guī)定，對于發(fā)明專利申請或者實用新型專利申請，需要遞交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明的，優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明應當在優(yōu)先權日（要求多項優(yōu)先權的，指最早優(yōu)先權日）起16個月內(nèi)提交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件。這個期限和《專利審查指南》第一部分第一章的原有規(guī)定（優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明應當在提出在后申請之日起3個月內(nèi)提交）不同，做了適當調(diào)整，需要注意。

根據(jù)《專利審查指南》的第一部分第三章的有關規(guī)定，對于外觀設計專利申請，優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明應當在提出在后申請之日起3個月內(nèi)提交。

申請人期滿未提交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件或者提交的優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件不符合規(guī)定的，審查員會發(fā)出視為未要求優(yōu)先權通知書。

（二）進入中國國家階段的PCT國際申請

進入中國國家階段的PCT國際申請，要求優(yōu)先權的，通常不需要向國家知識產(chǎn)權局專利局提交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明。如果PCT國際申請的申請人未在在先申請文件副本中載明，并且PCT/ISA/210表（國際檢索報告）中列有“PX”、“PY” 類文件，在這種情況下，需要提交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明。但是，如果國際公布文本首頁上顯示有申請人作出的有權要求優(yōu)先權的聲明，即根據(jù)PCT細則4.17（iii）作出的聲明，申請人就無需提交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明。

關于PCT申請進入中國國家階段時優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件的準備以及優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件遞交前的核對，可以參照上述第（一）點之相應部分的介紹。

進入中國國家階段的PCT國際申請，需要提交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明的，如果沒有在進入中國國家階段的同時隨新申請遞交，國家知識產(chǎn)權局專利局會發(fā)出補正通知書，要求申請人自補正通知書發(fā)出之日起的2個月內(nèi)補交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明。

三、相關案例和建議

流程實務中對優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明一些問題的處理辦法，舉例說明如下。

案例1：在先申請的申請人是A, 在國家知識產(chǎn)權局專利局遞交的要求優(yōu)先權的在后申請的申請人是A和B。

建議：在這種情形下，可以有兩種制備優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件的方法。第一種，制備優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件時，轉(zhuǎn)讓方填寫為申請人A，優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件中聲明，轉(zhuǎn)讓方申請人A將有關于在先申請（列明原受理機構名稱、在先申請日、在先申請?zhí)栃畔ⅲ┰谥腥A人民共和國的全部權利和利益轉(zhuǎn)讓給申請人A和B。第二種，制備優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件時，轉(zhuǎn)讓方填寫為申請人A，優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件中聲明，轉(zhuǎn)讓方申請人A將有關于在先申請（列明原受理機構名稱、在先申請日、在先申請?zhí)栃畔ⅲ┰谥腥A人民共和國的部分權利和利益轉(zhuǎn)讓給申請人B。

案例2：在先申請的申請人是A、B, 在國家知識產(chǎn)權局專利局遞交的要求優(yōu)先權的在后申請的申請人是C?？蛻籼峁┝藘煞輧?yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明，一份是A（在B知情的情況下）將優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓給C，一份是B（在A知情的情況下）將優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓給公司D。

建議：在這種情形下，需要告知客戶，還需要一份從公司D到C的優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明。

案例3：申請人A在美國專利商標局遞交了發(fā)明專利申請，發(fā)明人是E、F，美國專利商標局發(fā)出的在先申請文件副本和受理通知書上載明的申請人是A。在優(yōu)先權期限內(nèi)，申請人A、B、C以在先申請為基礎，在國家知識產(chǎn)權局專利局遞交了發(fā)明專利申請，在后申請要求優(yōu)先權?？蛻魷蕚涮峁陌l(fā)明人E、F轉(zhuǎn)讓到在后申請的申請人A、B、C的轉(zhuǎn)讓證明。

建議：在這種情形下，需要客戶準備從在先申請的申請人A轉(zhuǎn)讓到在后申請的申請人A、B、C的優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明。由于美國專利商標局發(fā)出的在先申請文件副本和受理通知書上載明的申請人都是A，說明在先申請的申請人是A，申請人A享有優(yōu)先權。從發(fā)明人E、F轉(zhuǎn)讓到在后申請的申請人A、B、C的轉(zhuǎn)讓證明雖然說明了轉(zhuǎn)讓關系，但是無法說明發(fā)明人E、F是在先申請的申請人，無法證明發(fā)明人E、F享有優(yōu)先權。所以，從發(fā)明人E、F轉(zhuǎn)讓到在后申請的申請人A、B、C的優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明并不能滿足優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓要求?；蛘?，如果申請人又向美國專利商標局遞交了用于更正信息的申請數(shù)據(jù)頁（Corrected Application Data Sheet）和變更申請人的轉(zhuǎn)讓證明，若美國專利商標局再次出具的受理通知書（Updated Filing Receipt）上載明的申請人，和在中國遞交的要求優(yōu)先權的在后申請的申請人相同，在后申請無需提交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明。

四、結(jié)語

綜合上文所述，要求優(yōu)先權的中國專利申請，需要核查在先申請文件副本中的申請人是否和在后申請的申請人一致。如果有不一致的情況，需要核查是否需要遞交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明，如果需要提交優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明，在收到優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明文件之后，認真核查優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明的有關事項，在期限內(nèi)及時遞交，避免國家知識產(chǎn)權局專利局發(fā)出視為未要求優(yōu)先權通知書，并使專利申請能夠盡快通過初步審查。

參考文獻：

[1]《專利審查指南2010》，中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局制定，知識產(chǎn)權出版社，2020年3月第一版

[2]《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》，2021年8月3日國家知識產(chǎn)權局于其官網(wǎng)公布

專利申請優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明遞交實務中的注意事項

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：丁利佳中國貿(mào)促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利申請優(yōu)先權轉(zhuǎn)讓證明遞交實務中的注意事項（點擊標題查看原文）

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