專利訴訟中“可預見原則”與“等同原則”的羈絆

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：胡鐵鋒 杭州華宸聯(lián)名知識產權代理事務所

原標題：專利訴訟中“可預見原則”與“等同原則”的羈絆

“可預見性原則”是對“等同原則”適用的一種限制，兩者有種既生瑜何生亮的感覺，本文主要討論“等同原則”與“可預見性原則”兩者在專利訴訟中博弈關系。

前言

專利訴訟中，博弈雙方都會采用很多判案原則，這些“原則”大部分來自于司法解釋，比如“全面覆蓋原則”、比如“等同原則”，但是也有些是雖暫未在司法解釋上進行規(guī)定，但是在某些判例中采用的原則，比如“可預見性原則”。這些“原則”中，有些是相輔相成，有些又是針鋒相對，本文淺聊下司法解釋中的“等同原則”與“可預見性原則”兩者之間的博弈關系。

法條與案例

等同原則，可以算作正統(tǒng)的“科班出身”，在《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》中，以及《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋一、二》中，均對“等同原則”有涉及和規(guī)定，可以認為是全國法院都應當遵行的法則。主要規(guī)定條款如下：

等同特征，是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發(fā)生時無需經過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。

而“可預見性原則”，相比于等同原則而言，可以算“非科班出身”，因為其暫未在司法解釋中予以規(guī)定，目前還屬于司法實踐階段，但是也不容小覷，因為關于這個原則，已經有很多最高院的判決案例出現(xiàn)，說明具有一定的參考意義。

可預見性原則的主要法理邏輯，在北京高院的《侵權判定指南2017》中有所涉及，其規(guī)定如下：對于發(fā)明權利要求中的非發(fā)明點技術特征、修改形成的技術特征或者實用新型權利要求中的技術特征，如果專利權人在專利申請或修改時明知或足以預見到存在替代性技術特征而未將其納入專利權的保護范圍，在侵權判定中，權利人以構成等同特征為由主張將該替代性技術方案納入專利權的保護范圍的，不予支持。

從上述規(guī)定來看，“可預見性原則”是對“等同原則”適用的一種限制，兩者有種既生瑜何生亮的感覺。而關于可預見性原則的案例，近幾年確有相關案例，筆者簡單舉兩個案例：

【案例一：（2015）民申字第740號】

該案例中最高院認定：等同原則既是專利權保護中一項不可或缺的重要原則和制度，但同時又必須對等同原則的適用施加必要限制，兼顧專利權人和社會公眾的利益，既要保護專利權人在現(xiàn)有技術基礎上作出的技術貢獻，又促進科學技術的進步。其次，等同原則的適用須考慮專利申請與專利侵權時技術的發(fā)展水平，防止對專利技術方案中某些技術特征以專利申請日后新出現(xiàn)的技術進行簡單替換而規(guī)避侵權的情況，合理界定專利權的保護范圍。

申請人在申請涉案專利時將其要求保護的技術方案限定為進水套的上表面呈錐面，不是平面，而錐面或平面均是涉案專利申請時，該領域普通技術人員普遍知曉的技術方案，因此，專利權人將權利要求中該技術特征限定為錐面是將平面排除在涉案專利權的保護范圍之外。鑒此，在侵權判定時，不能將技術特征“錐面”擴張到“平面”予以保護，否則將有損社會公眾對專利權保護范圍確定性和可預見性的信賴，從而損害社會公眾的利益，動搖專利制度的基石。故本案中，被訴侵權產品的技術特征與涉案專利權利要求記載的技術特征相比，并未構成等同的技術特征，被訴侵權產品未落入涉案專利權保護范圍。該項申請再審理由不成立，本院不予支持。

【案例二：(2020)最高法知民終1899號】

該案例中，最高院在判決書中載明：等同原則既是專利權保護中一項不可或缺的重要原則和制度，但同時又必須對等同原則的適用施加必要限制，兼顧專利權人和社會公眾的利益，既要保護專利權人在現(xiàn)有技術基礎上作出的技術貢獻，又促進科學技術的進步。其次，等同原則的適用須考慮專利申請與專利侵權時技術的發(fā)展水平，防止對專利技術方案中某些技術特征以專利申請日后新出現(xiàn)的技術進行簡單替換而規(guī)避侵權的情況，合理界定專利權的保護范圍。

本案中，涉案專利權利要求和說明書均記載為火力調節(jié)鈕活動槽。這表明，申請人在申請涉案專利時將其要求保護的技術方案限定為火力調節(jié)鈕活動槽，而不是火力調節(jié)鈕活動孔，而火力調節(jié)鈕活動槽或火力調節(jié)鈕活動孔均是涉案專利申請時，該領域普通技術人員容易知曉的技術方案，因此，專利權人將權利要求中該技術特征限定為火力調節(jié)鈕活動槽是將火力調節(jié)鈕活動孔排除在涉案專利權的保護范圍之外。鑒于此，在侵權判定時，不能將技術特征火力調節(jié)鈕活動槽擴張到火力調節(jié)鈕活動孔予以保護，否則將有損社會公眾對專利權保護范圍確定性和可預見性的信賴，從而損害社會公眾的利益。原審法院認定兩者是等同特征不妥，本院依法予以糾正。

個人剖析

從上述兩個案例中，第一個案例中，是“錐面”和“平面”的區(qū)別，第二個案例中是“活動槽”和“活動孔”的區(qū)別，從技術手段、技術效果方面來看，筆者認為是比較接近的，否則就可以直接用不滿足“三基本相同”的不等同抗辯理由來主張不侵權，沒有必要用到“可預見性原則”這個抗辯理由。關于這點，筆者認為最高院在判定中也有這層意思，在兩個案例中均有說明，比如第一個案例中載明“錐面或平面均是涉案專利申請時，該領域普通技術人員普遍知曉的技術方案”，第二個案例中載明“而火力調節(jié)鈕活動槽或火力調節(jié)鈕活動孔均是涉案專利申請時，該領域普通技術人員容易知曉的技術方案”。所以，筆者認為從最高院的判決中，可以推測最高院均認可上述兩個區(qū)別其實是滿足等同原則中的“三基本相同”的條件的，那么為什么又不適用等同原則呢？

再回顧到上文中“等同原則”的法理解釋與上述兩個判例在措辭上的微妙變化，“等同原則”簡單概括是“三基本相同、一無需創(chuàng)造”，而對于“一無需創(chuàng)造”，在《若干規(guī)定》中明確記載了“并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發(fā)生時無需經過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征”。這句話的表述，其中有兩個因素條件，分別是“人”的因素和“時間”因素，“人”的因素在這個條款中是“本領域普通技術人員”，“時間”因素在這個條款中是“侵權行為發(fā)生時”。

然后我們再對應分析上述兩個判例中關于“可預見性原則”也有兩個對應的人和時間的因素條件，在人的因素上，筆者把判決的內容中分為主觀人和客觀人，“專利申請人”是主觀人，“本領域普通技術人員”是客觀人，從判決書中內容，其認為“專利申請人”理應知曉還有其他方案卻在權利要求中排除，故上述兩個案例中似乎把“專利申請人”的認知水平等同于是“本領域普通技術人員”的認知水平，故在“人”這一因素上，暫可認為與等同原則中的“人”的因素是一致的。

接下來就是“時間”因素，在上述兩個判例中，可以明顯得知，在“可預見性原則”中，最高院是將時間因素是定格在“涉案專利申請時”，而“等同原則”中的時間因素則是“侵權行為發(fā)生時”。顯然在“等同原則”和“可預見性原則”中，兩者的時間因素有著明顯區(qū)別。

對于等同原則中這個時間因素的設定，筆者在之前關于《淺談外觀專利“設計空間”》的文章中也有提及過，等同原則的適用須考慮專利申請與專利侵權時技術的發(fā)展水平，防止對專利技術方案中某些技術特征以專利申請日后新出現(xiàn)的技術進行簡單替換而規(guī)避侵權的情況，合理界定專利權的保護范圍。故還是傾向于保護專利權人方利益，所以把時間因素往后推至侵權行為發(fā)生日，這個還是比較合理的。

而“可預見性原則”設定的初衷是提高專利的公示屬性，主要傾向于保護公眾利益，以防止等同侵權濫用，其把時間因素定格在“專利申請日”也無可厚非。

然而根據上述認定原則，筆者也嘗試推測兩種情形：

第一種情形，某涉案專利，其權利要求限定了技術特征A，在專利申請時，技術特征A與技術特征A’并非本領域普通技術人員知曉的可以替換的方案，即技術特征A與技術特征A’不等同。但是在實際侵權發(fā)生日時，經過時間積累和技術發(fā)展，本領域普通技術人員已經知曉A與A’可以替換，即此時技術特征A與技術特征A’等同。在這種情形下，如果被控侵權產品中采用了技術特征A’，由于專利申請時A與A’不等同，不滿足“可預見性原則”中的時間因素，“可預見性原則”不適用，故通常是適用“等同原則”而認定構成侵權，這種情形下適用等同原則應該是沒有什么爭議。

再來看第二種情形，仍然是涉案專利，其權利要求限定了技術特征A，在專利申請時，技術特征A與技術特征A’已經是等同，比如技術特征A是螺釘連接，技術特征A’是螺栓連接。在侵權行為發(fā)生時，由于侵權行為必然發(fā)生在專利申請日之后，故在侵權行為發(fā)生時，技術特征A與技術特征A’相等同的客觀事實沒有發(fā)生改變，故從時間因素上判斷，既符合“可預見性原則”的條件，也符合“等同原則”的條件。在這種情形下，“等同原則”也適用，“可預見性原則”也適用，而且依據這兩個原則判定出的結果可能是截然相反的。這無疑給判案人員提出非常大的困惑，對于代理案件的原、被告方也會有困惑。

個人感悟

存在即合理，筆者認為，“等同原則”與“可預見性原則”，均有相關案例在先，必然有其存在的價值和意義，“可預見性原則”顯然是想從專利申請時敦促創(chuàng)新主體或者代理機構提高專利撰寫質量，這固然是一種理想化的知識產權環(huán)境，也是最近幾年國知局也在積極推進的工作。但是總體而言，我們國家目前仍然是處于高質量專利在專利總量中占比較少的階段，很多創(chuàng)新主體，除非有專業(yè)的IPR團隊，否則創(chuàng)新主體本身對專利制度了解不是很專業(yè)，很難自身辨別專利質量的高低，即便是請了專業(yè)代理機構，也無法保證代理師對每個技術特征都能窮舉并上位，在這種情況下過度限制專利權人的合法權益也是不合理的，這就變相屬于“周邊限定原則”。另外，在上述“可預見性原則”中，在人的因素中，將“專利的申請人”等同于“本領域普通技術人員”也是一種理想化的狀態(tài)，至少在目前我們國家的這個階段來看。

所以筆者認為，在現(xiàn)階段上，“可預見性原則”應該是要限制適用的，因為這個原則普適性太強，如果被廣泛使用，對于被告而言，如果被控技術方案中某一個技術特征與涉案專利中相應的技術特征差異很大，則用技術特征不等同去抗辯，如果技術特征差異相差很小，則可以用“可預見原則”去抗辯，總有一種適合被告，這對原告方的維權積極性是一種嚴重打擊，和我們現(xiàn)階段提倡的提高知識產權保護是有消極影響的。當然筆者也并非認為“可預見原則”完全不可取，反而筆者認為在將來我們國家知識環(huán)境相對較好的情況下，應當適當放寬這個原則的使用，這是對高質量專利戰(zhàn)略的一種維系和促進。

然而，在現(xiàn)階段，筆者認為合理的認定，應該是專利權人在“明確”或“特意”排除的情形下可以適用可預見性原則，比如在背景技術中“明確”排除，比如在說明書中對某個技術特征解釋中有“明確”排除等等這種專利權人自認明確排除的情況下，適用是合理的。例如【（2021）最高法知民終192號】案例中，最高院認為專利權人在撰寫涉案專利權利要求和說明書時（在背景技術中有明確寫明電動驅動和燃油發(fā)動機驅動），即已明確知曉現(xiàn)有技術中存在電機驅動和燃油發(fā)動機驅動兩種方式，但是其權利要求撰寫時仍然只限定了電機驅動，后續(xù)再想要把燃油發(fā)動機驅動作為等同時則應當進行限制，在該案例中可以理解為專利權人在申請文件中已經明確記載有多種方式但是仍然選擇其中一種進行限定，所以對等同原則進行限制是合理的。

但是如果當專利權人在申請文件中沒有自認或特意排除的情況，后續(xù)訴訟中一方以一種推測認定的方式來主張申請人自我排除的，筆者認為要嚴格限制適用，除非是舉證方有足夠的證據來直接、毫無疑義證明專利權人方在申請時有明確排除的意思表示，其邏輯上甚至可以參考《專利審查》中審查現(xiàn)有技術是否直接、毫無疑義公開的邏輯進行判斷。以上也僅僅是筆者個人想法和建議，當然，筆者也希望后續(xù)有更多的司法解釋或相關案例，可以讓“可預見性”這個原則的適用范圍更夠更加清晰。

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來源：胡鐵鋒 杭州華宸聯(lián)名知識產權代理事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利訴訟中“可預見原則”與“等同原則”的羈絆（點擊標題查看原文）

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