專利侵權(quán)抗辯的新趨勢

專利侵權(quán)抗辯的新趨勢

【小D導讀】

在慣常的專利侵權(quán)訴訟中，被告進行專利侵權(quán)抗辯的主要理由包括專利權(quán)不符合專利授權(quán)條件、未落入專利權(quán)保護范圍或?qū)嵤┈F(xiàn)有技術(shù)抗辯等幾種。

在慣常的專利侵權(quán)訴訟中，被告進行專利侵權(quán)抗辯的主要理由包括專利權(quán)不符合專利授權(quán)條件、未落入專利權(quán)保護范圍或?qū)嵤┈F(xiàn)有技術(shù)抗辯等幾種。但根據(jù)我國專利制度職權(quán)分開的原則，專利授權(quán)程序的審查和專利侵權(quán)程序的審理是獨立的程序，在侵權(quán)程序中法院對于專利權(quán)是否符合授權(quán)條件不能直接進行審查。被告在侵權(quán)程序中只能就未落入專利權(quán)保護范圍或?qū)嵤┈F(xiàn)有技術(shù)進行抗辯。如果涉及專利權(quán)不符合專利權(quán)的授權(quán)條件的，比如瑕疵專利中權(quán)利要求不清楚、專利權(quán)得不到說明書支持、專利修改超范圍等，被告只能通過提起無效宣告程序予以無效，并不能直接在侵權(quán)審理程序中對專利權(quán)的有效性進行質(zhì)疑，法院在審理過程中也會回避評述專利權(quán)的有效性。

但上述情形在近年司法實踐中均予以突破，比如在2013年最高人民法院公布的典型案例（2012）民申字第1544號中，原告柏萬清是第200420091540.7號名稱為“防電磁污染服”實用新型專利專利權(quán)人。2010年5月28日，被告成都難尋物品營銷服務中心銷售了由被告上海添香實業(yè)有限公司生產(chǎn)的添香牌防輻射服上裝（以下簡稱被訴侵權(quán)產(chǎn)品）。柏萬清以被訴侵權(quán)產(chǎn)品侵犯其實用新型專利權(quán)為由，于2010年7月19日向成都市中級人民法院提起本案訴訟。一審法院駁回柏萬清的訴訟請求，四川省高級人民法院二審維持一審判決。柏萬清不服，向最高人民法院申請再審。最高人民法院審查認為，準確界定專利權(quán)的保護范圍，是認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否構(gòu)成侵權(quán)的前提條件。如果權(quán)利要求的撰寫存在明顯瑕疵，結(jié)合涉案專利說明書、本領(lǐng)域的公知常識以及相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)等，仍然不能確定權(quán)利要求中技術(shù)術(shù)語的具體含義，無法準確確定專利權(quán)的保護范圍的，則無法將被訴侵權(quán)技術(shù)方案與之進行有意義的侵權(quán)對比。因此，對于保護范圍明顯不清楚的專利權(quán)，不應認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案構(gòu)成侵權(quán)。關(guān)于涉案專利權(quán)利要求1中的技術(shù)特征“導磁率高”，根據(jù)涉案專利說明書以及柏萬清提供的有關(guān)證據(jù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以確定權(quán)利要求1中技術(shù)特征“導磁率高”的具體范圍或者具體含義，不能準確確定權(quán)利要求1的保護范圍，無法將被訴侵權(quán)產(chǎn)品與之進行有意義的侵權(quán)對比，據(jù)此駁回柏萬清的再審申請。

無獨有偶，在上海市高級人民法院（2013）滬高民三（知）終字第96號案件中，原告諾基亞公司是“選擇數(shù)據(jù)傳輸方法”發(fā)明專利權(quán)人，原告主張的權(quán)利要求7包含“被配置為”功能性技術(shù)特征，兩審法院經(jīng)審理后認為，由于涉案專利權(quán)利要求7包含功能性技術(shù)特征，且結(jié)合涉案專利說明書及附圖仍然不能確定權(quán)利要求7的保護范圍，故無論被告上海華勤通訊技術(shù)有限公司的被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案如何，均不構(gòu)成侵權(quán)。值得注意的是，涉案專利還提起過無效宣告程序，無效宣告的理由包括“權(quán)利要求書未得到說明書支持”，但專利復審委員會作出無效決定維持了專利權(quán)的有效性。二審法院認為專利復審委員會的專利有效性審查程序，與人民法院的專利侵權(quán)民事訴訟程序，是兩種不同的法律程序，兩者解決的問題不同，所涉的證據(jù)材料也不相同，人民法院并未對專利的有效性進行評判，并無不當。

上述典型案例顯示，司法實踐中正在出現(xiàn)一種新的趨勢，即，人民法院在專利侵權(quán)審理程序中，利用法院對于專利權(quán)利要求的解釋權(quán)，對于專利權(quán)利要去存在瑕疵（比如專利權(quán)技術(shù)特征不清楚或修改超出范圍）的專利權(quán)，以無法確定其權(quán)利要求保護范圍為由，在無需對于被控侵權(quán)技術(shù)特征的情況下，直接駁回專利權(quán)人的請求，該趨勢還意味著人民法院對于專利侵權(quán)案件的審理更加的深入和專業(yè)化，已經(jīng)遠離了機械適用權(quán)利要求技術(shù)特征與被控侵權(quán)技術(shù)特征進行侵權(quán)比對的做法，遠離了人民法院此前過度依賴專利復審委員會進行專利權(quán)無效程序的慣例，強化了司法審判的獨立性和權(quán)威性，強調(diào)權(quán)利要求保護范圍的解釋在專利侵權(quán)審理過程中核心地位。按照最高人民法院的觀點，該典型案例合理強化民事程序?qū)m紛解決的優(yōu)先和決定地位，促進民事和行政交織的知識產(chǎn)權(quán)民事糾紛的實質(zhì)性解決的政策導向，對類似案件的處理有一定的指導意義。與上述趨勢相印證的是，最高人民法院近期公布的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（公開征求意見稿）第五條規(guī)定“權(quán)利要求含義不明，運用法定的解釋方法仍無法確定其限定的專利權(quán)保護范圍，且不屬于本解釋第四條規(guī)定的情形的，人民法院可以裁定駁回起訴” 。

對于專利申請企業(yè)而言，應對上述趨勢應當更加關(guān)注專利申請質(zhì)量，尤其是提高專利撰寫質(zhì)量避免瑕疵專利的出現(xiàn)，存在撰寫質(zhì)量瑕疵的專利既可能在專利授權(quán)程序中被撤銷，也可能會在專利侵權(quán)程序中直接被法官認定為保護范圍不清楚而無法獲得保護，特別在專利修改、審查、復審或無效程序中，應當保持術(shù)語解釋的一致性，避免解釋矛盾的情況出現(xiàn)。對于被控侵權(quán)企業(yè)和代理律師而言，專利侵權(quán)程序中又增加一個新的抗辯理由，應當通過查詢涉案專利、分案申請或相關(guān)聯(lián)專利權(quán)的審查檔案方式，結(jié)合相關(guān)技術(shù)詞典等資料，尋求專利權(quán)授權(quán)、復審、無效甚至涉案專利相關(guān)侵權(quán)案件中的相互矛盾的不利陳述或瑕疵，通過抗辯專利權(quán)利要求保護范圍不清楚而在侵權(quán)程序中獲得直接勝訴。

作者：劉進然，重慶索通律師事務所合伙律師整理：iprdaily ?趙珍網(wǎng)站：http://www.islanderfriend.com/

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