被訴侵權(quán)外觀設(shè)計的評價報告對近似認定是否具有參考價值

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：Hexly

原標題：被訴侵權(quán)外觀設(shè)計的評價報告對近似認定是否具有參考價值

部分制造商出于防御的目的申請外觀設(shè)計專利，認為只要申請的外觀設(shè)計專利得到授權(quán)，就可以保護自己制造的專利產(chǎn)品免受被他人起訴侵權(quán)的風(fēng)險。但對于外觀設(shè)計專利而言，還存在外觀設(shè)計專利權(quán)評價報告這一法律文書，會將被評價的外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計相互比較然后得到結(jié)論，假如評價報告認為未發(fā)現(xiàn)不能授予專利權(quán)的情況，是否意味著實施該外觀設(shè)計的專利產(chǎn)品，與評價報告中的比對設(shè)計均不構(gòu)成近似，從而不落入評價報告中任一比對設(shè)計的保護范圍呢？

專利法實行至今，制造商已經(jīng)大概了解專利的功能和作用，并圍繞專利法構(gòu)筑自己的知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易壁壘，將自己的產(chǎn)品設(shè)計向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請授予外觀設(shè)計專利權(quán)，據(jù)以獲得保護。部分制造商還出于防御的目的申請外觀設(shè)計專利，認為只要申請的外觀設(shè)計專利得到授權(quán)，就可以保護自己制造的專利產(chǎn)品免受被他人起訴侵權(quán)的風(fēng)險。

雖然《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第二十三條[1]（以下簡稱為“二十三條”）中否定了這種抗辯，但該法律規(guī)范否定的是在后專利權(quán)的授予本身不會降低專利產(chǎn)品的風(fēng)險。對于外觀設(shè)計專利而言，還存在外觀設(shè)計專利權(quán)評價報告這一法律文書，會將被評價的外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計相互比較然后得到結(jié)論。假如評價報告認為未發(fā)現(xiàn)不能授予專利權(quán)的情況，是否意味著實施該外觀設(shè)計的專利產(chǎn)品，與評價報告中的比對設(shè)計均不構(gòu)成近似，從而不落入評價報告中任一比對設(shè)計的保護范圍呢？

一、裁判情況介紹

筆者嘗試針對被告提交被訴侵權(quán)外觀設(shè)計方案的評價報告，然后主張與涉案外觀專利不近似的相關(guān)案例。法院在裁判文書中展示了三種態(tài)度，一是沒有對評價報告的參考價值予以評價的，如（2017）粵73民初2628號、（2016）浙03民初370號及其二審（2017）浙民終22號，最終被訴侵權(quán)是否落入保護范圍的結(jié)論與評價報告結(jié)論相對應(yīng)；二是引用二十三條不予參考的，如（2016）粵73民初2237號[2]、（2021）粵民終236號，或如（2018）粵民終2240號認為不是判定被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)的依據(jù)；三是在被告提交的評價報告中，使用了涉案專利作為對比設(shè)計，而被法院參考，如（2020）粵73民初4799號。據(jù)筆者檢索的結(jié)果看，第三種態(tài)度屬于少數(shù)。

如前所述，二十三條排斥的只是在后專利的授權(quán)據(jù)以對抗在先專利，法院的第二種態(tài)度，在筆者看來過于簡單粗暴。然而在后專利的評價報告，如果正好出現(xiàn)了涉案外觀設(shè)計作為對比設(shè)計，是否可以參考甚至作為比對結(jié)論的依據(jù)？筆者認為，應(yīng)該從授權(quán)條件及侵權(quán)認定的標準著手，如果標準完全相同，則第三種態(tài)度才是正確的；如果標準有重合之處，那應(yīng)當具有一定的參考意義，但不能作為依據(jù)使用，如（2018）粵民終2240號一案中專利權(quán)人所主張之看法。

二、授權(quán)比對與侵權(quán)比對標準的異同

前文已經(jīng)有所闡述，討論的條件，設(shè)置有被告提交的評價報告以涉案專利外觀設(shè)計作為對比設(shè)計的條件。因此，在比對對象方面的相同，毋須多言，只需要討論比對標準、時間點基準即可。

外觀設(shè)計專利的授權(quán)標準見于專利法第二十三條。其中第一款要求授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應(yīng)當不屬于現(xiàn)有設(shè)計；第二款要求授予專利權(quán)的外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征的組合相比，應(yīng)當具有明顯區(qū)別；第三款要求不與他人合法權(quán)益沖突?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》第十七條第一款規(guī)定：外觀設(shè)計與相同或者相近種類產(chǎn)品的一項現(xiàn)有設(shè)計相比，整體視覺效果相同或者屬于僅具有局部細微區(qū)別等實質(zhì)相同的情形的，人民法院應(yīng)當認定其構(gòu)成專利法第二十三條第一款規(guī)定的“屬于現(xiàn)有設(shè)計”。第二款規(guī)定：除前款規(guī)定的情形外，外觀設(shè)計與相同或者相近種類產(chǎn)品的一項現(xiàn)有設(shè)計相比，二者的區(qū)別對整體視覺效果不具有顯著影響的，人民法院應(yīng)當認定其不具有專利法第二十三條第二款規(guī)定的“明顯區(qū)別”。假如侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛中，被告提交的在后專利評價報告，稱未發(fā)現(xiàn)存在不符合授予專利權(quán)條件的缺陷，根據(jù)上述司法解釋，意即在后專利與涉案專利相比，整體視覺效果上否定相同、僅具有局部細微區(qū)別等實質(zhì)相同，二者的區(qū)別對整體視覺效果不具有顯著影響的情形，對應(yīng)上述司法解釋第一、第二款的要求。

外觀設(shè)計的侵權(quán)認定標準見于《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第八條：“在與外觀設(shè)計專利產(chǎn)品相同或者相近種類產(chǎn)品上，采用與授權(quán)外觀設(shè)計相同或者近似的外觀設(shè)計的，人民法院應(yīng)當認定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利法第五十九條第二款規(guī)定的外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍?！庇纱丝梢?，外觀設(shè)計侵權(quán)的比對對象是被訴侵權(quán)外觀設(shè)計與涉案專利之間進行的比對。因此，與外觀設(shè)計專利授權(quán)標準比較，重合之處只可能是根據(jù)二十三條第一款不屬于現(xiàn)有設(shè)計的比較，或二十三條第二款中與一項外觀設(shè)計比較的情況。字面上，比對的標準是“相同或者近似”。

因此，比對標準上，筆者認為還應(yīng)當從具體規(guī)則考察“相同、實質(zhì)相同、不具備顯著影響”與“相同或者近似”是否為相同標準。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條對被訴侵權(quán)外觀設(shè)計與涉案專利相同或者近似標準考量因素作出規(guī)定，其中第三款規(guī)定：被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計在整體視覺效果上無差異的，人民法院應(yīng)當認定兩者相同；在整體視覺效果上無實質(zhì)性差異的，應(yīng)當認定兩者近似。也就是說，相同或者近似，其標準，是整體視覺上“無差異”或者“無實質(zhì)性差異”。筆者認為，“無實質(zhì)性差異”的文字含義本身，也表明侵權(quán)比對的標準與授權(quán)比對的標準——不存在“不具備顯著影響”，二者是相同含義的。

最高人民法院在侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛的裁判文書中使用了前述授權(quán)比對標準中“顯著影響”的詞語，也印證了這一點。比如指導(dǎo)案例85號“除噴頭出水面形狀這一設(shè)計特征之外，噴頭及其各面過渡的形狀、噴頭寬度與手柄直徑的比例等設(shè)計特征也對產(chǎn)品整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響”，公報案例（2013）民申字第29號“區(qū)別特征1對整體視覺效果具有顯著影響，被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案外觀設(shè)計專利既不相同也不近似”，距本人撰稿之日較接近的裁判文書（2021）最高法民申47號“上述差異均屬于細節(jié)方面的差異，對二者的整體視覺效果并不產(chǎn)生顯著影響”，均展現(xiàn)于被訴侵權(quán)外觀設(shè)計與涉案專利之間作出比對的判詞中，印證了筆者上述觀點。即，評價報告中采用的授權(quán)比對標準，跟侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛中，侵權(quán)比對標準二者是相同含義的。

三、授權(quán)比對與侵權(quán)比對時間點的異同

參見上文引用的《專利法》第二十三條第一、二款，以及第四款“本法所稱現(xiàn)有設(shè)計，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的設(shè)計?！庇纱丝梢?，授權(quán)比對的時間點基準，是申請日。結(jié)合上文提及的，被告提交的被訴侵權(quán)外觀設(shè)計評價報告，評價報告作出比對結(jié)論的時間點基準為被訴侵權(quán)外觀設(shè)計的專利申請日。

侵權(quán)比對的時間點，同樣可以根據(jù)相關(guān)法律規(guī)范確定?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第十四條規(guī)定：“人民法院在認定一般消費者對于外觀設(shè)計所具有的知識水平和認知能力時，一般應(yīng)當考慮被訴侵權(quán)行為發(fā)生時授權(quán)外觀設(shè)計所屬相同或者相近種類產(chǎn)品的設(shè)計空間……”由此可見，設(shè)計空間上，侵權(quán)比對考慮的時間點，考慮的是“侵權(quán)行為發(fā)生時”。當然，明確了侵權(quán)比對中考量的時間點，也僅針對了設(shè)計空間這一方面，比如涉案專利某一特征是否為慣常設(shè)計/常見設(shè)計，考量的時間點則沒有提及。但設(shè)計空間這一方面，筆者認為屬于比較重要的考量因素。

在被告提交了被訴侵權(quán)外觀設(shè)計評價報告的情況下，評價報告考量的時間點，雖然未必與被訴侵權(quán)行為發(fā)生之日，即被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造、銷售、許諾銷售行為的時間點相同，但一般情況下，不但晚于涉案專利的申請日，還更接近上述被訴侵權(quán)行為起始日的時間。

四、小結(jié)

綜合上述分析發(fā)現(xiàn)，被告提交的被訴侵權(quán)外觀設(shè)計評價報告，假如使用了涉案專利外觀設(shè)計作為對比設(shè)計，那么，比對對象是相同的，比對標準是相同的，比對的時間點是一般情況下略有不同，但具備參考意義的。因此，筆者更贊同第三種裁判觀點的看法，認可被訴侵權(quán)外觀設(shè)計評價報告的參考意義，如前所述，第二種觀點適用二十三條直接不予參考，過于簡單粗暴，沒有細致分析評價報告的依據(jù)，以及對授權(quán)條件的分析和邏輯。

注釋：

[1]被訴侵權(quán)技術(shù)方案或者外觀設(shè)計落入在先的涉案專利權(quán)的保護范圍，被訴侵權(quán)人以其技術(shù)方案或者外觀設(shè)計被授予專利權(quán)為由抗辯不侵犯涉案專利權(quán)的，人民法院不予支持。

[2]二審撤回上訴。

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作者：Hexly

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：被訴侵權(quán)外觀設(shè)計的評價報告對近似認定是否具有參考價值（點擊標題查看原文）

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