新穎性判斷中“單獨(dú)對(duì)比”原則的理解和適用

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作者：王傲寒

原標(biāo)題：新穎性判斷中“單獨(dú)對(duì)比”原則的理解和適用

引言

近日，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭發(fā)布了《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨摘要》（2021），其中的第3號(hào)案例涉及新穎性判斷中的“單獨(dú)對(duì)比”原則。

該原則對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)特別是專利方面的從業(yè)者來說非常熟悉，但是隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，這一原則在具體應(yīng)用中出現(xiàn)了新的情況，對(duì)比文件中并不一定能非常清晰的對(duì)一項(xiàng)技術(shù)方案作出明確的界定，此時(shí)就需要從業(yè)者和裁判者對(duì)該原則的適用做出判定。比如某些化學(xué)制劑類技術(shù)文檔，其中對(duì)每一種制劑的選擇進(jìn)行分別說明，卻未給出該制劑完整組分的具體示例；又比如在一份技術(shù)文檔中，受限于篇幅，將某些組件的技術(shù)信息用附加鏈接引出，讀者需要進(jìn)一步點(diǎn)擊鏈接才能獲得這些組件的具體技術(shù)信息。

由于出現(xiàn)了這些較為復(fù)雜的情況，我們需要對(duì)這個(gè)“古老”的原則再進(jìn)行深入的探討和分析，本文中，筆者將從該原則的底層邏輯出發(fā)，結(jié)合相關(guān)案例針對(duì)一些實(shí)務(wù)中可能遇到的新情況下對(duì)該原則的理解和適用提出個(gè)人觀點(diǎn)，以期拋磚引玉。

專利性條件中的新穎性是知識(shí)產(chǎn)權(quán)從業(yè)者最為熟悉的三性條款的重要組成部分，是最基礎(chǔ)的專利概念之一，也是最為熟知和理解的概念。但是，我們是否想過這樣一個(gè)問題，為何大部分國家的專利法中都區(qū)分了新穎性和創(chuàng)造性的概念？以及為何新穎性只能將一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)與權(quán)利要求進(jìn)行單獨(dú)對(duì)比，而可以結(jié)合兩項(xiàng)以上的現(xiàn)有技術(shù)用來評(píng)述權(quán)利要求的創(chuàng)造性？仔細(xì)思考，其實(shí)可以發(fā)現(xiàn)前一個(gè)問題的答案對(duì)應(yīng)于新穎性和創(chuàng)造性各自的內(nèi)涵和外延，而這正好能為后一個(gè)問題提供參考和指引。

這樣，我們可以用以下幾個(gè)層次，用剝洋蔥的方式一起層層探討新穎性判斷的“單獨(dú)比對(duì)”原則：

? 單獨(dú)對(duì)比原則之源頭

? 單獨(dú)對(duì)比之適用

? 單獨(dú)對(duì)比原則適用情形的延伸

一、單獨(dú)對(duì)比原則之源頭

專利制度由西方國家首創(chuàng)后，在建立初期都只規(guī)定了新穎性條件，而沒有規(guī)定創(chuàng)造性條件，實(shí)際上從1474年威尼斯頒布第一部專利法后的400多年中，都沒有規(guī)定創(chuàng)造性條件，直到1952年，美國率先在專利法中增加了有關(guān)創(chuàng)造性條件的條款后，受到美國的影響，其他各個(gè)國家的專利法才紛紛增加了類似規(guī)定；我國從20世紀(jì)八十年代建立專利制度時(shí)，借鑒了德國的專利制度架構(gòu)，因此在第一部專利法中就也引入了新穎性、創(chuàng)造性條件。

從新穎性、創(chuàng)造性這兩個(gè)專利授權(quán)條件誕生時(shí)間的差別可以看出，專利制度在創(chuàng)設(shè)之初，專利制度的保護(hù)對(duì)象是新的發(fā)明，隨著社會(huì)進(jìn)步和技術(shù)發(fā)展，僅僅保護(hù)新發(fā)明容易導(dǎo)致與現(xiàn)有技術(shù)存在區(qū)別但區(qū)別不大的發(fā)明創(chuàng)造被授予專利權(quán)，并不利于專利制度鼓勵(lì)和促進(jìn)創(chuàng)新的宗旨，因此才增加了要求更高的創(chuàng)造性授權(quán)條件。[1]

從以上專利制度的歷史溯源，我們可以清楚認(rèn)識(shí)到新穎性的判斷和創(chuàng)造性的判斷存在邏輯上的遞進(jìn)關(guān)系。新穎性只考慮“新”的問題，創(chuàng)造性在“新”的基礎(chǔ)上增加了價(jià)值判斷環(huán)節(jié)——顯而易見性。也就是說，在新穎性判斷中，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以視為一部僅能完成對(duì)比工作的機(jī)器，這個(gè)過程中只對(duì)現(xiàn)有技術(shù)和權(quán)利要求的比對(duì)結(jié)果輸出是或否的判斷，只要比對(duì)結(jié)果存在“否”，權(quán)利要求就具備新穎性；但到了創(chuàng)造性判斷中，本領(lǐng)域技術(shù)人員已經(jīng)成為具有簡單處理能力的低等級(jí)AI，當(dāng)新穎性判斷中存在“否”這個(gè)判斷結(jié)果時(shí)，能夠用有限的處理能力結(jié)合其他現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)一步判斷能否顯而易見的得到“是”這一結(jié)論。

從這個(gè)意義上，我們也就能理解為什么新穎性判斷過程中只能用一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)與權(quán)利要求進(jìn)行對(duì)比，因?yàn)槿绻捎枚囗?xiàng)現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合勢(shì)必導(dǎo)致價(jià)值判斷的輸出。

二、單獨(dú)對(duì)比之適用

不同國家的專利法律法規(guī)中對(duì)新穎性的判斷標(biāo)準(zhǔn)較為統(tǒng)一，基本聚焦于在某一時(shí)間點(diǎn)前是否存在相同的發(fā)明創(chuàng)造，一些國家還對(duì)相關(guān)證據(jù)的來源和形式作出了說明。除我國外，歐專局在《審查指南》（2022年3月）的新穎性部分中也對(duì)單獨(dú)對(duì)比的方式進(jìn)行了專門的規(guī)定，“不允許將現(xiàn)有技術(shù)的單獨(dú)特征組合在一起，也不允許將屬于同一文件中描述的不同實(shí)施例的單獨(dú)特征組合在一起，除非這種組合被明確教導(dǎo)”，歐專局《案例法》進(jìn)一步指出，對(duì)于新穎性的審查，文件中的不同段落只有得到明確教導(dǎo)時(shí)才能結(jié)合起來。此外，在案例T332/87中，上訴委員會(huì)認(rèn)為必須將文件的公開內(nèi)容視為一個(gè)整體，并認(rèn)為在審查新穎性時(shí)，合并一份文件不同段落的前提是沒有理由阻止本領(lǐng)域技術(shù)人員進(jìn)行組合，一個(gè)實(shí)施例中的技術(shù)教導(dǎo)可以與同一文件中其他地方公開的技術(shù)教導(dǎo)相結(jié)合。[2]

可以看出，歐專局對(duì)于單獨(dú)對(duì)比原則的適用做出了較為靈活和寬松的規(guī)定，基于歐專局的單獨(dú)對(duì)比原則，即使在同一文件中不同實(shí)施例公開的內(nèi)容，如果存在明確的技術(shù)教導(dǎo)，也可以結(jié)合用于評(píng)述權(quán)利要求的新穎性。

與之相比，我國《審查指南》對(duì)新穎性判斷中單獨(dú)對(duì)比原則的適用做出的規(guī)定更加的嚴(yán)格，形式要求更高?！秾彶橹改稀罚?021）指出“判斷新穎性時(shí)，應(yīng)當(dāng)將發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)的各項(xiàng)權(quán)利要求分別與每一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)或申請(qǐng)?jiān)谙裙蓟蚬嬖诤蟮陌l(fā)明或?qū)嵱眯滦偷南嚓P(guān)技術(shù)內(nèi)容單獨(dú)地進(jìn)行比較，不得將其與幾項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)或者申請(qǐng)?jiān)谙裙蓟蚬嬖诤蟮陌l(fā)明或者實(shí)用新型內(nèi)容的組合、或者與一份對(duì)比文件中的多項(xiàng)技術(shù)方案的組合進(jìn)行對(duì)比?！笨梢?，我國關(guān)于新穎性單獨(dú)對(duì)比原則的適用并沒有如歐專局中“除非”的情形，也即同一份對(duì)比文件中存在的多項(xiàng)技術(shù)方案，無論是否存在相應(yīng)的技術(shù)教導(dǎo)均不可以結(jié)合用于評(píng)述權(quán)利要求的新穎性。

從以上對(duì)比可以看出，歐專局對(duì)新穎性單獨(dú)對(duì)比原則的把握偏重于內(nèi)容，對(duì)形式要求較低一些，而我國對(duì)于該原則適用的要求內(nèi)容與形式兼重，但這種差別并不意味著我國與歐專局在新穎性、創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)上存在實(shí)質(zhì)性差別，這種差別主要還是體現(xiàn)在形式上。

我國對(duì)于形式和內(nèi)容兼而并考的做法體現(xiàn)在以下兩個(gè)典型案例中，第一個(gè)就是前文所述《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨摘要》（2021）案例——（2021）最高法知行終83號(hào)判決。該案涉及專利復(fù)審行政糾紛，在該案中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在被訴決定中使用了對(duì)比文件1中的5個(gè)不同段落的內(nèi)容評(píng)述了權(quán)利要求1的新穎性，對(duì)此專利申請(qǐng)人認(rèn)為被訴決定的相關(guān)做法違反了新穎性判斷的單獨(dú)對(duì)比原則，然而一審、二審均支持了國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的認(rèn)定，主要理由是被訴決定引用對(duì)比文件 1 的多個(gè)段落涉及的技術(shù)特征組成一個(gè)單獨(dú)、完整的技術(shù)方案，只是屬于該有限多個(gè)具體技術(shù)方案中的一個(gè)，而并非將不同技術(shù)方案的特征進(jìn)行再次組合。最高人民法院還指出，新穎性判斷過程是否遵循單獨(dú)對(duì)比原則，取決于與專利技術(shù)方案進(jìn)行對(duì)比的技術(shù)方案是否確屬于申請(qǐng)日前已經(jīng)公開并客觀存在的技術(shù)方案，而不在于該技術(shù)方案在現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)中的記載方式，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)一份現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行整體性地解讀后可以直接地、毫無疑義地確定，那些記載于該文獻(xiàn)不同部分的各技術(shù)內(nèi)容之間存在著歸屬于同一技術(shù)方案的邏輯關(guān)系，則可以認(rèn)定由前述各技術(shù)內(nèi)容共同構(gòu)成的整體技術(shù)方案即為該現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)公開的技術(shù)方案，將專利權(quán)利要求與上述各技術(shù)內(nèi)容共同構(gòu)成的整體技術(shù)方案相比較，不違反單獨(dú)對(duì)比原則。

在《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨摘要》（2019）（以下簡稱“《要旨2019》”）中也有一個(gè)涉及新穎性單獨(dú)對(duì)比原則適用的典型案例——（2019）最高法知行終53號(hào)判決。該案為發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案，涉案名稱為“一種急冷噴頭”的發(fā)明專利。被訴無效決定中認(rèn)為證據(jù)1公開的向下流動(dòng)噴射型BELCO?EDV?洗滌器及其包含的EDV?LAB-G噴嘴200公開了權(quán)利要求1中的絕大部分特征，僅未對(duì)LAB-G型噴嘴200的圓形頭214的內(nèi)壁相對(duì)通道216的尾端是否具有一對(duì)斜導(dǎo)壁（以下稱“爭議特征”）作出描述。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局使用了證據(jù)2對(duì)上述爭議特征進(jìn)行了補(bǔ)充，認(rèn)為證據(jù)2中的LAB-G400噴頭與證據(jù)1中的LAB-G為同一種噴嘴， “400”表示噴頭的尺寸，而證據(jù)2公開了上述爭議特征，因此認(rèn)為證據(jù)2能夠證明證據(jù)1中的LAB-G型噴嘴200也具有一對(duì)斜導(dǎo)壁，從而認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1不具備新穎性。對(duì)此，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在一審判決中認(rèn)為，沒有證據(jù)表明LAB-G400中的400僅僅指代口徑，即使400確系表示口徑，也不意味著LAB-G400噴嘴與LAB-G噴嘴為同一種噴嘴并具有相同的結(jié)構(gòu)，認(rèn)定證據(jù)2公開的LAB-G400與證據(jù)1中的LAB-G為同一種噴嘴缺乏依據(jù)?；诖?，一審撤銷了被訴的無效宣告審查決定。二審維持了一審判中，最高人民法院進(jìn)一步認(rèn)為證據(jù)1屬于專利文獻(xiàn)公開方式，證據(jù)2屬于期刊文獻(xiàn)公開方式，屬于兩篇不同的出版物，各自公開了不同的技術(shù)內(nèi)容，不能因?yàn)槠涔餐赶蛲划a(chǎn)品就將原本屬于兩篇出版物公開的技術(shù)內(nèi)容結(jié)合起來形成一項(xiàng)新的產(chǎn)品技術(shù)方案評(píng)價(jià)權(quán)利要求的新穎性，這種實(shí)際上將兩篇對(duì)比文件公開的技術(shù)內(nèi)容結(jié)合起來形成一項(xiàng)新的產(chǎn)品技術(shù)方案來評(píng)價(jià)權(quán)利要求的新穎性的做法違反了新穎性判斷的單獨(dú)比對(duì)原則。

從上面兩個(gè)案例中可以清楚看出，我國司法機(jī)關(guān)在進(jìn)行新穎性判斷時(shí)完全遵循上述審查指南中關(guān)于單獨(dú)對(duì)比的原則：在第一個(gè)案例中，即使使用的是對(duì)比文件中多個(gè)不同段落，但通過分析整體技術(shù)方案能夠確定這多個(gè)段落中的內(nèi)容屬于同一技術(shù)方案，仍可用于評(píng)述新穎性；在第二個(gè)案例中，首先LAB-G和LAB-G400兩種型號(hào)本身存在區(qū)別，也沒有證據(jù)證明這兩種型號(hào)確實(shí)代表相同的產(chǎn)品，證據(jù)鏈條存在缺失，其次，兩篇對(duì)比文件本身也無法指向同一技術(shù)方案，即便針對(duì)的是同一產(chǎn)品，也并不能結(jié)合用來評(píng)價(jià)一個(gè)技術(shù)方案的新穎性。

三、單獨(dú)對(duì)比原則適用情形的延伸

隨著社會(huì)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，證據(jù)形式的多樣性充分?jǐn)U展，隨之而來的，“一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)”中“一項(xiàng)”的表現(xiàn)形式也愈加多樣，也越來越難以從表現(xiàn)形式上判斷是否為“一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)”。比如電子文檔中常常會(huì)使用到的超鏈接，當(dāng)一份技術(shù)文檔囿于篇幅而將某些信息用超鏈接的方式引出至其他文檔，在這種情況下并不能單純的從形式上判斷其是否屬于一項(xiàng)或多項(xiàng)技術(shù)方案。舉個(gè)具體的例子，如果一份技術(shù)文檔D1公開了某機(jī)械產(chǎn)品，在對(duì)該機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)行介紹時(shí)，其中某一零件由于結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜無法完整體現(xiàn)在該技術(shù)文檔中，因此文檔采用超鏈接方式將該零件的解釋引出至另一文檔D2，此時(shí)能否將D2公開的內(nèi)容視為D1技術(shù)方案的一部分取決于根據(jù)D1的記載，取決于D2是否屬于D1公開的具體技術(shù)方案的一部分，且D2的指向明確、具體，筆者認(rèn)為，此時(shí)用D1評(píng)述權(quán)利要求的新穎性不違反單獨(dú)對(duì)比原則，因?yàn)榇藭r(shí)超鏈接的作用僅僅是用于簡化篇幅，D2在客觀上是D1完整技術(shù)方案的組成部分，這可類比于在專利文獻(xiàn)中使用指向明確的通用名稱來指代相關(guān)產(chǎn)品，雖然需要查閱資料才能確定這種通用名稱所代表的產(chǎn)品信息，但是這些產(chǎn)品信息仍屬于同一技術(shù)方案的一部分。換一種情況，如果超鏈接指向的信息也是用于介紹D1產(chǎn)品中的某個(gè)零件，但并不能顯而易見的確定其與D1其他內(nèi)容屬于同一個(gè)技術(shù)方案，那么此時(shí)用D1單獨(dú)評(píng)述權(quán)利要求的新穎性就會(huì)存在違反單獨(dú)對(duì)比原則的風(fēng)險(xiǎn)，這種情況可類比于專利文獻(xiàn)中引用的背景技術(shù)信息，雖然指向的產(chǎn)品相同，但是并不能說這些技術(shù)內(nèi)容屬于同一個(gè)技術(shù)方案。

結(jié)論

單獨(dú)對(duì)比原則是新穎性判斷的重要概念，雖然在實(shí)務(wù)中，證據(jù)形式紛繁復(fù)雜，我們只要從立法本意出發(fā)，牢牢把握住該原則的基本原理和底層邏輯，從形式上和內(nèi)容上分別考量“一項(xiàng)技術(shù)方案”這個(gè)對(duì)象，就能化繁為簡，準(zhǔn)確判斷相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)能否用于評(píng)價(jià)權(quán)利要求的創(chuàng)造性。

注釋：

[1]《中國專利法詳解》，尹新天，2011年3月第1

[2]歐專局《case law》第九版：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_i_c_4_2.htm

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王傲寒

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：新穎性判斷中“單獨(dú)對(duì)比”原則的理解和適用（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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