轉讓行為對商標惡意囤積認定的影響辨析

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“堅決遏制惡意囤積商標行為，加大對惡意囤積商標行為的打擊力度。”

近年來，我國商標申請和注冊數量迅速增長。與此同時，不以使用為目的的商標惡意囤積現(xiàn)象也愈演愈烈。實踐中，訴爭商標經轉讓后，受讓人往往主張其不再構成惡意囤積商標，為此可能提出如下理由：訴爭商標申請人是代受讓人申請注冊訴爭商標；受讓人應適用善意取得制度獲得商標權；受讓人具有真實使用意圖，訴爭商標符合《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》（以下簡稱《審理指南》）17.4所指情形；訴爭商標被認定為惡意囤積商標會給受讓人造成難以彌補的損失；訴爭商標為申請人搶注受讓人的商標，且獲準注冊超過五年，受讓人已無法采取其他手段維護自己的合法權益；受讓人為申請人搶注訴爭商標所針對的對象，其基于成本考慮才決定有償受讓訴爭商標，為節(jié)約社會資源，訴爭商標應予核準注冊或維持有效。

筆者認為，前述理由均難以成立，原因如下：

1.受讓人難以證明申請人是代其申請注冊訴爭商標。實踐中，部分權利人尤其是國外權利人因為不熟悉國內法律，或者出于更好地銷售產品的目的，會授權國內經銷商申請注冊并使用其商標。此時訴爭商標一般也不會構成惡意囤積商標。但受讓人往往無法舉證證明其授權申請人申請注冊商標，且其或者申請人具有真實的使用意圖。

2.受讓人是否善意不影響對訴爭商標申請行為的認定。首先，善意取得制度針對的是物權，而“物權的種類和內容，由法律規(guī)定?！敝R產權不是物權。其次，善意取得的前提是“無處分權人”轉讓物權，而商標轉讓人顯然是有處分權的人。再次，善意取得的后果是善意受讓人取得物權，但爭議焦點不是轉讓人和受讓人誰取得商標權，而是該商標是否為惡意囤積商標。

3.受讓人是否具有使用意圖不影響對訴爭商標申請行為的認定。《審理指南》17.4中訴爭商標使用的主體僅為申請人而非受讓人。受讓人的使用不影響訴爭商標申請時的認定。當然，如果受讓人證明申請人將訴爭商標投入了商業(yè)使用，那么訴爭商標有可能不構成惡意囤積商標。

4.受讓人可以通過其他途徑彌補自己的損失。商標的價值在于使用。假如受讓人之前未使用類似商標，則訴爭商標之上不會凝結商譽；假如受讓人之前使用了類似商標，則之前形成的商譽會附著在類似商標而非訴爭商標之上。因此，訴爭商標是否無效并不會損害受讓人的合法權益，受讓人的損失主要在于交易成本。然而，受讓人本可以通過異議、宣告無效等方式使訴爭商標歸于無效，即使受讓人支付了商標轉讓的對價，在訴爭商標歸于無效后，其也可以基于合同主張違約責任或損害賠償。

5.惡意囤積商標的無效宣告不受五年的限制。如果訴爭商標的申請注冊僅損害了受讓人的權益，那么在獲準注冊五年后，受讓人針對該商標的無效宣告請求的確難以成功。然而，由于惡意囤積商標對社會公共利益具有更嚴重的不良影響，法律也給予了更嚴厲的規(guī)制，惡意囤積的商標獲準注冊五年后，他人提出的無效宣告請求仍有可能成功。

6.訴爭商標歸于無效更有利于節(jié)約社會資源。對社會公眾而言，惡意囤積商標消耗大量寶貴的行政和司法資源，造成嚴重的社會資源浪費，產生了嚴重的外部不經濟效果。惡意囤積商標行為對社會公眾來說是一種高成本、零收益的行為。而對申請人而言，惡意囤積商標的成本由注冊及維持成本、“維權”成本、交易成本、機會成本、違法成本等組成。

商標注冊及維持成本由以下部分組成：受理商標注冊費最低270元，商標行政訴訟案件的訴訟費用50元至100元，商標代理機構和律師收取的代理費用視具體情形而定?！熬S權”成本是指申請人提出侵害商標權之訴所付出的成本，以訴訟代理費用為主，且并不一定發(fā)生。交易成本是指申請人為完成商標轉讓所付出的成本，不論是主動尋求交易機會還是被動接受他人的要約，申請人付出的交易成本相對較少?！霸诖嬖谙∪钡氖澜缟希x擇一種東西意味著要放棄其他一些東西。一項選擇的機會成本，是相應的所放棄的物品或勞務價值”。惡意囤積商標幾乎不需要申請人因此而放棄其他利益，故機會成本趨近于零。違法成本是申請人因為違法所需負擔的成本，一般可能會由行政機關給予警告、罰款等行政處罰或由法院依法給予處罰，并且一旦被認定具有惡意囤積行為，申請人名下的其他商標也有可能被認定為惡意囤積商標。申請人所獲利益主要是由商標轉讓的對價和“維權”勝訴所獲“賠償”組成，以商標轉讓的對價為主。

因此，為了更好地遏制惡意囤積商標行為，需要盡量提高申請人違法成本，降低其商標轉讓收益，以保證其成本大于收益。如果因為受讓人是申請人搶注訴爭商標所針對的對象，就認定訴爭商標應予核準注冊或維持有效，則可能導致更多申請人在利益驅動下做出惡意囤積商標的行為，從而不斷推高社會成本，損害社會公共利益，猶如抱薪救火。

總之，注冊商標惡意囤積情形已成為商標注冊中的怪現(xiàn)象，堅決遏制惡意囤積商標行為，加大對惡意囤積商標行為的打擊力度，維護誠實信用、健康有序的商標注冊和使用秩序，著力打造市場化、法治化、國際化營商環(huán)境已成為多方共識。惡意囤積商標行為影響正常的商標注冊審查秩序，損害社會公共利益，即使申請人將商標轉讓給他人，也不能因此將申請商標的行為正當化。市場主體也應深化對法律法規(guī)的認識，申請人應當以使用為目的申請注冊商標，盡力避免惡意囤積商標嫌疑；受讓人在受讓商標前應當仔細了解商標申請人和持有人的情況，在商標轉讓合同中約定違約條款，以更好地保護自己的合法權益。

（原標題：轉讓行為對商標惡意囤積認定的影響辨析）

來源：人民法院報

作者：張遷 北京知識產權法院

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：轉讓行為對商標惡意囤積認定的影響辨析（點擊標題查看原文）

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