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“美國專利法律體系中的‘專利不可執(zhí)行（unenforceable）’制度?！?/strong>
2021年1月6日，美國佐治亞州北區(qū)（亞特蘭大）聯(lián)邦地方法院對PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)訴訟案，準(zhǔn)許了原告與被告之間達(dá)成的主動撤訴協(xié)議，將該案予以結(jié)案[1]。而這離該訴訟案原告方的起訴日期剛剛過去9個月，為何此案能在如此短的時間內(nèi)偃旗息鼓？這歸功于案件中的被告方很好地利用了美國專利法律體系中的“專利不可執(zhí)行（unenforceable）”制度。
首先讓我們先來看一下該案的進(jìn)展過程。PureCircle是總部設(shè)于美國伊利諾伊州韋斯切斯特的全球食品和飲料行業(yè)甜菊甜味劑的主要生產(chǎn)供應(yīng)商和創(chuàng)新機(jī)構(gòu)之一。2020年4月6日，隸屬于PureCircle的美國子公司PureCircleUSA Inc.和馬來西亞子公司PureCircle Sdn Bhd（以下統(tǒng)稱“PureCircle公司”或“原告方”）作為共同原告向美國佐治亞州北區(qū)聯(lián)邦地方法院提交了起訴狀，起訴被告方AlmendraAmericasLLC和Almendra(Thailand)Company Limited（以下統(tǒng)稱“Almendra公司”或“被告方”）未經(jīng)許可生產(chǎn)、銷售的Steviarome?產(chǎn)品，侵犯其名稱為“作為風(fēng)味調(diào)節(jié)劑的糖基化甜菊醇糖苷”的US10,398,160號專利權(quán)（以下簡稱“160號專利”）。涉案專利授權(quán)日期為2019年9月3日，申請日為2017年2月20日。Almendra是一家總部位于新加坡的天然甜味劑和調(diào)味料行業(yè)公司。公司致力于研發(fā)和提供具有可調(diào)節(jié)特性的調(diào)味品，解決低糖食品和飲料復(fù)雜的口味挑戰(zhàn)，其產(chǎn)品在泰國制造，面向全球客戶銷售。此次被推上被告席的是Almendra屬下的美國子公司與泰國子公司。
被告方在向法院請求了延期答辯后，于2020年7月23日提交了答辯狀，同時針對原告方在同一法院提起了反訴。2020年9月3日被告方向法院提交了補(bǔ)充修改后的答辯狀與反訴狀。
在被告方的答辯狀中，Almendra公司請求法院駁回原告方PureCircle公司的起訴，判決被告方不侵權(quán)，裁定原告方專利無效，判決原告方的160號專利的權(quán)利要求不可執(zhí)行（theclaims of the asserted patent are unenforceable），判令原告方承擔(dān)案件律師費與相應(yīng)支出。
其主張原告方專利權(quán)不可執(zhí)行的理由為，作為專利權(quán)人的原告方通過其發(fā)明人及其代理律師在專利授權(quán)過程中違反誠信原則，有不正當(dāng)行為。關(guān)于此項指控，被告方在其反訴狀中提供了如下所述的具體理由及相應(yīng)證據(jù)。
本專利侵權(quán)訴訟案中的原告方主張權(quán)利的160號專利要求了US9,107,436號美國專利（以下簡稱“436號專利”）的優(yōu)先權(quán)，原告方通過其專利代理律師，在436號專利與160號專利的申請審查過程中有故意掩藏作為現(xiàn)有技術(shù)對比文件的不正當(dāng)行為。
在2014年6月6日前后的436號專利申請審查期間，為滿足申請人必須在專利申請過程中提供任何其已知現(xiàn)有技術(shù)參考文件（InformationDisclosure Statement, IDS）的規(guī)定，原告方作為專利申請人向美國專利商標(biāo)局（USPTO）提交了多達(dá)1200頁的250篇現(xiàn)有技術(shù)參考文件，包括26篇美國專利文獻(xiàn)，79篇美國專利申請公開文獻(xiàn)，70篇美國之外的其他國家專利文獻(xiàn)，和63篇非專利類公開出版物。
該案代理律師明知USPTO審查員不可能有足夠的時間閱讀完這些現(xiàn)有技術(shù)文件，且在專利審查員要求其指出這些現(xiàn)有技術(shù)參考文件中，哪些是與專利申請的可專利性最相關(guān)的文件時，明確拒絕指定文件。
在2015年1月29日美國專利商標(biāo)局發(fā)出的專利審查意見通知書中，審查員告知因IDS文件量太大，無法全部閱讀，要求專利申請人指出哪些是影響涉案專利申請可專利性最相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)參考文件。而原告方代理律師采取了欺騙的不正當(dāng)手段，對權(quán)利要求1進(jìn)行了修改，將權(quán)利要求10中的特征“至少80%的甜菊醇總苷”加入到權(quán)利要求1，來克服本申請可專利性問題。
然而，原告方代理律師明知權(quán)利要求10的內(nèi)容已經(jīng)在包含在1200頁現(xiàn)有技術(shù)參考文件中的至少一篇日本說明書與標(biāo)準(zhǔn)中已經(jīng)披露，也即現(xiàn)有技術(shù)文件“a-Glucosyltransferase Treated Stevia,Japan’sSpecificationsand Standards for Food Additives, VIII edition, 2009”中披露有“包含至少80%的甜菊醇總苷”相關(guān)的內(nèi)容。
如果原告方在436號專利審查過程中不故意掩藏上述現(xiàn)有技術(shù)文件，436號專利就不會被授權(quán)，從而要求其優(yōu)先權(quán)的160號專利也就不可能授權(quán)。因此，由于作為專利權(quán)人的原告方在160號專利相關(guān)審查過程中，存在故意掩藏對專利申請有實質(zhì)性影響的現(xiàn)有技術(shù)文件的不正當(dāng)行為，欺騙美國專利商標(biāo)局而獲得授權(quán)的160號專利應(yīng)當(dāng)被判定不可執(zhí)行。
在被告方Almendra公司的反訴狀中，還列舉了其他各項作為專利權(quán)人的原告方及其代理律師在160號專利審查過程中的不正當(dāng)行為。
佐治亞州北區(qū)聯(lián)邦地方法院于2020年8月25日簽發(fā)了案件審理進(jìn)度令，排出了該專利侵權(quán)訴訟案件進(jìn)行證據(jù)開示與審理的日程表。
原告方在收到被告方答辯狀與反訴狀后的2020年10月12日和11月23日，曾兩次向法院提出了需要和解談判請求中止本案審理的動議（Motion to Stay Case）。
2021年1月4日，原被告雙方通過各自的代理律師簽署了撤訴和解協(xié)議，原告方PureCircle公司主動撤回了對被告方Almendra公司的專利侵權(quán)起訴，被告方也撤回了反訴，雙方同意各自承擔(dān)本方的訴訟費用及相應(yīng)的支出。
2021年1月6日，美國佐治亞州北區(qū)聯(lián)邦地方法院對該專利侵權(quán)訴訟案作結(jié)案處理。
從上述案件發(fā)展過程來看，很可能是原告方PureCircle公司顧忌160號專利在美國專利商標(biāo)局的審查授權(quán)過程中存在不正當(dāng)行為，會被法院判定該專利不可執(zhí)行，也即被判該專利不能用于維權(quán)，故主動撤回了該起專利侵權(quán)訴訟。
故被告方Almendra公司在最短的時間內(nèi)利用“專利不可執(zhí)行”制度，達(dá)到了不戰(zhàn)而屈人之兵的效果，取得侵權(quán)訴訟的完勝。
專利權(quán)的不可執(zhí)行是美國專利法律體系中的一項特別的規(guī)定制度。當(dāng)專利侵權(quán)訴訟中的被告方能夠證明存在涉案專利存在以下一些事實情況時，其可以請求法院判定該涉案專利不可執(zhí)行：專利權(quán)人在獲得專利權(quán)過程中有不正當(dāng)行為；專利權(quán)人因懈怠導(dǎo)致訴訟時效已過；涉案專利適用禁止反悔原則；專利權(quán)被濫用等[2]。
而因?qū)＠麢?quán)人在獲得專利權(quán)過程中不正當(dāng)行為導(dǎo)致專利不可執(zhí)行的法律基礎(chǔ)，源自美國聯(lián)邦法典第37編第1.56條（37 C.F.R. § 1.56 Duty to disclose informationmaterial to patentability）。其規(guī)定：與專利申請的提交和處理相關(guān)的每個人在與美國專利商標(biāo)局打交道時都有誠實和坦白的義務(wù)，其中包括向?qū)＠虡?biāo)局披露該人所知對可專利性具有重要意義的所有信息的義務(wù)。實施或企圖欺詐美國專利商標(biāo)局的申請，或者由于惡意或故意的不正當(dāng)行為而違反披露義務(wù)的專利申請，將不會被授予專利權(quán)。
在上面介紹的PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)訴訟案中，被告方即是在答辯與反訴中，通過大量證據(jù)來證明原告方在作為160號專利優(yōu)先權(quán)的436號專利審查授權(quán)過程中，存在有故意欺騙美國專利商標(biāo)局的不正當(dāng)行為，從而基于該優(yōu)先權(quán)的160號專利也是通過欺騙的不正當(dāng)行為獲得授權(quán)的，因而請求法院判定原告方PureCircle公司的涉案專利不可執(zhí)行，不得用于主張權(quán)利。
依據(jù)美國專利法律制度，雖然在專利申請過程中只有申請人及美國專利商標(biāo)局兩方參與其中，但專利申請的授權(quán)會影響到公眾利益。且因為專利申請與審查是介于專利申請人與專利商標(biāo)局之間進(jìn)行的。具有利害關(guān)系的公眾，尤其是申請人的競爭對手，在專利權(quán)取得的過程中沒有發(fā)言權(quán)。
此外，美國專利商標(biāo)局也并無實驗室、測試儀器、專職科學(xué)家或經(jīng)濟(jì)學(xué)家來評估申請人所主張實施例的特征及商業(yè)成功可能性。換句話說，除非是特別明顯的情形，例如因違反不可改變的物理規(guī)律而應(yīng)依美國專利法第101條予以駁回，專利商標(biāo)局不會置疑專利申請人聲明或陳述的真實性[3]。
由于專利制度有賴于參與者的坦誠布公，因此專利申請人包括專利申請的代理人負(fù)有真實陳述義務(wù)（duty of candor）。申請人及其代理律師負(fù)有向美國專利商標(biāo)局披露所有重要信息的責(zé)任。此要求并非表現(xiàn)在可專利性的法定要件上，而是表現(xiàn)在不得有不正當(dāng)行為上。實踐中主張不正當(dāng)行為時需要證明的是：
一、作為侵權(quán)訴訟原告方的專利權(quán)人具有不正當(dāng)行為，如向美國專利商標(biāo)局隱匿重要的現(xiàn)有技術(shù)參考文獻(xiàn)等，這些文獻(xiàn)對于可專利性具有實質(zhì)性影響；
二、專利權(quán)人的上述行為是故意的。承擔(dān)不正當(dāng)行為的后果符合帶有監(jiān)管含義的衡平法則。因而專利權(quán)人在專利申請審查授權(quán)過程中的不正當(dāng)行為將導(dǎo)致該專利權(quán)的不可執(zhí)行。
回望近些年來，中國企業(yè)在進(jìn)軍國外市場中遭遇的侵權(quán)糾紛，尤其是在美國市場被訴專利侵權(quán)的案件越來越多。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示[4]，2019年中國企業(yè)涉美專利訴訟案件數(shù)量高達(dá)294起，包括新立案143起。這些訴訟中中國企業(yè)作為被告的比例占到92%。
由于在美國的專利侵權(quán)訴訟耗時較長，整個訴訟過程從案件受理與答辯、證據(jù)開示、權(quán)利要求解釋聽證至陪審團(tuán)庭審?fù)枰獌伞⑷陼r間，且參與訴訟成本高昂，需要支付的美國律師費與專家證人費用即高達(dá)幾百萬美元。
而這對作為被告方的中國企業(yè)來說，既影響了正常的市場業(yè)務(wù)經(jīng)營，又平添一極大的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。即使是最終原被告雙方能達(dá)成和解的情況下，中國企業(yè)往往也是付出了不菲的代價。
因此如何能最大限度地了解并運用美國的專利訴訟法律制度與規(guī)則，善于從訴訟案件程序與實體兩個方面來爭取贏得訴訟，成為外向型經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的國內(nèi)企業(yè)亟需補(bǔ)上的必修課。
在PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)訴訟案中，被告方Almendra公司充分利用了美國專利法律制度中的專利不可執(zhí)行相關(guān)規(guī)則，通過涉案專利申請審查歷史文檔中挖掘出的大量專利權(quán)人及其代理律師不正當(dāng)行為的證據(jù)，充分證明了涉案美國160號專利涉及不可執(zhí)行問題（unenforceability），從而達(dá)到了迫使專利侵權(quán)訴訟的原告方主動撤訴的目的。這一高效、經(jīng)濟(jì)的解決專利侵權(quán)糾紛策略值得國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行參考借鑒。
另一方面，該案也從反面給予在美國提交專利申請的申請人以警示，無論是作為專利申請人、發(fā)明人、專利律師還是其他相關(guān)人員，在進(jìn)行美國專利申請包括美國在內(nèi)的國際系列相關(guān)專利申請時必須遵守相應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù)披露義務(wù)，不得故意掩藏相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)參考文獻(xiàn)，避免將來在專利侵權(quán)訴訟中可能遇到的不正當(dāng)行為抗辯，增加授權(quán)美國專利的穩(wěn)定性。
參考文獻(xiàn)：
[1]訴訟案件信息源自IncoPat全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫www.incopat.com
[2]《PATENT LITIGATION AND STRATEGY》(FourthEdition) by Kimberly A. Moore, Timothy R. Holbrook, John F. Murphy, 2013 LEG.Inc. d/b/a West Academic Publishing
[3]美國專利法/鄭勝利、劉江彬編譯.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.11
[4]http://beta.www.sohu.com/a/416291991_120389444《2019中國企業(yè)涉美知識產(chǎn)權(quán)訴訟報告》國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)中心，2020.9
（原標(biāo)題：美國專利侵權(quán)訴訟中如何利用“專利不可執(zhí)行”來成功抗辯——從PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)案談起）
來源：康瑞律所
作者：吳貴明 北京康瑞律師事務(wù)所
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：美國專利侵權(quán)訴訟中如何利用“專利不可執(zhí)行”來成功抗辯——從PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)案談起 （點擊標(biāo)題查看原文）
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