最早優(yōu)先權(quán)日1996年，緣何2021年仍持續(xù)在布局美國(guó)專利？

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“美國(guó)專利布局策略?！?/strong>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉永輝賽恩倍吉集團(tuán)資通訊光電產(chǎn)業(yè)部

摘要

1件申請(qǐng)日為2017年10月23日的美國(guó)專利申請(qǐng)，其最早優(yōu)先權(quán)日卻是1996年12月12日，同族專利達(dá)1060件。申請(qǐng)人應(yīng)充分利用美國(guó)專利申請(qǐng)審程序的特點(diǎn)，在不同的時(shí)機(jī)根據(jù)實(shí)際需要提出分案申請(qǐng)、延續(xù)案及部分延續(xù)案，并加以通過(guò)布局臨時(shí)申請(qǐng)案占據(jù)12個(gè)月的優(yōu)先權(quán)期限，以達(dá)到長(zhǎng)期持續(xù)地保護(hù)本產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)，從專利不同的保護(hù)范圍去限制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

關(guān)鍵詞：美國(guó)專利布局策略、臨時(shí)申請(qǐng)案、分案、延續(xù)案、部分延續(xù)案

內(nèi)容綱要

最早優(yōu)先權(quán)日1996年，緣何2021年仍持續(xù)在布局美國(guó)專利？

美國(guó)專利布局策略（臨時(shí)申請(qǐng)案、分案、延續(xù)案、部分延續(xù)案）

一、最早優(yōu)先權(quán)日1996年，緣何2021年仍持續(xù)在布局美國(guó)專利？

筆者近期在處理案件過(guò)程中，偶爾獲知有這么1件美國(guó)專利申請(qǐng)，其申請(qǐng)日是2017年10月23日，最早優(yōu)先權(quán)日卻是是1996年12月12日?？吹酱嘶拘畔?，不禁會(huì)有疑問(wèn)，1件2017年提出的專利，距最早優(yōu)先權(quán)日已過(guò)20年的時(shí)間，怎么可以要求1996年的優(yōu)先權(quán)日呢？仔細(xì)研究會(huì)發(fā)現(xiàn)，該案深有玄機(jī)。

本案US15/791386指出“The present application is a divisional of U.S. patent application Ser. No. 11/015,337 filed on Dec. 17, 2004, which is a continuation of U.S. patent application Ser. No. 09/929,826 filed on Aug. 13, 2001, now U.S. Pat. No. 6,866,671, which is a continuation-in-part of U.S. patent application Ser. No. 09/418,726 filed Oct. 15, 1999, now U.S. Pat. No. 6,331,181, which claims priority from provisional application U.S. Provisional Application No. 60/111,713 filed Dec. 8, 1998. U.S. patent application Ser. No. 09/929,826 is also a continuation-in-part of U.S. patent application Ser. No. 09/406,360 filed Sep. 28, 1999, now U.S. Pat. No. 6,346,072, which is a continuation of U.S. patent application Ser. No. 08/975,617, filed Nov. 21, 1997, now U.S. Pat. No. 6,132,368, which claims priority from U.S. Provisional Application 60/033,321, filed Dec. 12, 1996. ”。通過(guò)時(shí)間軸分析如下：

進(jìn)一步通過(guò)專利云（https://app.patentcloud.com/）檢索得知，本案的同族家族專利達(dá)1060件，直至2021年1月27日，仍遞交了一份美國(guó)專利申請(qǐng)（US20210220066A1），目前處于審查中。

綜上所述，我們?cè)诓季种攸c(diǎn)技術(shù)專利的美國(guó)專利時(shí)，申請(qǐng)人要充分利用美國(guó)專利申請(qǐng)審程序的特點(diǎn)，如上述例子一樣，在不同的時(shí)機(jī)根據(jù)實(shí)際需要提出分案申請(qǐng)、延續(xù)案及部分延續(xù)案，并加以通過(guò)臨時(shí)申請(qǐng)案占據(jù)12個(gè)月的優(yōu)先權(quán)期限，以達(dá)到長(zhǎng)期持續(xù)地保護(hù)本產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)，從專利不同的保護(hù)范圍去限制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

二、美國(guó)專利布局策略（臨時(shí)申請(qǐng)案、分案、延續(xù)案、部分延續(xù)案）

1、臨時(shí)申請(qǐng)(provisional application)

申請(qǐng)人可以通過(guò)簡(jiǎn)易的申請(qǐng)文件（例如僅需要提供說(shuō)明書(shū)或草圖，也可接受中文、簡(jiǎn)單的交底書(shū)，必要的申請(qǐng)人信息或者發(fā)明人信息）向美國(guó)商標(biāo)專利局提交臨時(shí)申請(qǐng)案，可在一年內(nèi)提交正式申請(qǐng)搶占一個(gè)優(yōu)先權(quán)日。臨時(shí)申請(qǐng)案因其簡(jiǎn)易、快速、費(fèi)用低（截止2022年6月，大實(shí)體是300USD，小實(shí)體150USD，微實(shí)體75）而越來(lái)越受到申請(qǐng)人的歡迎。臨時(shí)專利申請(qǐng)遞交后，申請(qǐng)人就可以把相關(guān)產(chǎn)品加上“專利申請(qǐng)中”標(biāo)識(shí)，雖不受實(shí)際的保護(hù)，但可以作為宣傳，吸引投資人或商業(yè)伙伴，且可以留給申請(qǐng)人1年的時(shí)間去考量是否要提出正式申請(qǐng)，若在提出正式申請(qǐng)后，臨時(shí)申請(qǐng)也不會(huì)占用正式申請(qǐng)的專利有效期（專利有效期從正式申請(qǐng)遞交日開(kāi)始計(jì)算）。

2、分案申請(qǐng)（Divisional Application）

在美國(guó)，申請(qǐng)人可通過(guò)分案申請(qǐng)克服專利申請(qǐng)的單一性缺陷，在實(shí)際審查過(guò)程中，美國(guó)審查員在實(shí)際審查之前，通常要對(duì)專利申請(qǐng)進(jìn)行單一性審查，基于重復(fù)授權(quán)（Double Patenting）的考慮，如果審查員人員該專利申請(qǐng)包含超過(guò)兩項(xiàng)或者兩項(xiàng)以上的發(fā)明，就會(huì)發(fā)出通知書(shū)而要求申請(qǐng)人把專利申請(qǐng)限制為僅包含一項(xiàng)發(fā)明。對(duì)于沒(méi)有包含的發(fā)明，申請(qǐng)人可以繼續(xù)向美國(guó)專利商標(biāo)局提出分案申請(qǐng)。對(duì)于分案申請(qǐng)，說(shuō)明書(shū)不能超出原申請(qǐng)記載的公開(kāi)范圍，因此分案申請(qǐng)與母案的申請(qǐng)日及優(yōu)先權(quán)日一致。但是，申請(qǐng)人只能在專利授權(quán)前或?qū)＠暾?qǐng)放棄前提交分案申請(qǐng)。

3、延續(xù)案（Continuation）

申請(qǐng)人可以通過(guò)申請(qǐng)延續(xù)案提交新的一項(xiàng)專利申請(qǐng)，該專利申請(qǐng)可以把原說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的發(fā)明點(diǎn)沒(méi)有包含在原權(quán)利要求中的部分，加入到新的專利申請(qǐng)中的權(quán)利要求。對(duì)于延續(xù)案，說(shuō)明書(shū)不可以超出原申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)記載的公開(kāi)范圍，因此其申請(qǐng)人與母案的申請(qǐng)日和優(yōu)先權(quán)日一致。申請(qǐng)人可以在專利授權(quán)前或?qū)＠暾?qǐng)放棄前提交延續(xù)申請(qǐng)（Continuation）。實(shí)際作業(yè)中，申請(qǐng)人可能在母案申請(qǐng)時(shí)寫(xiě)了一個(gè)較小的保護(hù)范圍，但當(dāng)獲得授權(quán)通知書(shū)或者確認(rèn)可以授權(quán)而未進(jìn)行繳費(fèi)領(lǐng)證之前，申請(qǐng)人又重新地遞交一份延續(xù)案申請(qǐng)，該延續(xù)案申請(qǐng)則撰寫(xiě)了一份保護(hù)范圍比較大的權(quán)利要求，從而可以獲得不同保護(hù)范圍的專利。如上例子，可以通過(guò)不停地申請(qǐng)延續(xù)案，讓一些專利一直未有審查結(jié)果，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)品可能會(huì)侵犯時(shí)，則遞交一份可以涵蓋競(jìng)品產(chǎn)品的權(quán)利要求，而可以有效地控告競(jìng)爭(zhēng)者侵權(quán)。

4、部分延續(xù)案（Continuation-in-part）

在母案申請(qǐng)遞交到美國(guó)專利局之后，如果申請(qǐng)人對(duì)該發(fā)明有進(jìn)一步的改善或改進(jìn)（該改進(jìn)方案必須要滿足美國(guó)新穎性和創(chuàng)造性的要求），可以通過(guò)部分延續(xù)案對(duì)新增加的改進(jìn)部分進(jìn)行保護(hù)。因此，部分延續(xù)案會(huì)有與母案相同的部分和不相同的部分，對(duì)于與母案相同的部分，其申請(qǐng)日和優(yōu)先權(quán)與母案一致，而對(duì)于不相同的部分，其申請(qǐng)日為部分延續(xù)案的申請(qǐng)日。

綜上所述，下面以一個(gè)列表來(lái)表示分案申請(qǐng)、延續(xù)案及部分延續(xù)案的相同點(diǎn)及區(qū)別點(diǎn)。

（原標(biāo)題：最早優(yōu)先權(quán)日1996年，緣何2021年仍持續(xù)在布局美國(guó)專利？）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉永輝賽恩倍吉集團(tuán)資通訊光電產(chǎn)業(yè)部

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：最早優(yōu)先權(quán)日1996年，緣何2021年仍持續(xù)在布局美國(guó)專利？（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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最早優(yōu)先權(quán)日1996年，緣何2021年仍持續(xù)在布局美國(guó)專利？