企業(yè)如何有效應對NPE訴訟？ ?

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉載#

“NPE：專利非實施主體或非應用實體，其存在的主要目的是為通過自身持有的專利對其他專利實施主體發(fā)起訴訟或其他手段以達到盈利的目的。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：丁偉 四川知石律師事務所

一、NPE訴訟

（一）什么是NPE

2022年8月5日最高人民法院民事裁定書（（2022）最高法知民終 134 號）準許深圳某技術有限公司撤回上訴，一審判決自本裁定書送達之日起發(fā)生法律效力。

回顧案情，我們發(fā)現(xiàn)作為原告的深圳某公司與被告成都某信息公司并不存在同業(yè)競爭關系，而且在此之間二者并沒有任何聯(lián)系或者糾紛，為何深圳某公司要對成都某信息公司發(fā)起訴訟呢？

通過對深圳某公司的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司沒有官網(wǎng)，也查不到任何宣傳的信息，也無法確定該公司的主營產(chǎn)品是什么。通過對其股權結構的分析，其股權結構中存在一家知識產(chǎn)權公司，該知識產(chǎn)權公司的法定代表人也正是本案中原告深圳某公司的法定代表人。并且近三年來該公司在廣州、上海、成都等地發(fā)起了10余次發(fā)明專利侵權訴訟。通過上述的分析調(diào)查，我們認為本案的原告深圳某公司比較符合NPE公司的相關特征。

NPE：專利非實施主體或非應用實體，其存在的主要目的是為通過自身持有的專利對其他專利實施主體發(fā)起訴訟或其他手段以達到盈利的目的。

（二）NPE發(fā)起訴訟的成本

通過上述深圳某公司訴成都某公司的案情分析，我們基本可以確定該案屬于NPE訴訟。本案被告涉訴的侵權產(chǎn)品，是被告的核心業(yè)務產(chǎn)品，該產(chǎn)品占該公司主營業(yè)務收入60%以上。雖然原告請求的侵權訴訟賠償金額僅為100萬，相對于該產(chǎn)品帶來的營業(yè)收入相差甚遠。但一旦侵權成立，該產(chǎn)品面臨的是在各大應用市場下架，給被告帶來的損失是無法估計的。而我們反觀原告深圳某公司對于該案訴訟費用的成本投入是極小的，即使該案以原告敗訴告終。從目前已知成本合計投入的金額不會超過5萬元。

NPE公司和遭遇NPE訴訟的公司在費用成本上的差距巨大，NPE公司采取“搏一搏，單車變摩托”的思路，即使有損失可能僅僅是“單車”上的一個零件，并不影響其繼續(xù)對其他主體發(fā)起挑戰(zhàn)。并且一旦NPE獲得訴訟勝利，NPE公司的獲利一定是巨大的。對于遭受敗訴的企業(yè)來說，更是難以估計損失的災難性考驗。

（三）未來成都本土企業(yè)遭遇NPE大規(guī)模訴訟的可能性

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示截止2021年，成都目前上市公司總數(shù)已經(jīng)達139家，2021年成都企業(yè)融資事件共160起，融資金額272億元。成都本土企業(yè)快速發(fā)展積極籌備上市，潛在上市企業(yè)群體龐大，但成都本土企業(yè)普遍知識產(chǎn)權布局和維權的意識薄弱。

最近幾年國內(nèi)的NPE的模式逐漸成熟，深圳地區(qū)涌現(xiàn)了大量的NPE公司，例如“深圳市某知識產(chǎn)權運營有限公司”，從2020年開始，先后起訴了廣東、湖北、四川的化肥公司，以及本案中原告也在廣東、上海、四川發(fā)起了多起訴訟，針對的目標群體都比較明確，這些目標群體普遍都是發(fā)展較快，而知識產(chǎn)權意識又相對薄弱。

NPE 具有強烈的訴訟傾向，NPE通過其專利獲取利益的主要方式就是專利許可，他人未經(jīng)許可而實施專利，其必然會通過訴訟的方式來維權，以維持其“許可 - 獲利”的商業(yè)模式。NPE 和專利實施者之間往往沒有競爭關系，其本身也不銷售任何產(chǎn)品或提供某種服務，所以是否采取訴訟活動不會過多的考慮商務上的競爭合作、品牌影響等因素，而是會考慮獲利因素。所以未來成都本土企業(yè)遭遇大規(guī)模的NPE訴訟的可能性是極大的。

二、如何有效應對NPE訴訟

目前高新技術企業(yè)或者潛在上市的企業(yè)普遍對NPE懷有敵意。他們認為NPE的出現(xiàn)不僅僅會使企業(yè)蒙受損失，還阻礙科技創(chuàng)新的發(fā)展和增加企業(yè)研發(fā)過程中的費用。

如何有效的應對此類訴訟：

（一）“打鐵還需自身硬”，核心產(chǎn)品的專利布局

企業(yè)針對自己核心產(chǎn)品進行有效的專利布局，形成覆蓋創(chuàng)新技術的核心方案和關鍵特征的一系列基礎專利，涵蓋各類優(yōu)化改進、技術結合、應用擴展等的外圍專利保護圈，以橫縱交叉畫圈的方式逐步擴大企業(yè)技術的權利網(wǎng)，并根據(jù)技術的發(fā)展、產(chǎn)品的升級換代、市場需求和競爭環(huán)境的變化，及時調(diào)整新的布局，織出一張細密的專利權保護網(wǎng)。

其次是培育高價值專利組合，合適的保護范圍、穩(wěn)定的權利要求，經(jīng)過有效布局的專利組合后，專利能夠通過彼此之間的協(xié)同支撐，使保護效力最大化，有效提升企業(yè)的防御競爭力，使企業(yè)的技術價值得到最大程度的實現(xiàn)。

（二）“未雨綢繆”，做好專利預警

專利預警有企業(yè)專利預警、行業(yè)專利預警等多個層次，不同層次的專利預警需要從不同的角度去理解，預警的內(nèi)容和范圍有所不同，在進行專利預警時應有所區(qū)別。

圍繞區(qū)域開展專利預警，能夠掌握目標區(qū)域整體的知識產(chǎn)權競爭環(huán)境，識別目標區(qū)域面臨的國內(nèi)外專利風險分布情況，為企業(yè)在區(qū)域采取針對性措施，化解全局性專利風險提供決策參考。圍繞特定產(chǎn)業(yè)開展專利預警，對于產(chǎn)業(yè)轉型升級和企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展具有重要的作用，有利于防范行業(yè)性、系統(tǒng)性專利風險，調(diào)整優(yōu)化創(chuàng)新資源配置，推動產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等中間組織聯(lián)合應對和化解專利風險，由被動防范逐漸轉變?yōu)橹鲃討獙?。圍繞企業(yè)開展專利預警，能夠促進企業(yè)提高專利意識，瞄準企業(yè)重點產(chǎn)品或關鍵技術，解決具體的專利預警難題，幫助企業(yè)提升研發(fā)創(chuàng)新能力和風險管控能力，增強企業(yè)的市場競爭力。

（三）“臨危不懼”運用規(guī)則予以應對

針對NPE的訴訟，企業(yè)應該積極應訴，采取專利無效程序、現(xiàn)有技術抗辯設計、合法來源抗辯、手段進行積極的應對。

對遭遇NPE訴訟的企業(yè)，對涉案專利提起專利無效是最重要、最有力的手段。通過提起專利無效程序，使得原本的訴訟中止，為企業(yè)爭取更多時間進行規(guī)避設計或者收集更多證據(jù)去無效涉案專利。一旦無效成功，不僅僅徹底摧毀了NPE的商業(yè)目的，也提升了企業(yè)知識產(chǎn)權意識增強了核心競爭力。

（四）“后發(fā)制人”打擊NPE的權利濫用

NPE善于利用訴訟程序的特點，來占據(jù)優(yōu)勢地位，例如，針對同一被告、在多個法院發(fā)起多件侵權案件、提供少量證據(jù)、伺機撤訴后再重新起訴等手段。對于被訴企業(yè)來說，只能進行被動地抗辯或者專利無效，即使勝訴，被訴企業(yè)也將花費不菲的成本費用。企業(yè)對于這部分的費用，是否可以采取“后發(fā)制人”的手段，對NPE進行追償呢？

2021年6月3日，最高人民法院發(fā)布《最高人民法院關于知識產(chǎn)權侵權訴訟中被告以原告濫用權利為由請求賠償合理開支問題的批復》，該《批復》指出：在知識產(chǎn)權侵權訴訟中，被告提交證據(jù)證明原告的起訴構成法律規(guī)定的濫用權利損害其合法權益,依法請求原告賠償其因該訴訟所支付的合理的律師費、交通費、食宿費等開支的，人民法院依法予以支持。被告也可以另行起訴請求原告賠償上述合理開支。該《批復》明確了：當原告的起訴行為超出合理范圍、損害了他人合法權益，則構成權利濫用，應當承擔一定的賠償責任。

（五）“專業(yè)優(yōu)先”匹配合適的服務機構

面對NPE訴訟需要選擇專業(yè)的服務機構，NPE訴訟的專業(yè)性要求較高，需要一定的理工科背景、專利檢索分析能力、豐富的訴訟經(jīng)驗的專業(yè)人員。在應訴過程中，需要專項負責團隊對案件進行項目管理，明確公司內(nèi)部知識產(chǎn)權訴訟團隊分工和職責；構建有機協(xié)同的知識產(chǎn)權訴訟合作團隊；協(xié)同專利訴訟與和解談判。才能有效的應對NPE發(fā)起的訴訟，維護當事人的合法權益。

專業(yè)的服務機構不僅只是解決一個NPE訴訟，還需要為企業(yè)在知識產(chǎn)權的創(chuàng)造、運用、保護、管理過程中提供集成化的服務模式。服務模式分為需求分析、方案制定、技術競爭情報分析、策劃及實施、項目管理策劃和動態(tài)跟蹤六個模塊。整個模式的核心思想，是通過需求分析，了解技術背景和現(xiàn)狀，引導委托方挖掘、整理需求，以此為基礎制定分析方案；其次，通過技術競爭情報分析，從不同數(shù)據(jù)維度采集、整理、分析，并總結歸納得出結論，指導策劃后續(xù)解決方案并實施；通過解決方案的實施，提升委托方軟硬實力，進而進行各類項目、資質、榮譽的項目策劃；最后，通過動態(tài)跟蹤，對解決方案進行實時、動態(tài)更新調(diào)整，以保證服務的及時性、全面性和準確性。

（原標題：遭遇NPE訴訟的應對策略）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：丁偉 四川知石律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接： 企業(yè)如何有效應對NPE訴訟？ （點擊標題查看原文）

「關于IPRdaily」

IPRdaily是全球領先的知識產(chǎn)權綜合信息服務提供商，致力于連接全球知識產(chǎn)權與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權負責人，還有來自政府、律師及代理事務所、研發(fā)或服務機構的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉載，請注明出處：“http://www.islanderfriend.com”