“中國制造”須規(guī)避專利“坑”

【小D導(dǎo)讀】 ?

2008年的巴塞爾鐘表展上，天津海鷗手表集團公司送展的雙陀飛輪系列手表遭遇了一場專利侵權(quán)糾紛。

某瑞士公司指控海鷗表的關(guān)鍵部件差動結(jié)構(gòu)抄襲該公司的專利產(chǎn)品，海鷗面臨著當(dāng)即撤展，次年不許參展的懲罰，還將招致侵權(quán)訴訟和高額的索賠。巴塞爾國際鐘表珠寶展知識產(chǎn)權(quán)委員會對比雙方產(chǎn)品后，決定對瑞士企業(yè)的投訴不予支持。但是，這個事件引起了海鷗集團的高度重視，他們專門成立了知識產(chǎn)權(quán)委員會，在隨后的幾年海鷗集團自主知識產(chǎn)權(quán)達到80%以上，截至2013年底，累計申請專利671項，已授權(quán)專利464項，其中包括日本1項，瑞士4項。每次參加巴塞爾鐘表展之前，海鷗集團會用3個月的時間篩查參展產(chǎn)品專利情況，以避免知識產(chǎn)權(quán)糾紛。專利的壟斷性決定了專利權(quán)的所有人為維護自己的專利權(quán)來打擊其他的競爭對手，自2000年以來，海外跨國企業(yè)憑借大量的專利儲備這一有力武器不斷對中國企業(yè)的出口設(shè)置商業(yè)壁壘，在掀起一次次專利訴訟的同時一再提高專利侵權(quán)的索賠額，給中國企業(yè)“走出去”造成障礙。那么，如何應(yīng)對中國企業(yè)“走出去”的重重壁壘呢?我們首先需要認清中國企業(yè)在生產(chǎn)制造中通常容易遭遇到哪些專利風(fēng)險，在了解風(fēng)險之后才能更加主動地進行風(fēng)險管理。對于那些從事外包業(yè)務(wù)的制造企業(yè)，在接受外方定單時，應(yīng)當(dāng)主動要求外方提供專利權(quán)的證明文件及相關(guān)的其他技術(shù)文件，比如專有技術(shù)資料及配套技術(shù)資料，尤其要提供該技術(shù)的權(quán)屬證明文件。在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)委托專業(yè)機構(gòu)對專利在中國境內(nèi)的有效性進行檢索分析，除了對外方提供的相關(guān)技術(shù)資料進行檢索分析外，更重要的是需要從原料、技術(shù)、設(shè)備、包裝及應(yīng)用等各個環(huán)節(jié)進行檢索分析，掌握是否存在侵犯他人專利權(quán)的風(fēng)險。如果經(jīng)過核實發(fā)現(xiàn)外方并不是專利權(quán)所有人，應(yīng)該要求對方提供專利權(quán)人的授權(quán)證明文件;如果發(fā)現(xiàn)外方提供的專利權(quán)所保護的技術(shù)方案與委托加工的技術(shù)不完全相同，應(yīng)當(dāng)考慮在合同中訂立條款明確一旦出現(xiàn)涉及專利糾紛的情況都應(yīng)當(dāng)由外方負責(zé)并賠償乙方的損失來轉(zhuǎn)嫁專利風(fēng)險。由于技術(shù)的優(yōu)化和創(chuàng)新是一個動態(tài)發(fā)展的過程，即使現(xiàn)在經(jīng)過檢索分析尚無發(fā)現(xiàn)專利風(fēng)險，也需要對將來可能出現(xiàn)的潛在風(fēng)險予以重視，在合同中約定發(fā)生專利糾紛時的處理方式，規(guī)定好雙方的責(zé)任與義務(wù)。對于出口型企業(yè)，企業(yè)在產(chǎn)品出口前應(yīng)當(dāng)委托專業(yè)的律師事務(wù)所對出口地國家或地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境進行詳盡的調(diào)查，除必要的法律環(huán)境調(diào)查外，還需要對本領(lǐng)域主要專利權(quán)人在該國家的專利申請和授權(quán)情況、專利池、相關(guān)技術(shù)標準制定和實施情況進行調(diào)查分析。所謂檢索，是指在全球公開的專利文獻中找尋與擬出口的產(chǎn)品或技術(shù)相同或相近的技術(shù)在出口地國家或地區(qū)獲得了有效專利保護的那些風(fēng)險專利及專利權(quán)的最終所有人。檢索不僅涉及產(chǎn)品或技術(shù)整體本身，還需要對產(chǎn)品的主要組成，包括組件、模塊、材料、組分、設(shè)備、生產(chǎn)工藝、系統(tǒng)中的各部分、配套產(chǎn)品和技術(shù)、應(yīng)用、替代產(chǎn)品或技術(shù)等方面進行全面的檢索和分析。這樣做的目的，首先在于對擬出口產(chǎn)品或技術(shù)是否存在專利風(fēng)險有全面客觀的把握，更為重要的是，可以采取更加行之有效的措施來管理存在的專利風(fēng)險。建議企業(yè)，產(chǎn)品或技術(shù)擬出口之前的兩年到三年，就要在做好上述檢索分析之后，有方向、有計劃地提前在擬出口地國家或地區(qū)進行專利布局和專利申請。這樣，產(chǎn)品進入之時已經(jīng)有效地獲得了該國家或地區(qū)的專利保護，從而為產(chǎn)品或技術(shù)的出口保駕護航。對于那些無法規(guī)避的海外專利權(quán)，如果我們的產(chǎn)品或技術(shù)存在發(fā)生侵權(quán)的重大可能，那么，需要事先與專利權(quán)所有人溝通，力爭支付適當(dāng)?shù)膶＠S可費以獲得其授權(quán)許可。這里要提出的是，如果我們的企業(yè)向華為學(xué)習(xí)，通過對海外的風(fēng)險專利的充分檢索和研究，利用自身優(yōu)勢，對其核心技術(shù)進行優(yōu)化和改良，在應(yīng)用和實施領(lǐng)域開拓發(fā)展，提前在擬出口國家或地區(qū)進行專利布局，以自己手中的專利組合與海外風(fēng)險專利所有權(quán)人達成專利的交叉許可授權(quán)協(xié)議，就可以最大限度地謀求企業(yè)發(fā)展空間。對于企業(yè)在與外方合作研發(fā)或委托研發(fā)中可能遇到的風(fēng)險，我國企業(yè)要做好如下幾點來加以規(guī)避：首先，慎重選擇合作伙伴和合作項目，在合作之前委托專業(yè)機構(gòu)對合作伙伴的資質(zhì)和信用進行調(diào)查;其二，對合作項目需要進行全球范圍內(nèi)的專利文獻和非專利文獻的檢索分析，客觀評價該項目的前途和存在的侵權(quán)風(fēng)險;其三，在合作或委托研發(fā)的各種協(xié)議中，首先明確知識產(chǎn)權(quán)方面的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，尤其要明確約定專利權(quán)的歸屬，防止專利權(quán)權(quán)屬糾紛風(fēng)險的發(fā)生。 (作者系國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明審查部高級審查員)

來源：經(jīng)濟日報整理：iprdaily 趙珍網(wǎng)站：iprdaily.cn

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