淺議子公司的職務發(fā)明由母公司申請專利時發(fā)明人的獎酬支付 ?

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“職務發(fā)明的獎酬金是否需要支付？如果需要支付由哪一方來支付？應怎樣支付？本文將基于現(xiàn)行的專利法相關規(guī)定并結合裁判實際探究題述情形下的職務發(fā)明獎酬的支付主體、支付方式?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：李美燕 北京魏啟學律師事務所

《專利法》第十五條第一款規(guī)定：“被授予專利權的單位應當對職務發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設計人給予獎勵；發(fā)明創(chuàng)造專利實施后，根據(jù)其推廣應用的范圍和取得的經濟效益，對發(fā)明人或者設計人給予合理的報酬?！备鶕?jù)該規(guī)定，針對職務發(fā)明，在其被授予權利后以及相關的發(fā)明創(chuàng)造專利被實施后，被授予專利權的企業(yè)應當對作出該職務發(fā)明的發(fā)明人或者設計人給予授權獎勵金以及合理的實施報酬。而實踐中，存在跨國企業(yè)為了統(tǒng)籌管理全球范圍內的知識產權而將中國子公司的職務發(fā)明創(chuàng)造以母公司或以集團內其他公司的名義進行申請的情形。即，被授予專利權的企業(yè)并非是作出職務發(fā)明的員工所在的企業(yè)。由此可衍生出幾個問題：職務發(fā)明的獎酬金是否需要支付？如果需要支付由哪一方來支付？應怎樣支付？本文將基于現(xiàn)行的專利法相關規(guī)定并結合裁判實際探究題述情形下的職務發(fā)明獎酬的支付主體、支付方式。

一、獎酬的支付主體只能是被授予專利權的單位嗎？被授予專利權的單位與所屬單位不一致時，是否還需要支付職務發(fā)明獎酬

盡管專利法第十五條中將職務發(fā)明獎酬的支付主體規(guī)定為“被授予專利權的單位”，但如上文所述，實踐中存在子公司員工完成的發(fā)明創(chuàng)造由母公司進行專利申請的情形。即，被授予專利權的單位與作出職務發(fā)明的發(fā)明人所屬單位并不一致。除此之外，亦有諸多情況可能導致完成的職務發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人所屬的公司與專利申請的主體不一致的情形。例如，委托開發(fā)合同約定受托方公司開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造的權利自始歸屬于委托方公司。另一方面，職務發(fā)明創(chuàng)造獎勵報酬請求權是一種從屬性權利，其產生以發(fā)明人在所在單位享有職務發(fā)明創(chuàng)造的權利為前提，因此發(fā)明人向與其并非具有勞動關系的被授予專利權的單位請求獎勵報酬也就缺乏法律依據(jù)。此時，如果拘泥于僅“被授予專利權的單位”有義務向職務發(fā)明的發(fā)明人支付相關獎勵和報酬，則發(fā)明人獲得獎酬的權利恐難得到保障。

《促進科技成果轉化法》第四十四條第一款就規(guī)定“職務科技成果轉化后，由科技成果完成單位對完成、轉化該項科技成果做出重要貢獻的人員給予獎勵和報酬?！薄睹穹ǖ洹肥┬星暗摹逗贤ā啡俣鶙l也曾規(guī)定“法人或者其他組織應當從使用和轉讓該項職務技術成果所取得的收益中提取一定比例，對完成該項職務技術成果的個人給予獎勵或者報酬?！边@些規(guī)定均表明職務發(fā)明制度的立法宗旨是鼓勵企事業(yè)單位員工積極作出發(fā)明創(chuàng)造并獲得與之相匹配的獎勵和報酬。雖然，編纂《民法典》時《合同法》三百二十六條中的相關內容被刪除，但也并不表明作出職務發(fā)明的發(fā)明人所屬企業(yè)無需支付相關獎勵或者報酬，而應是考慮到《專利法》以及《專利法實施細則》以及前述《促進科技成果轉化法》中已經有較為詳盡的獎酬支付規(guī)定，從而刪去了重復的內容。

在張XX與3M中國有限公司職務發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設計人獎勵、報酬糾紛一案[(2014)滬高民三(知)終字第120號]中，上海市高級人民法院就認定“本案中由于3M公司及其關聯(lián)企業(yè)之間的協(xié)議，涉案發(fā)明由3M創(chuàng)新公司申請并獲得專利權，但專利法關于對發(fā)明人給予報酬的規(guī)定，其立法本意是給予發(fā)明人應得的勞動報酬，該獲得報酬的合法權利不應由于跨國企業(yè)內部的協(xié)議安排而受到損害，因此，即使3M中國公司并非涉案發(fā)明的專利權人，但其系張XX的雇主，仍應當向張XX支付職務發(fā)明報酬?！奔?，司法實踐中也早已打破了職務發(fā)明獎酬的支付主體必須是“被授予專利權的單位”的這一條件，而是基于作出職務發(fā)明的發(fā)明人與企業(yè)之間的勞動合同關系，認為企業(yè)有義務保障其員工獲得職務發(fā)明報酬的權利。

在陳XX與可口可樂飲料(上海)有限公司職務發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設計人獎勵、報酬糾紛一案[(2018)滬73民初499號]中，上海知識產權法院亦認定“涉案專利雖未由被告申請專利，而是由被告的關聯(lián)公司可口可樂公司申請，但被告與可口可樂公司系關聯(lián)公司，按照可口可樂公司的要求，被告員工所做出的發(fā)明創(chuàng)造，其專利申請權均無償轉移到可口可樂公司；此后，可口可樂公司申請獲得涉案專利權，并由其關聯(lián)公司實施該專利，從被告處購買濃縮液制成最終成品后對外銷售，被告亦從該成品銷售中獲得經濟效益，即在專利實施過程中獲得間接經濟利益。根據(jù)專利法規(guī)定，發(fā)明創(chuàng)造專利實施后，單位應根據(jù)推廣應用的范圍和取得的經濟效益，給予發(fā)明人合理報酬。本案中由于可口可樂公司及其關聯(lián)企業(yè)之間的協(xié)議，涉案發(fā)明由可口可樂公司申請并獲得專利權，但專利法關于對發(fā)明人給予報酬的規(guī)定，其立法本意是給予發(fā)明人應得的勞動報酬，該獲得報酬的合法權利不應由于跨國企業(yè)內部的協(xié)議安排而受到損害。因此，即使被告并非涉案發(fā)明的專利權人，亦未直接實施涉案專利，但其系原告的雇主，仍應當向原告支付職務發(fā)明報酬?！?/p>

小結

司法實踐中已經明確了發(fā)明人獲得獎勵報酬的合法權利不應由于跨國企業(yè)內部的協(xié)議安排而受到損害，因此子公司員工作出的職務發(fā)明以母公司或集團內其他公司名義被授予專利權時，子公司亦應支付其員工合理的職務發(fā)明獎勵和報酬。

二、職務發(fā)明人的獎勵、報酬應如何支付

《專利法實施細則》第七十六條第一款規(guī)定“被授予專利權的單位可以與發(fā)明人、設計人約定或者在其依法制定的規(guī)章制度中規(guī)定專利法第十六條規(guī)定的獎勵、報酬的方式和數(shù)額?！痹摷殑t第七十七條、第七十八條還規(guī)定有被授予專利權的單位與發(fā)明人、設計人之間無約定也未在其依法制定的規(guī)章制度中規(guī)定獎勵、報酬的方式和數(shù)額時的法定支付金額和支付標準。即，對于職務發(fā)明的獎勵和報酬遵循有約定從約定，沒有約定則根據(jù)上述法定標準進行支付的原則。那么在題述情形下，職務發(fā)明人的獎勵、報酬應當以什么標準進行支付，筆者認為根據(jù)具體情況會有所不同。

1、母公司并未支付相關轉讓對價的情形

將子公司完成的職務發(fā)明轉移給母公司并由母公司進行專利申請的情況，其實質是一種專利申請權的轉讓行為，在專利法未規(guī)定有轉讓職務發(fā)明時的報酬支付標準的情況下，可以參照《專利法實施細則》第七十八條中規(guī)定的實施許可相關的規(guī)定，即被授予專利權的單位許可其他單位或者個人實施其專利的，應當從收取的使用費中提取不低于10%，作為報酬給予發(fā)明人或者設計人。然而在知識產權管理采用高度統(tǒng)一的中央集權模式下，根據(jù)內部的決議將子公司完成的發(fā)明創(chuàng)造直接轉移給母公司或集團內其他公司進行專利申請的情形并不少見，且該種轉移可能并不伴隨著相應的轉移對價。筆者認為此種情況下，應根據(jù)專利的具體實施情況給予發(fā)明人實施報酬。在上述(2014)滬高民三(知)終字第120號案中，法院亦認為“職務發(fā)明人或者設計人獲得報酬的范圍除了從被授予專利權的單位許可其他單位或者個人實施其專利而收取的使用費中提取之外，還應當包括轉讓專利權（包括轉讓專利申請權并已實際獲得授權）后由該受讓人實施或者許可他人實施該專利取得經濟效益后應支付的報酬的情形，這也符合科技成果轉化實施的目的?！?/p>

另外，此種情形因并不伴隨著轉讓對價的支付，那么就不能與通常的轉讓行為等同視之，筆者認為在由母公司申請專利后被授予專利權的，為了完整保障發(fā)明人獲得獎勵、報酬的合法權益，除了給予發(fā)明人實施報酬之外子公司還應遵循《專利法》第十六條的規(guī)定給予發(fā)明人授權獎勵金。

至于子公司沒有獲得包括權利歸屬和轉讓對價等利益，卻要向其員工支付獎勵、甚至要為母公司的實施收益來支付報酬的問題，雖然不在本文的討論范圍內，但筆者認為母子公司應在約定權利歸屬的同時，就相關職務發(fā)明的獎酬支付問題亦進行約定，達成共識的方式可以是多樣的，但應遵循公平、合理、合法的原則。

小結

將子公司完成的職務發(fā)明無償或以極少對價轉移給母公司并由母公司進行專利申請的，在其專利被授予專利權并實施后，子公司作為雇主應給予發(fā)明人授權獎勵金以及實施報酬。

2、母公司支付了相關轉讓對價的情形

實踐中，也存在通過委托開發(fā)或者轉讓的形式將子公司完成的職務發(fā)明轉移至母公司并進行申請的情況，其實質也是一種專利申請權的轉讓行為，亦可以參照《專利法實施細則》第七十八條中有關實施許可相關的規(guī)定從收取的委托開發(fā)費或者轉讓對價中提取一定的比例作為報酬給予發(fā)明人或者設計人?！堵殑瞻l(fā)明條例草案（送審稿）》第二十一條甚至規(guī)定“單位未與發(fā)明人約定也未在其依法制定的規(guī)章制度中規(guī)定對職務發(fā)明人的報酬的，單位轉讓或者許可他人實施其知識產權后，應當從轉讓或者許可所得的凈收入中提取不低于20%，作為報酬給予發(fā)明人?！彪m然《職務發(fā)明條例》最終未能施行，但從該草案的內容也可以窺探出學界對于轉讓和實施許可的報酬支付同等視之的觀點。且如上文中所述，《促進科技成果轉化法》和原《合同法》均規(guī)定企業(yè)應當從使用和轉讓該項職務技術成果所取得的收益中提取一定比例，對完成該項職務技術成果的個人給予獎勵或者報酬?！洞龠M科技成果轉化法》第四十五條第一款（一）更是規(guī)定：“將該項職務科技成果轉讓、許可給他人實施的，從該項科技成果轉讓凈收入或者許可凈收入中提取不低于百分之五十的比例。”該比例明顯高于《專利法實施細則》第七十八條中規(guī)定的10%。

關于《專利法》和《促進科技成果轉化法》的適用問題，在姜XX與鞍鋼建設集團有限公司技術成果完成人署名權、榮譽權、獎勵權糾紛一案[（2020)最高法知民終1334號]中，最高人民法院認定：“職務發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設計人請求單位獎勵的前提是專利授權，請求報酬的前提是專利授權后的實施；完成非專利職務技術成果的人請求單位獎勵的前提條件是經采用轉化成功?！奔矗绻夹g成果被授予專利權的，有關獎勵、報酬的糾紛應適用《專利法》，對于非專利的技術成果應適用《促進科技成果轉化法》。且在《促進科技成果轉化法》的框架下，完成非專利職務技術成果的人請求單位獎勵的前提條件是經采用轉化成功，針對非專利技術成果本身，法律行政法規(guī)并無應予獎勵的規(guī)定，應屬于公司自治、民主管理的事項，公司未與非專利職務技術成果完成人約定也未在其依法制定的規(guī)章制度中規(guī)定獎勵的，非專利職務技術成果完成人請求獎勵的，沒有法律依據(jù)。

關于實務中所關注的外資企業(yè)是否適用《促進科技成果轉化法》的問題，《促進科技成果轉化法》中并未將私營或外資企業(yè)排除在其適用范圍之外，且在裴XX、李XX技術成果完成人署名權、榮譽權、獎勵權糾紛一案[(2016)粵19民終9115號]中，廣東省東莞市中級人民法院適用《促進科技成果轉化法》第四十五條第一款（三）的規(guī)定按照利潤的百分之五比例計算了獎勵報酬。而被告公司湯姆森廣東顯示器件有限公司的大股東是一家法國公司。可見，司法實踐中，已有對外資企業(yè)適用《促進科技成果轉化法》的先例。

另外，與上述“母公司并未支付相關轉讓對價的情形”有所不同的是，此時子公司是基于委托開發(fā)合同或者轉讓協(xié)議且獲得了與發(fā)明人作出的職務發(fā)明相應的對價后讓渡的職務發(fā)明相關的權益，筆者認為此時即便相關職務發(fā)明由母公司申請后被授予專利權，子公司也并不需要支付發(fā)明人授權獎勵金。即，在母公司支付的轉讓對價較為客觀合理的前提下，無需刻意區(qū)分交易主體是否是母子公司或者關聯(lián)公司，直接從收取的開發(fā)費用或者轉讓對價中提取一定比例支付給發(fā)明人實施報酬即可，無需另外支付發(fā)明人授權獎勵金。

同時需要注意的一點是關聯(lián)公司之間簽訂的委托開發(fā)合同或者轉讓協(xié)議中約定的對價可能會受多種因素左右其金額也可能難謂客觀。如果母子公司之間簽訂的合同對價明顯低于合理的金額，此時，如果僅根據(jù)合同約定的金額從中提取一定比例的支付方式可能會被發(fā)明人認為缺乏合理性而訴至法院。此時，就需要法院根據(jù)職務發(fā)明的特性、外部市場環(huán)境再結合發(fā)明人做出的貢獻等因素認定一個合理的報酬金額。魏XX等與航天信息股份有限公司職務發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設計人獎勵、報酬糾紛一案[(2016)京民再38號]中，法院認為參照2001年起施行的《專利法實施細則》第七十六條的規(guī)定，被告航天科工集團應當從轉讓涉案專利權收取的轉讓費中提取不低于10％作為報酬?？紤]到涉案專利權在實施過程中所取得的巨大經濟效益，一審法院在10%以上酌情合理確定提取比例，并按照原告魏XX等人在涉案專利發(fā)明人中的人數(shù)比例計算原告等人最終可獲得的發(fā)明人報酬數(shù)額。 

小結

筆者認為在母公司支付了職務發(fā)明創(chuàng)造轉讓的合理對價時，可以從轉讓對價中提取一定的比例給予發(fā)明人合理的報酬，如果母公司支付的職務發(fā)明相關的對價明顯低于合理的價格時，基于此支付給發(fā)明人的報酬難謂合理，從而損害了發(fā)明人獲得報酬的權利，應當相應進行調整。

三、關于獎勵和報酬的合理性

實務中，經常會被問及獎勵和報酬這么約定少不少？報酬能否約定一次性支付？在司法實踐中，無論是提取一定比例的方式還是一次性支付的方式，除非與法定金額相差極其懸殊，否則一般會認為通過民主合法程序制定的職務發(fā)明相關的獎酬制度是合理的。

如上所述，關于獎勵和報酬遵循的是約定優(yōu)先的原則。約定的金額可以比法定標準高，也可以比法定標準低。從企業(yè)的角度如欲支付比法定金額低的獎酬金則需要與發(fā)明人進行約定。從發(fā)明人的角度如欲取得比法定金額高的獎酬金，亦需要與企業(yè)進行約定。關于職務發(fā)明獎酬金的金額以及支付標準，企業(yè)通常是以職務發(fā)明規(guī)程等內部規(guī)章制度的方式予以規(guī)定。此時需要注意規(guī)程制度的程序合法性和金額的合理性。

關于程序的合法性，《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（一）》第五十條第一款規(guī)定：“用人單位根據(jù)勞動合同法第四條規(guī)定，通過民主程序制定的規(guī)章制度，不違反國家法律、行政法規(guī)及政策規(guī)定，并已向勞動者公示的，可以作為確定雙方權利義務的依據(jù)。”職務發(fā)明相關的規(guī)章制度的設立和實施關乎到員工切身的利益，因此規(guī)章的制定和實施是否通過民主程序進行制定、有無進行公示均將成為其規(guī)章制度是否具有效力，能否成為獎酬支付依據(jù)的重要因素。

關于約定金額的合理性，根據(jù)企業(yè)的性質、行業(yè)特性、專利申請目的、專利實施性、所在城市的經濟發(fā)展水平等因素進行的約定通常被認為是合理的。如果約定的獎酬金極低，則會認為是不合理的。在(2014)滬高民三(知)終字第120號一案中，法院認為“該獎金計劃中關于職務發(fā)明報酬的計算公式，盡管是以年銷售額而不是以營業(yè)利潤作為計算基數(shù)，但不管如何，其0.01%的系數(shù)與《專利法實施細則》第七十八條規(guī)定的每年應當從實施該項發(fā)明或者實用新型專利的營業(yè)利潤中提取不低于2%的系數(shù)還是相差懸殊，可見該獎金計劃確實存在不盡合理之處。”針對不合理的獎酬標準，法院也不會直接適用法定最低標準，在引起糾紛時會根據(jù)案件的具體情況確定合理的金額。通常情況下，會根據(jù)專利的類別、專利的實施情況、營業(yè)利潤、專利對于產品的利潤貢獻、發(fā)明人的數(shù)量等因素酌情確定應支付的獎酬金額。

小結

職務發(fā)明的獎金和報酬的支付遵循有約定從約定，沒有約定則按照法定標準進行支付的原則。為了避免不必要的獎酬支付糾紛，建議提前制定職務發(fā)明獎酬制度，且制定職務發(fā)明獎酬制度時還應特別注意通過民主合法的程序進行，以確保該制度的合法有效性。

總結

除上文中提及的幾種情形之外，還會存在以其他方式將子公司的職務發(fā)明以母公司的名義進行申請或者作為商業(yè)秘密予以保護的情況，但無論何種情形，萬變不離其宗的是均應保障發(fā)明人獲得合理的獎金、報酬的權利。企業(yè)在制定職務發(fā)明獎酬制度時應注意制定程序的合法性、獎酬金額的合理性以及制度所能涵蓋的技術成果的類型。

（原標題：淺議子公司的職務發(fā)明由母公司申請專利時發(fā)明人的獎酬支付）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：李美燕 北京魏啟學律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接： 淺議子公司的職務發(fā)明由母公司申請專利時發(fā)明人的獎酬支付 （點擊標題查看原文）

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