從彪馬歐洲公司商標(biāo)權(quán)無效宣告請求行政糾紛案看馳名商標(biāo)跨類保護(hù)問題

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“對于馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)，應(yīng)當(dāng)在區(qū)分混淆理論與淡化理論趣旨的基礎(chǔ)上，認(rèn)定被訴行為的性質(zhì)?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：樓意

前言

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，凝結(jié)信譽(yù)的商標(biāo)越發(fā)受到市場主體的重視，代表著聲譽(yù)與品位的馳名商標(biāo)也逐漸受到更加完善的保護(hù)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（2020修正）》第九條第二款的規(guī)定，被認(rèn)為是以司法解釋的方式引入了用于保護(hù)馳名商標(biāo)的淡化理論，針對其中的“具有相當(dāng)程度的聯(lián)系”要件，在判定時要結(jié)合引證商標(biāo)的馳名程度、相關(guān)公眾的范圍等因素綜合考慮。同時，對于馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)，應(yīng)當(dāng)在區(qū)分混淆理論與淡化理論趣旨的基礎(chǔ)上，認(rèn)定被訴行為的性質(zhì)。

一、案情梳理

上訴人彪馬歐洲公司（簡稱彪馬公司）因商標(biāo)權(quán)無效宣告請求行政糾紛一案[1]，不服中華人民共和國北京知識產(chǎn)權(quán)法院（簡稱北京知識產(chǎn)權(quán)法院）（2020）京73行初2113號行政判決，向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院于2021年1月11日受理本案后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，并于2022年10月31日審理終結(jié)。

1、商標(biāo)無效宣告請求裁定

2019年10月16日，中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局（簡稱國家知識產(chǎn)權(quán)局）作出商評字[2019]第252030號《關(guān)于第19051535號“sweet puma”商標(biāo)無效宣告請求裁定書》（簡稱被訴裁定），認(rèn)定：訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)一、二未構(gòu)成2013年修正的《中華人民共和國商標(biāo)法》第三十條所指使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)；彪馬公司提交的證據(jù)可以證明其“PUMA”商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請日前已具有一定知名度，但訴爭商標(biāo)核定使用的住所代理（旅館、供膳寄宿處）等服務(wù)與彪馬公司主張為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo)所核定使用的服裝、運(yùn)動衣等商品在功能、用途、服務(wù)場所等方面區(qū)別明顯，相關(guān)公眾施以一般注意力不會認(rèn)為冠以訴爭商標(biāo)的服務(wù)系由彪馬公司提供，或認(rèn)為彪馬公司與甜心豹公司之間存在某種聯(lián)系，故訴爭商標(biāo)的注冊未違反2013年商標(biāo)法第十三條；訴爭商標(biāo)的注冊亦不屬于2013年商標(biāo)法第十條第一款第七項(xiàng)、第八項(xiàng)、第三十二條及第四十四條第一款所指情形。國家知識產(chǎn)權(quán)局裁定：訴爭商標(biāo)予以維持。

2、一審?fù)徑?jīng)過

一審?fù)徶?，彪馬公司明確表示不再主張除2013年商標(biāo)法第十三條第三款以外的其他無效宣告理由。彪馬公司請求認(rèn)定其注冊和使用在“運(yùn)動衣、運(yùn)動褲、運(yùn)動鞋”商品上的引證商標(biāo)一和“服裝、鞋、運(yùn)動服”商品上的引證商標(biāo)二在訴爭商標(biāo)申請日前均已構(gòu)成馳名商標(biāo)。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，彪馬公司提交的證據(jù)可以證明引證商標(biāo)在“運(yùn)動衣、服裝、鞋”等商品上具有了較高的知名度，但鑒于訴爭商標(biāo)核定使用的“住所代理（旅館、供膳寄宿處）、備辦宴席”等服務(wù)與彪馬公司主張其引證商標(biāo)賴以知名的“運(yùn)動衣、服裝、鞋”等商品，在商品功能、用途、服務(wù)內(nèi)容與場所等方面存在較大差異，且所屬行業(yè)跨度較大，缺乏關(guān)聯(lián)性，相關(guān)公眾施以一般注意力一般不會對商品或服務(wù)來源產(chǎn)生誤認(rèn)，或者認(rèn)為彪馬公司與甜心豹公司之間存在某種特定聯(lián)系。訴爭商標(biāo)的注冊和使用不會降低引證商標(biāo)的顯著性或者模糊引證商標(biāo)與其核定使用商品之間的特定聯(lián)系，進(jìn)而弱化引證商標(biāo)的顯著特征，不會導(dǎo)致彪馬公司利益可能受損。因此，訴爭商標(biāo)的申請注冊未違反2013年商標(biāo)法第十三條第三款的規(guī)定。一審判決駁回彪馬公司的訴訟請求。

3、二審?fù)徑?jīng)過

彪馬公司不服原審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，請求撤銷原審判決和被訴裁定。其主要上訴理由為：一、訴爭商標(biāo)構(gòu)成對彪馬公司在先馳名引證商標(biāo)一和引證商標(biāo)二的抄襲和模仿。二、彪馬公司在評審階段提交了證據(jù)材料證明引證商標(biāo)一、二在中國的知名度和影響力，且在原審訴訟階段提供了很多原件進(jìn)行核對。三、訴爭商標(biāo)是在不相同或者不類似商品上，復(fù)制、模仿已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，訴爭商標(biāo)的注冊和使用可能致使彪馬公司的利益受到損害，應(yīng)予無效宣告。四、甜心豹公司提交的證據(jù)不能證明訴爭商標(biāo)的大量使用情況，訴爭商標(biāo)屬于尚未大量投入使用的商標(biāo)。依據(jù)相關(guān)司法解釋，應(yīng)盡可能消除商業(yè)標(biāo)志混淆的可能性，對其從嚴(yán)審查。因此，訴爭商標(biāo)的申請注冊違反了2013年商標(biāo)法第十三條第三款的規(guī)定。

北京市高級人民法院審理后認(rèn)為，根據(jù)彪馬公司提交的在案證據(jù)，訴爭商標(biāo)申請日前，引證商標(biāo)一在中國申請注冊已經(jīng)近四十年，使用引證商標(biāo)一的“運(yùn)動衣、運(yùn)動褲、運(yùn)動鞋”的商品在我國境內(nèi)獲得了廣泛銷售和持續(xù)宣傳，形成了極高的市場知名度。因此，訴爭商標(biāo)申請日前，引證商標(biāo)一在“運(yùn)動衣、運(yùn)動褲、運(yùn)動鞋”商品上為相關(guān)公眾所熟知，已達(dá)到馳名程度。

訴爭商標(biāo)為英文“sweet puma”，引證商標(biāo)一為英文“puma”，訴爭商標(biāo)完整包含引證商標(biāo)一文字，二者在文字構(gòu)成、呼叫、整體認(rèn)讀效果等方面相近。盡管訴爭商標(biāo)還包括其他英文詞匯，但是整體上未形成明顯區(qū)別于引證商標(biāo)一的顯著特征。因此，訴爭商標(biāo)構(gòu)成對引證商標(biāo)一的摹仿。訴爭商標(biāo)核定使用的“咖啡館、快餐館、酒吧服務(wù)”等服務(wù)雖然與引證商標(biāo)一核定使用的“運(yùn)動衣、運(yùn)動褲、運(yùn)動鞋”商品不屬于類似商品，但是由于引證商標(biāo)一核定使用的“運(yùn)動衣、運(yùn)動褲、運(yùn)動鞋”商品的消費(fèi)對象、銷售渠道、使用場景廣泛，其在日常宣傳推廣中有可能與“咖啡館、酒吧服務(wù)”等服務(wù)產(chǎn)生一定關(guān)聯(lián)，相關(guān)公眾存在一定的重合度。在引證商標(biāo)一具有極高的知名度的情況下，二者在市場上共存容易使相關(guān)公眾認(rèn)為訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)一具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，從而誤導(dǎo)公眾，損害彪馬公司的合法利益。因此，訴爭商標(biāo)的注冊違反了2013年商標(biāo)法第十三條第三款的規(guī)定。原審判決及被訴裁定的相關(guān)認(rèn)定錯誤，本院予以糾正。彪馬公司的相關(guān)上訴理由成立，本院予以支持。

二審判決：一、撤銷中華人民共和國北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2020）京73行初2113號行政判決；二、撤銷中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的商評字[2019]第252030號關(guān)于第19051535號“sweet puma”商標(biāo)無效宣告請求裁定；三、中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局就彪馬歐洲公司針對第19051535號“sweet puma”商標(biāo)提出的無效宣告請求重新作出裁定。

二、案例評析

本案中，根據(jù)彪馬公司提交的引證商標(biāo)注冊時間、宣傳材料等相關(guān)證據(jù)，國家知識產(chǎn)權(quán)局及一、二審法院對其商標(biāo)知名度均表示認(rèn)可，二審法院也遵循個案認(rèn)定、被動保護(hù)和按需認(rèn)定的原則確認(rèn)了引證商標(biāo)的馳名程度。因此，本案的爭議點(diǎn)主要在于該引證商標(biāo)是否應(yīng)當(dāng)獲得跨類保護(hù)？一審、二審不同的判決結(jié)果體現(xiàn)馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的何種理論依據(jù)？

根據(jù)我國商標(biāo)法和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，已注冊的馳名商標(biāo)跨類保護(hù)必須滿足以下三個要件：（1）在不相同或者不相類似商品或服務(wù)上使用復(fù)制、摹仿、翻譯馳名商標(biāo)的標(biāo)識；（2）足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系；（3）減弱馳名商標(biāo)的顯著性、貶低馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)，或者不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)。[2]其中，第一個要件指跨類使用近似商標(biāo)的行為，第二個要件強(qiáng)調(diào)足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，第三個要件說明淡化后果。[3]本案中，一、二審判決的不同之處主要在于足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系認(rèn)定以及馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的理論依據(jù)。

1、是否具有相當(dāng)程度的聯(lián)系？

國家知識產(chǎn)權(quán)局的裁定認(rèn)為，引證商標(biāo)與訴爭商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)類別區(qū)別明顯，相關(guān)公眾施以一般注意力不會認(rèn)為冠以訴爭商標(biāo)的服務(wù)系由彪馬公司提供，或認(rèn)為彪馬公司與甜心豹公司之間存在某種聯(lián)系。一審法院同樣認(rèn)為訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)核定使用的商品，在商品功能、用途、服務(wù)內(nèi)容與場所等方面存在較大差異，且所屬行業(yè)跨度較大，缺乏關(guān)聯(lián)性，相關(guān)公眾施以一般注意力一般不會對商品或服務(wù)來源產(chǎn)生誤認(rèn)，或者認(rèn)為彪馬公司與甜心豹公司之間存在某種特定聯(lián)系。二審法院則認(rèn)為引證商標(biāo)一核定使用的“運(yùn)動衣、運(yùn)動褲、運(yùn)動鞋”商品的消費(fèi)對象、銷售渠道、使用場景廣泛，其在日常宣傳推廣中有可能與被訴商標(biāo)核定適用的“咖啡館、酒吧服務(wù)”等服務(wù)產(chǎn)生一定關(guān)聯(lián)，相關(guān)公眾存在一定的重合度。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（2020修正）》第十條的規(guī)定，原告請求禁止被告在不相類似商品上使用與原告馳名的注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)或者企業(yè)名稱的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況，綜合考慮以下因素后作出裁判：（一）該馳名商標(biāo)的顯著程度；（二）該馳名商標(biāo)在使用被訴商標(biāo)或者企業(yè)名稱的商品的相關(guān)公眾中的知曉程度；（三）使用馳名商標(biāo)的商品與使用被訴商標(biāo)或者企業(yè)名稱的商品之間的關(guān)聯(lián)程度；（四）其他相關(guān)因素。國家知識產(chǎn)權(quán)局的裁定和一審判決顯然是考慮該規(guī)定中第三項(xiàng)的因素，認(rèn)為使用馳名商標(biāo)的商品與使用被訴商標(biāo)的商品之間的關(guān)聯(lián)程度不高，因而相關(guān)公眾在施以一般注意力的前提下不會對商品或服務(wù)來源產(chǎn)生誤認(rèn)，或者認(rèn)為彪馬公司與甜心豹公司之間存在某種特定聯(lián)系。但是，需要注意的是，商標(biāo)顯著性越強(qiáng)、馳名程度越高，商品關(guān)聯(lián)程度的要求可以越低。反之，商品關(guān)聯(lián)程度越高，商標(biāo)馳名程度的要求可以越低。

本案中，引證商標(biāo)在商標(biāo)所標(biāo)識的商品或者服務(wù)有關(guān)的消費(fèi)者和與前述商品或者服務(wù)的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者之中已經(jīng)達(dá)到較高的知名度，且引證商標(biāo)與被訴商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)均為日常用品或服務(wù)，相關(guān)公眾也均為該商品或服務(wù)的普通消費(fèi)者，存在一定的重合度。因此，二審法院從前者消費(fèi)對象、銷售渠道、使用場景廣泛來認(rèn)定二者具有關(guān)聯(lián)性的說法更具合理性。

2、反混淆還是反淡化？

從《商標(biāo)法》第十三條第三款的規(guī)定來看，馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)以“誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害”為要件，其中“誤導(dǎo)公眾”為馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的關(guān)鍵，由于我國相關(guān)法律并沒有對“誤導(dǎo)公眾”進(jìn)行明確的解釋，導(dǎo)致馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的理論依據(jù)也不清晰，理論與實(shí)踐中存在諸多不同認(rèn)識。[4]概括起來對于“誤導(dǎo)公眾”的解釋所要探討的，主要是其背后的混淆理論與淡化理論之爭。多數(shù)學(xué)者認(rèn)為，我國馳名商標(biāo)跨類保護(hù)應(yīng)以反淡化作為理論基礎(chǔ) ，“‘誤導(dǎo)公眾’表現(xiàn)在不相同或者不相類似的商品或服務(wù)上，更多的是導(dǎo)致馳名商標(biāo)的顯著性受到削弱、使馳名商標(biāo)在公眾心目中代表唯一、獨(dú)特的商標(biāo)形象降低，這實(shí)質(zhì)就是‘淡化’的本質(zhì)?！?span style="font-size: 14px; color: rgb(0, 112, 192);">[5]

本案中，一審法院除了認(rèn)為相關(guān)公眾施以一般注意力一般不會對商品或服務(wù)來源產(chǎn)生誤認(rèn)，或者認(rèn)為彪馬公司與甜心豹公司之間存在某種特定聯(lián)系以外，也指出訴爭商標(biāo)的注冊和使用不會降低引證商標(biāo)的顯著性或者模糊引證商標(biāo)與其核定使用商品之間的特定聯(lián)系，進(jìn)而弱化引證商標(biāo)的顯著特征，不會導(dǎo)致彪馬公司利益可能受損。從而認(rèn)定訴爭商標(biāo)的申請注冊未違反商標(biāo)法第十三條第三款的規(guī)定。這里法院實(shí)質(zhì)上采取的是“反混淆和反淡化”觀點(diǎn)，即從反混淆和反淡化兩個層面認(rèn)定被訴商標(biāo)注冊使用的行為既不會導(dǎo)致混淆也沒有導(dǎo)致淡化。

二審法院認(rèn)為在引證商標(biāo)一具有極高的知名度的情況下，二者在市場上共存容易使相關(guān)公眾認(rèn)為訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)一具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，從而誤導(dǎo)公眾，損害彪馬公司的合法利益。這里法院并沒有明確說明被訴商標(biāo)的使用是否導(dǎo)致減弱馳名商標(biāo)的顯著性、貶損馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)，或者不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)等，但從“具有相當(dāng)程度的聯(lián)系”、“誤導(dǎo)公眾”的表述中可以推出，法院的理論依據(jù)為《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（2020修正）》第九條第二款的規(guī)定，這一規(guī)定被認(rèn)為是以司法解釋的方式引入了用于保護(hù)馳名商標(biāo)的淡化理論。[6]

由此可見，在司法實(shí)踐中，法院對于馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的理論基礎(chǔ)并不完全一致。針對一審法院“反混淆和反淡化”的論證，有學(xué)者指出這種做法看似兼顧了混淆和淡化兩種情形，但實(shí)際上撕裂了馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的內(nèi)在一致性。馳名商標(biāo)跨類保護(hù)既禁止容易導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆的商標(biāo)使用行為，也禁止商標(biāo)淡化的商標(biāo)使用行為，將使得法院審查被訴行為時，既要審查是否容易導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆，又要審查是否淡化馳名商標(biāo)，不利于維護(hù)商標(biāo)法體系的安定性和法律適用的可預(yù)期性。[7]

不過在司法實(shí)踐中，“混淆”與“淡化”的區(qū)分和認(rèn)定有時存在一定的困難，這與“淡化”本身是一個抽象的概念性質(zhì)有關(guān)。從實(shí)際情況來看, 消費(fèi)者在不相同類別上看到兩個非常近似的商標(biāo), 究竟是不會對商品來源產(chǎn)生誤認(rèn)，還是認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系, 似乎并不容易嚴(yán)格區(qū)分。即便本案中甜心豹公司是在不同類別商品上使用被訴商標(biāo)，也不能完全排除會有消費(fèi)者誤認(rèn)為甜心豹公司所提供的的服務(wù)是由彪馬公司授權(quán)，由此導(dǎo)致混淆。正因?yàn)槿绱?，法官在基于兩種不同的理論進(jìn)行說理論證時，更要根據(jù)被訴行為可能造成的后果等給出明晰的說明。

注釋：

[1]北京市高級人民法院，（2021）京行終210號行政判決書。

[2]最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（2020修正）第九條第二款規(guī)定，足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標(biāo)的顯著性、貶損馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)，或者不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)的，屬于商標(biāo)法第十三條第三款規(guī)定的“誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害”。

[3]龔麒天. 馳名商標(biāo)如何才能受到跨類保護(hù)[N]. 中國知識產(chǎn)權(quán)報,2017-03-01(011).

[4]鐘鳴. 中國對馳名商標(biāo)保護(hù)的歷史、現(xiàn)狀與問題http://islanderfriend.com/article_22785.html

[5]吳青.馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的實(shí)證研究與法律適用[J].電子知識產(chǎn)權(quán),2020(05):91-102.

[6]王遷.知識產(chǎn)權(quán)法教程[M].北京:中國人民大學(xué)出版社, 2021.

[7]同注[5]

（原標(biāo)題：從彪馬歐洲公司商標(biāo)權(quán)無效宣告請求行政糾紛案看馳名商標(biāo)跨類保護(hù)問題）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：樓意

編輯：IPRdaily趙甄校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從彪馬歐洲公司商標(biāo)權(quán)無效宣告請求行政糾紛案看馳名商標(biāo)跨類保護(hù)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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