商標注冊在商標保護中的地位與作用

? 【小D導讀】

商標權作為一種財產權，來自于商標的實際使用，與行政機關的注冊無關。然而商標獲準注冊，又可以為商標所有人帶來一系列好處，這可以稱之為程序性權利。

【摘要】商標權作為一種財產權，來自于商標的實際使用，與行政機關的注冊無關。然而商標獲準注冊，又可以為商標所有人帶來一系列好處，這可以稱之為程序性權利。例如，推定獲得全國范圍內有效的權利，提供尚未使用的商標的注冊，有可能獲得反淡化的保護，注冊五年后成為不可撤銷注冊的商標，方便商標的轉讓和許可，在侵權訴訟中獲得更多的救濟措施，以及可以獲得海關保護等。與此相應，商標所有人應當適時尋求商標注冊，獲得更加強有力的保護。

【關鍵字】商標；商標注冊；程序性權利

【全文】

商標權作為一種財產權，來自于商標的實際使用?！吧虡恕币辉~表明，只有在商業(yè)活動中使用的標記才可以稱之為商標。在相關的市場競爭活動中，商標所有人為了出售更多的商品或者提供更多的服務，通常會通過技術革新、廣告宣傳、售后服務等手段，提高相關商標的知名度。至于消費者認牌購貨，信賴某種商標所標示的商品或者服務，則是我們通常所說的“商譽”。事實上，商標權作為一種財產權，就是商標所有人就商標所代表的商譽享有的權利。

從商標與商譽的關系來看，商標注冊顯然不是財產權的獲得方式。一個已經在市場上使用并具有一定商譽的商標，不會因為行政機關的注冊而增加或者減少該商標所代表的商譽。一個從來沒有在市場上使用過的標記，也不會因為行政機關的注冊從而奇跡般地產生商譽或者財產權。從這個意義上說，將商標行政機關的注冊行為視為財產權授予的行為，是一種錯誤的說法。

然而在另一方面，商標獲準注冊，尤其是對于已經在市場上使用的商標來說，又會使得商標所有人獲得一系列好處。相對于商標所有人就商譽所享有的“財產性權利”來說，通過商標注冊所獲得的好處，可以稱之為“程序性權利”。大體說來，申請和獲準注冊，對于商標所有人有以下一些好處。

一、推定獲得全國范圍內有效的權利 ? 從商標與商譽的關系來看，商標只有使用在相關的商品或者服務上，才會為商標所有人帶來財產性的權利。然而，很多商標所標示的商品或者服務，可能局限于某一個區(qū)域，例如珠江三角洲、長江三角洲、東北地區(qū)或者西南地區(qū)，甚至是某一個省或者某一個市。與此相應，相關商標所體現的商譽，或者認可相關商品或者服務的消費者，也僅僅局限在特定區(qū)域之內。這似乎表明，如果有人在其他區(qū)域就相同的商品或者服務使用了相同的商標，只要沒有造成消費者混淆的可能性，也可以獲得財產權。事實上，這正是歐美國家早期商標保護的經驗。隨著商標注冊制度在世界各國的確定，這種狀況逐步發(fā)生了變化。按照注冊制度的宗旨，即使是在某一區(qū)域內使用的商標，一旦獲得了注冊，就會在理論上獲得全國性的權利。依據商標注冊而獲得的程序性權利，商標所有人可以在全國范圍內排除他人使用相同或者近似的商標，以避免消費者混淆的可能性。這種排除，并不局限于商標所有人已經從事商業(yè)活動的區(qū)域。同時，由于商標注冊所具有的公告性質，在后使用者也難以主張自己是善意使用了相同或者近似的商標。這樣，商標注冊就為商標所有人在全國范圍內擴展自己的商業(yè)活動奠定了堅實的基礎。商標注冊不僅阻止了在后使用者使用相同或者近似商標的可能性，而且也極大地限制了在先商標使用者的使用范圍。假如兩個或者更多的市場主體，在互不知曉的情形下，在不同的區(qū)域使用了相同或者近似的商標，按照傳統的商標理論，他們都可以享有商標權。然而按照注冊制度，只要其中一個人獲得了商標注冊，則其他人只能在原有的范圍內使用自己的商標。即使某一市場主體是最先使用相關商標的人，由于沒有申請和獲得注冊，他也無法獲得全國范圍內的權利。在這方面，其他的商標使用者甚至不得不改變自己的商標，以避免消費者混淆的可能性。關于這一點，我國于2013年修訂《商標法》時，也在第59條第3款中做了規(guī)定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識?！?

二、提供尚未實際使用的商標的注冊 ? 除了已經使用的商標，對于那些尚未實際使用的商標，或者意圖使用的商標，注冊制度也提供了程序上的權利。根據注冊制度的宗旨，尚未實際使用的商標一旦獲準注冊，也在全國范圍內獲得了有效的程序性權利。至少在獲準注冊以后的3年時間里，商標所有人可以防止他人就相同或者近似的商標獲得注冊，可以對抗他人真誠使用相關商標的主張，可以要求在先使用者僅在原有的范圍內使用其商標。當然，就尚未實際使用的注冊商標而言，其程序性權利的范圍還是非常有限的。

首先，如果商標所有人在獲準注冊以后連續(xù)3年沒有實際使用相關的商標，就會構成撤銷注冊的理由。例如，《TRIPS協定》第19條規(guī)定，如果以使用作為保持注冊的依據，則至少連續(xù)3年不使用，才構成撤銷注冊的理由。[1]基于同樣的道理，我國《商標法》第49條也規(guī)定，注冊商標連續(xù)3年沒有使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。[2]在這方面，《商標法》第48條還對商標的使用做了界定：“本法所稱的商標使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為?！?

其次，沒有實際使用的注冊商標，在發(fā)生侵權的情況下，沒有損害賠償的判決支持。在這方面，我國司法機關總結實踐中的經驗，敏銳地認識到一些人利用注冊制度的特點，申請和注冊一個或者數個沒有實際使用的商標，甚至搶注他人在先使用的商標，然后以侵權訴訟和巨額賠償相要挾，干擾了正常的市場經濟秩序。所以，司法機關會在相關的訴訟中要求注冊商標所有人提供近3年來實際使用相關商標的證據。如果沒有實際使用或者沒有實際使用的證據，則表明沒有商譽的損害和損害賠償。2013年修訂《商標法》則將這一思路納入了立法之中。根據《商標法》第64條：“注冊商標專用權人請求賠償，被控侵權人以注冊商標專用權人未使用注冊商標提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標專用權人提供此前3年內實際使用該注冊商標的證據。注冊商標專用權人不能證明此前3年內實際使用過該注冊商標，也不能證明因侵權行為受到其他損失的，被控侵權人不承擔賠償責任?！?

當然，對于尚未使用的或者意圖使用的商標，商標行政部門應當慎重注冊。例如，可以要求注冊申請人提交真誠使用的聲明，也可以要求注冊申請人在3年內提交真實使用的證據。又如，如果在所謂的侵權訴訟中，注冊商標所有人不能證明此前3年實際使用過相關的注冊商標，法院就可以要求商標行政部門直接撤銷該“注冊商標”，而不是僅限于沒有損害賠償，更不應該判定商標侵權。

三、注冊商標有可能獲得反淡化保護 ? 《巴黎公約》第6條之二提供了對于未注冊馳名商標的保護。根據規(guī)定，為了防止消費者的混淆，對于他人已經使用并且具有一定聲譽的商標，主管機關可以駁回注冊和撤銷注冊，并且禁止使用。這是對于未注冊馳名商標所提供的特別保護?！禩RIPS協定》第16條第3款規(guī)定，對于已經獲準注冊的商品商標和服務商標來說，如果他人在不類似的商品或者服務上使用該商標，會暗示該商品或者服務與注冊商標所有人存在某種聯系，并且有可能損害注冊商標所有人的利益，則主管機關可以駁回注冊和撤銷注冊，并且禁止使用。[3]這就是通常所說的馳名商標的跨類保護或者反淡化保護。

根據《TRIPS協定》，只有已經獲準注冊的商標才可以獲得馳名商標的跨類保護或者反淡化保護。至于未注冊的馳名商標是否能夠獲得反淡化保護，則由成員國自行決定。在美國和日本，對于馳名商標的反淡化保護，并不局限于已經注冊的商標。例如，美國聯邦《商標法》第43條第3款是關于馳名商標反淡化的規(guī)定，其并沒有將這種保護局限于注冊商標，也沒有將未注冊的馳名商標排除出去。又如，根據日本《不正當競爭防止法》第2條第1款第2項，可以獲得反淡化保護的是馳名的商業(yè)標識，以及與之近似的標記，其中也沒有規(guī)定只有注冊的馳名商標才可以獲得反淡化保護。

在這方面，我國《商標法》僅僅針對已經注冊的馳名商標提供了反淡化保護?！渡虡朔ā返?3條第2款規(guī)定，“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。”根據最高人民法院的司法解釋，足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯系，從而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，屬于《商標法》第13條第2款規(guī)定的“誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”。[4]

當然，已經獲準注冊的商標，要想獲得反淡化保護，還必須符合馳名商標的標準，由商標局、商標評審委員會和法院在相關的商標糾紛中加以確定。而且，由此而認定的馳名商標，屬于案件事實，其效力僅限于個案，當事人不得以“馳名商標”的名義進行廣告宣傳。[5]

四、商標注冊5年后成為不可撤銷的注冊商標 ? 商標所有人在采納某一商標或者注冊某一商標時，可能會存在某些瑕疵，例如不具有內在顯著性、含有地理名稱、與他人的在先權利沖突等。在未注冊商標的情形下，這類內在的缺陷可能影響商標的有效性。

然而，依據很多國家的注冊商標法，具有上述缺陷的商標在獲得注冊5年之后，可以成為不可撤銷注冊或者不可爭議的商標。這是因為，有關的注冊商標雖然在一開始有瑕疵，但在長達5年的持續(xù)使用過程中，商標所有人已經做出了相應的投入，消費者也已經認可了相關商標所標識的商品或者服務，在這種情況下，如果強行撤銷注冊或者禁止使用，就會損害已經形成的商業(yè)關系。例如，美國聯邦《商標法》第15條規(guī)定，如果商標注冊人在相關的商品或者服務上連續(xù)5年使用其注冊商標，則該商標屬于不可爭議的商標。[6]又如，我國《商標法》第45條規(guī)定，對于已經注冊的商標，自注冊之日起5年內，在先權利人或者利害關系人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。對惡意注冊的，馳名商標所有人不受5年的時間限制。[7]這就意味著，在通常的情況下，有關的商標注冊5年之后可以成為不可撤銷注冊的商標，或者不應當因為有瑕疵而予以撤銷。

顯然，商標獲準注冊5年之后，不會因為原有的瑕疵而被撤銷注冊，有效地保障了商標所有人對于商標的投資。至少，商標所有人不必擔心自己的商標會被撤銷注冊，從而可以放心大膽地針對注冊商標所標識的商品或者服務進行投資，獲得相應的利益。

五、商標注冊成為轉讓和許可的證據

就未注冊商標來說，在轉讓或者許可方面，顯然存在著一些不確定性。例如，當事人只能依據雙方的合同確定商標轉讓或者許可的事實。而在相關商標獲準注冊的前提下，商標的轉讓或者許可，除了雙方當事人的合同以外，還加上了商標注冊證書的要素，使得商標的轉讓和許可帶有了更大的確定性。事實上，按照英國知識產權法學家本特利的看法，英國自1875年制定了注冊商標法以后，唯一起到的作用就是，注冊證書成為商標權利有效的證據，不僅有助于權利的保護，而且也便利了商標的轉讓和許可。[8]

按照很多國家的商標法和相關的規(guī)定，注冊商標的轉讓和許可還應當在主管部門備案，并且由專管部門予以公示。這種備案和公示，也進一步增加了商標轉讓和許可的確定性。在這方面，我國《商標法》也對注冊商標的轉讓和許可的備案做了規(guī)定。先來看關于注冊商標的轉讓?！渡虡朔ā返?2條規(guī)定，轉讓注冊商標的，轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協議，并共同向商標局提出申請。轉讓注冊商標經核準后，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標專用權。這表明，注冊商標的轉讓應當獲得主管機關的核準，并且在公告之后發(fā)生法律效力。商標局的審核，主要是為了防止容易導致混淆或者有其他不良影響的轉讓。再來看關于注冊商標的許可。《商標法》第43條規(guī)定，商標注冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其注冊商標。許可人應當監(jiān)督被許可人使用其注冊商標的商品質量。被許可人應當保證使用該注冊商標的商品質量。許可他人使用其注冊商標的，許可人應當將其商標使用許可報商標局備案，由商標局公告。商標使用許可未經備案不得對抗善意第三人。[9]

從商標應當實際使用，商標與商譽的關系來看，注冊商標的轉讓應當與商譽一起轉讓，或者與營業(yè)一起轉讓。脫離商譽或者營業(yè)的轉讓，有可能在商品的質量和功能方面欺騙或者損害消費者，而這又是商標法竭力避免的事情。單獨轉讓注冊商標同時又不會欺騙或者損害消費者，應當是少之又少的事情。當然，這不包括那些“買賣商標注冊證書”的“轉讓”。

六、在侵權訴訟中獲得更多的法律救濟 ? 未注冊商標通常是依據反不正當競爭法獲得保護。不過，在相關的侵權訴訟或者糾紛中，商標所有人首先要舉證證明自己就某一商標享有權利，應當受到法律的保護。而在注冊商標的情形下，商標所有人只要出示注冊證書，就可以證明自己就相關的商標享有權利。即使被告提出權利歸屬或者權利無效的異議，也應當由被告舉證證明。這樣，商標注冊證書就會成為商標權有效的初步證據。

與未注冊商標相比，注冊商標的所有人在提起侵權訴訟之前，就可以獲得一些有效的法律救濟。例如，根據很多國家的注冊商標法，在發(fā)生注冊商標侵權的情形下，商標所有人可以請求法院采取訴前的臨時措施，包括訴前的臨時性禁令、財產保護和證據保全。在這方面，我國《商標法》第65條規(guī)定：“商標注冊人或者利害關系人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其注冊商標專用權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以依法在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施?！边@是關于訴前的臨時性禁令和財產保全的規(guī)定。至于訴前的證據保全，《商標法》第66條規(guī)定：“為制止侵權行為，在證據可能滅失或者以后難以取得的情況下，商標注冊人或者利害關系人可以依法在起訴前向人民法院申請保全證據。”

此外，根據很多國家的注冊商標法，在法院認定商標侵權的情況下，注冊商標的所有人可以獲得一些額外的救濟措施。例如，我國《商標法》第63條規(guī)定，在確定商標侵權的前提下，注冊商標所有人可以獲得的損害賠償，除了權利人的損失、侵權人的利益所得和許可使用費的合理倍數以外，還可以獲得懲罰性損害賠償和法定賠償。其中的懲罰性損害賠償，是2013年修訂《商標法》時新加入的救濟措施。根據規(guī)定，對惡意侵犯商標專用權，情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上三倍以下確定賠償數額。其中的法定損害賠償，2001年《商標法》的規(guī)定是50萬元以下，2013年修訂的《商標法》改為300萬元以下。其具體規(guī)定是：“權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、注冊商標許可使用費難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節(jié)判決給予300萬元以下的賠償?！?

至少按照我國《商標法》和《反不正當競爭法》，訴前的責令停止侵權、財產保全和證據保全，以及懲罰性損害賠償和300萬元以下的法定賠償，僅僅適用于注冊商標，而不適用于未注冊商標。

七、注冊商標可以獲得刑事救濟 ? 在商標侵權中，將相同或者基本相同的商標使用在同類商品或者服務上，是最為嚴重的侵權行為，這通常稱之為假冒商標，嚴重的會構成犯罪，受到刑事制裁。根據相關的國際公約和很多國家的法律，假冒商標通常是指假冒注冊商標，不包括假冒未注冊商標。例如，《TRIPS協定》第61條規(guī)定，對于故意以商業(yè)規(guī)模假冒商標的案件，成員應當提供刑事制裁。而依據《TRIPS協定》第51條的注釋，就本“協議”而言，假冒商標的商品是指，未經授權使用了與在該商品上有效注冊的商標相同的商標；或者使用了其實質部分與有效注冊的商標不可區(qū)分的商標，因而侵犯了該商標所有人的權利。[10]

又如，美國“假冒商標法”（納入美國《刑法》第2320條）規(guī)定，對于假冒商標者，包括故意運輸、銷售假冒商標之商品或者服務者，可以處以200萬美元以下的罰金或者10年以下的監(jiān)禁，或者二者并處；如果上述行為者是法人或者公司，則處以500萬美元以下的罰金。如果是個人屢犯，處以500萬美元以下的罰金或者20年以下的監(jiān)禁，或者二者并處。如果是法人屢犯處以1500萬美元以下的罰金。依據相關的定義，“可疑商標”是指與注冊商標相同或者基本相同的商標。這表明，上述刑事措施主要是針對假冒注冊商標的行為。[11]

在這方面，我國《商標法》第67條也規(guī)定：未經商標注冊人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，構成犯罪的，除賠償被侵權人的損失外，依法追究刑事責任；偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識，構成犯罪的，除賠償被侵權人的損失外，依法追究刑事責任；銷售明知是假冒注冊商標的商品，構成犯罪的，除賠償被侵權人的損失外，依法追究刑事責任。與此相應，我國《刑法》第213條針對假冒注冊商標的行為，第214條針對銷售明知是假冒注冊商標的商品的行為，第215條針對偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識的，規(guī)定了具體的刑事責任，如7年以下有期徒刑、拘役、管制和罰金等。此外，第220條還對單位犯罪做了規(guī)定，包括罰金和追究主管人員以及其他負責人員的刑事責任。[12] 至少依據我國《商標法》和《刑法》，假冒商標及其相應的刑事責任，僅僅適用于注冊商標，而不適用于未注冊商標。

八、注冊商標可以獲得海關保護 ? 在當今的國際經濟背景下，很多商品的貿易或者服務的提供，并不局限于某一個國家的范圍。與此相應，如何在進出口的環(huán)節(jié)上保護自己的商標，防止假冒商標或者侵犯商標權的產品進出海關，對于商標所有人來說就是非常重要的。在這方面，相關的國際公約和很多國家的法律，都對注冊商標提供了特別的保護。例如，《TRIPS協定》第51條規(guī)定，對于“進口”的假冒商標的商品，在權利人提供擔保的前提下，成員國的海關可以中止放行。該條還規(guī)定，對于“出口”的假冒商標的商品，成員國的海關也可以在符合相關條件的前提下，中止放行。根據該條的注釋，假冒商標的商品是指，未經授權在相關商品上使用了與注冊商標相同的商標，或者實質性相似的商標。[13]

除了國際公約，絕大多數國家的注冊商標法或者海關法律，也在進出口的環(huán)節(jié)上，提供了對于注冊商標的保護。例如，美國《關稅法》第1337條規(guī)定，在進口的環(huán)節(jié)上保護在美國有效的版權、專利、注冊商標和半導體芯片。根據規(guī)定，應權利人的請求，國際貿易委員會可以對涉嫌侵犯版權、專利、注冊商標和半導體芯片的產品進行調查，下達禁止進口的命令。[14]其中，就商標而言，僅僅涉及了聯邦注冊的商標，而沒有涉及未注冊的商標。

又如，根據我國的《海關知識產權保護條例》，對進出口貨物中涉及的商標專用權、著作權和相關權、專利權提供海關保護。其中的商標專用權，就是指注冊商標權，不包括未注冊商標。[15]當然，我國不僅對于進口貨物中涉及的注冊商標提供保護，而且對出口貨物中涉及的注冊商標提供保護。顯然，從知識產權的權利人可以在海關備案的規(guī)定來看，只有注冊商標的所有人才可以在海關備案自己的商標，并且提供相應的證明文件。而未注冊商標的所有人則難以提供證明權利有效的初步證據。

根據以上歸納可以看出，商標注冊在商標保護中具有非常重要的地位，發(fā)揮著非常重要的作用。一方面，商標權作為一項財產性權利，來自于商標的實際使用，以及消費者對于相關商標的積極評價，也即商譽。商標主管部門對于商標的注冊，顯然不是商譽的來源，也不是財產權的授予。然而在另一方面，商標獲準注冊，又可以為商標所有人帶來一系列程序上的好處。例如，推定在全國范圍內享有財產權利，有可能獲得反淡化保護，連續(xù)使用5年以后成為不可撤銷注冊的商標，使得商標的轉讓和許可具有更大的確定性，以及就尚未使用的商標獲得注冊并在3年內有效?；蛟S，商標獲準注冊的最大好處，還是讓商標所有人獲得了更為強有力的保護。例如商標注冊證書可以成為侵權訴訟中權利有效的證據，注冊商標的所有人可以獲得訴前的臨時救濟措施，可以獲得懲罰性損害賠償和法定損害賠償，可以獲得刑事措施的救濟，以及獲得進出口環(huán)節(jié)上的海關保護。

由此看來，商標注冊雖然不是財產性權利的獲得途徑，但卻是一系列程序性權利的獲得途徑。這些程序性的權利與財產性的權利相結合，可以讓商標所有人獲得更為強有力的保護。與此相應，商標所有人，尤其是已經使用了相關商標的所有人，應當積極、適時地尋求和獲得商標主管部門的注冊，從而更加有效地保護自己的商標及其所代表的商譽。

【作者簡介】 李明德，中國社會科學院知識產權中心教授、博士生導師，中國法學會知識產權研究會秘書長。 【注釋】 [1]參見世界貿易組織《TRIPS協定》第19條。

來源：北大法寶整理：IPRdaily 趙珍網站：IPRdaily.com

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