《IP洞察》：賈巍超｜專利無(wú)效與侵權(quán)的攻守道

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“律師應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)巧妙利用無(wú)效，從而影響侵權(quán)訴訟的走向?！?br/>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：賈巍超

針對(duì)“等同”的技術(shù)特征的高地爭(zhēng)奪戰(zhàn)，專利侵權(quán)訴訟與專利無(wú)效在很多時(shí)候相生相伴，一攻一防。專利權(quán)人在發(fā)動(dòng)專利侵權(quán)訴訟時(shí)，為了實(shí)現(xiàn)將被控侵權(quán)產(chǎn)品的“等同”特征劃入專利權(quán)的保護(hù)范圍，勢(shì)必會(huì)通過(guò)擴(kuò)大解釋其保護(hù)范圍。擴(kuò)大解釋勢(shì)必造成專利權(quán)的不穩(wěn)定性增加，被控侵權(quán)人為了使得“等同”技術(shù)特征脫離專利權(quán)的保護(hù)范圍，會(huì)通過(guò)發(fā)動(dòng)專利無(wú)效或現(xiàn)有技術(shù)抗辯（本文略），來(lái)壓縮其保護(hù)空間，為了使得專利權(quán)在無(wú)效過(guò)程中獲得穩(wěn)定有效，專利權(quán)人會(huì)妥協(xié)采用限縮性解釋，根據(jù)禁反言原則，使得專利權(quán)人產(chǎn)生博弈二難現(xiàn)象，即侵權(quán)的擴(kuò)大解釋與無(wú)效的限縮解釋勢(shì)必導(dǎo)致解釋沖突。如何同時(shí)駕馭無(wú)效與侵權(quán)的解釋邊界，需要知產(chǎn)律師高超的掌控力。在本案中，筆者巧妙設(shè)計(jì)無(wú)效與訴訟策略，希望可以拋磚引玉，對(duì)同仁有所啟示。

一、兩大類專利訴訟——專利侵權(quán)訴訟及專利無(wú)效

（一）概念介紹：

專利權(quán)限制對(duì)象：1.產(chǎn)品專利的專利產(chǎn)品；2.方法專利的本身使用以及方法專利之“子”（產(chǎn)品）。

專利權(quán)限制手段：制造、許諾銷售、銷售、使用及進(jìn)口。

另外，外觀專利不限制使用。

專利侵權(quán)訴訟，是指當(dāng)專利權(quán)享有者（包括專利權(quán)人、專利被許可人等利害關(guān)系人）在發(fā)現(xiàn)專利權(quán)（通過(guò)圖文描繪虛擬實(shí)體）被他人侵犯時(shí)，在掌握證據(jù)或證據(jù)線索后，向法院提起的訴訟，維護(hù)自身權(quán)益的一種途徑。

專利無(wú)效訴訟，包括在進(jìn)行專利侵權(quán)訴訟中，被控侵權(quán)人被訴侵權(quán)后，向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無(wú)效審理部提起專利無(wú)效宣告請(qǐng)求，從根本上否定權(quán)利人的權(quán)利基礎(chǔ)，從而獲得專利侵權(quán)訴訟的勝利。

（二）2022年兩大類專利糾紛二審案件情況

2022 年最高院新收的 2956 件涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事二審實(shí)體案件中，侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛 615 件，侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛 968 件，共計(jì)1583，占據(jù)54%。（外觀侵權(quán)二審管轄不在最高院）。

最高院2022 年新收民事二審實(shí)體案件分類及同比圖

2022年最高院新收的 887 件涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政二審實(shí)體案件中，發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛 234件，實(shí)用新型專利權(quán)無(wú)效行政糾紛 207 件，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無(wú)效行政糾紛 84 件，共計(jì)525，占據(jù)60% 。

最高院2022 年新收行政二審實(shí)體案件分類及同比圖

2022年全年國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局共受理專利無(wú)效宣告請(qǐng)求7095件，同比下降7.0%。2022年，專利無(wú)效宣告請(qǐng)求的平均結(jié)案周期為5.7個(gè)月。

2022年，審結(jié)的發(fā)明專利無(wú)效案件中，全部無(wú)效占27.9%，部分無(wú)效占15.4%，專利權(quán)維持占56.7%；審結(jié)的實(shí)用新型專利無(wú)效案件中，全部無(wú)效占41.4%，部分無(wú)效占18.7%，專利權(quán)維持占39.9%；審結(jié)的外觀設(shè)計(jì)專利無(wú)效案件中，全部無(wú)效占53.8%，部分無(wú)效占1.4%，專利權(quán)維持占44.8%。

（三）專利無(wú)效與專利侵權(quán)

專利權(quán)人為了維護(hù)自己權(quán)益，限制他人涉嫌侵權(quán)行為，一般發(fā)起專利侵權(quán)訴訟（向市場(chǎng)監(jiān)督管理局投訴，一般還是會(huì)走到訴訟階段）。

專利訴訟的基石是專利權(quán)人的專利“有效”，而動(dòng)搖專利基石的“有效”最佳手段是專利無(wú)效訴訟。

專利訴訟及無(wú)效中，重要的程序包括：技術(shù)方案拆解、技術(shù)特征比對(duì)、技術(shù)問(wèn)題比對(duì)、技術(shù)啟示的自由心證。

涉及專利侵權(quán)的原則包括：全面覆蓋原則、等同原則。在等同原則適用中，專利權(quán)人為了使得涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品落入保護(hù)范圍，一般會(huì)采用擴(kuò)大解釋，擴(kuò)張權(quán)利要求書(shū)的保護(hù)邊際。

涉及專利無(wú)效的原則包括：禁反言原則、限縮解釋原則。在涉及三非問(wèn)題（專利法26.3、專利法26.4、專利法實(shí)施細(xì)則22.2）時(shí)，為了實(shí)現(xiàn)專利方案的穩(wěn)定、清楚、充分公開(kāi)及可實(shí)現(xiàn)，在進(jìn)行工作過(guò)程及工作原理解釋時(shí)，會(huì)進(jìn)行限縮解釋。

在涉及創(chuàng)造性（專利法22.3）的技術(shù)啟示評(píng)價(jià)，為了具有技術(shù)啟示，也會(huì)進(jìn)行限縮解釋。

而這些解釋通常會(huì)使得專利權(quán)人進(jìn)入二難境地，通過(guò)禁反言原則，從而將技術(shù)方案進(jìn)行限縮，使得被控侵權(quán)產(chǎn)品不落入保護(hù)范圍。

二、專利侵權(quán)及專利無(wú)效的攻守道

（一）案件介紹

筆者曾多次通過(guò)上述二難法，使得被控侵權(quán)產(chǎn)品脫離專利權(quán)的保護(hù)范圍。分享以下案例拋磚引玉。

在（20XX）皖01民初829號(hào)中，原告XX是一種名稱為產(chǎn)蛋箱漏糞式草甸、專利號(hào)為 201420873199.4的實(shí)用新型專利的專利權(quán)人，該專利為有效狀態(tài)，該專利的權(quán)利要求如下：

1、一種產(chǎn)蛋箱漏糞式草墊，其特征在于基墊由筋條交叉連接組成，漏糞孔等距設(shè)置在基墊內(nèi)端，軟質(zhì)支柱設(shè)置在筋條交叉面上中部。

2、根據(jù)權(quán)利要求1所述的產(chǎn)蛋箱漏糞式草墊，其特征在于所述的軟質(zhì)支柱為錐型。

被告A生產(chǎn)并銷售給被告B的產(chǎn)蛋箱漏類式草甸,分別落入了原告享有專利權(quán)的專利號(hào)為 201420873199.4的實(shí)用新型專利的權(quán)利要求1、2的保護(hù)范圍，被告A生產(chǎn)、銷售該侵權(quán)產(chǎn)品未經(jīng)原告許可，被告B明知被告A生產(chǎn)的產(chǎn)蛋箱為侵權(quán)產(chǎn)品仍然購(gòu)買并使用?！?br/>

訴訟請(qǐng)求:1、判令被告某A機(jī)械有限公司立即停止生產(chǎn)、銷售侵害專利號(hào)為 201420873199.4的實(shí)用新型專利權(quán)的產(chǎn)品; ……。

（二）案件分析

技術(shù)問(wèn)題：一是支柱比較硬，雞產(chǎn)蛋時(shí)非常不舒服，雞蛋易破損及污染，二是底墊都是平板式，雞糞易在窩內(nèi)堆積，清潔不方便，加重了工人勞動(dòng)強(qiáng)度，增加了生產(chǎn)成本。

技術(shù)目的 ：避免雞蛋破損，避免雞糞堆積使用的產(chǎn)蛋箱漏糞式草墊。

技術(shù)方案：其基墊(1)由筋條(2)交叉連接組成，漏糞孔(3)等距設(shè)置在基墊(1)內(nèi)端，軟質(zhì)支柱(4)設(shè)置在筋條(2)交叉面上中部。

如圖1、圖2所示，所述的軟質(zhì)支柱(4)為錐型。

技術(shù)效果：由于在基墊上設(shè)計(jì)了軟質(zhì)支柱形成了草墊，以其柔軟性有效避免了雞蛋的破損，錐型尖端與雞蛋接觸面減少，提高了雞蛋的清潔度，漏糞孔易于雞糞漏出，避免了雞糞在窩內(nèi)堆積，易于沖洗，清潔方便，減輕了人工勞動(dòng)強(qiáng)度，清潔了雞蛋和養(yǎng)殖環(huán)境，降低了生產(chǎn)成本。

圖1

圖2

（三）涉案侵權(quán)產(chǎn)品示意圖

圖3

圖4

抗辯區(qū)別點(diǎn)：

軟質(zhì)支柱(4)結(jié)果不同，其下部為柱狀，上部為草葉狀，無(wú)法實(shí)現(xiàn)涉案專利解決的技術(shù)問(wèn)題“錐型尖端與雞蛋接觸面減少，提高了雞蛋的清潔度，漏糞孔易于雞糞漏出，避免了雞糞在窩內(nèi)堆積，易于沖洗，清潔方便，減輕了人工勞動(dòng)強(qiáng)度，清潔了雞蛋和養(yǎng)殖環(huán)境，降低了生產(chǎn)成本。”

（四）無(wú)效策略

1、權(quán)利要求不清楚，不是所有的“軟質(zhì)支柱(4)”可以實(shí)現(xiàn)本專利之目的，存在技術(shù)問(wèn)題是軟質(zhì)支柱容易傾倒壓彎（故意提出 ），無(wú)法解決說(shuō)明書(shū)的技術(shù)問(wèn)題，軟質(zhì)支柱(4)應(yīng)解釋為權(quán)利要求2的實(shí)施例。

2、采用專利權(quán)人之前類似專利的結(jié)果來(lái)無(wú)效，讓專利權(quán)人進(jìn)行改進(jìn)點(diǎn)的限縮解釋，通過(guò)形成無(wú)效決定的方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)法官關(guān)于等同之自由心證的引導(dǎo)。  

3、無(wú)效決定（案件編號(hào):5W118384）中，國(guó)知局認(rèn)定“……，由證據(jù)2（專利權(quán)人的另一篇現(xiàn)在專利：CN203313879U）的附圖可知，證據(jù)2 中所述的小草葉式枝葉其形狀應(yīng)該與小草的形狀類似,而本專利中所述的軟質(zhì)支柱通常應(yīng)該理解為柱形。因而證據(jù)2 中的小草葉式枝葉不能對(duì)應(yīng)于本專利中的軟質(zhì)支柱。因此，權(quán)利要求 1的技術(shù)方案與證據(jù)2的區(qū)別特征在于:證據(jù)2中沒(méi)有公開(kāi)軟質(zhì)支設(shè)置在筋條交叉面上中部，二者的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上是不同的。權(quán)利要求 1 相對(duì)于證據(jù)2 具備新穎性，符合專利法第 22 條第2” 。

（五）結(jié)果

法官采納國(guó)知局無(wú)效決定觀點(diǎn)，專利權(quán)人撤訴。

三、總結(jié)

國(guó)知局在無(wú)效決定書(shū)中的觀點(diǎn)其效力遠(yuǎn)大于律師的代理意見(jiàn)，一般可以影響法官對(duì)等同認(rèn)知的天平，所以，律師應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)巧妙利用無(wú)效，從而影響侵權(quán)訴訟的走向。

專利訴訟的魅力在于權(quán)利其不確定性，不到最后，永遠(yuǎn)不知道對(duì)方手里還有什么牌可出；專利訴訟的魅力在于其等同之自由心證，不同的法官可能有不同內(nèi)心解讀；專利訴訟魅力在于其具有互搏斗性，你用侵權(quán)攻，我用無(wú)效守。專利訴訟魅力在于專利訴訟屬于麻桿打狼——兩頭害怕。

（原標(biāo)題：專利無(wú)效與侵權(quán)的攻守道）

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作者：賈巍超

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：《IP洞察》：賈巍超｜專利無(wú)效與侵權(quán)的攻守道（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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