從一件侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案件看抵觸申請(qǐng)抗辯

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“本文旨在通過(guò)案例討論抵觸申請(qǐng)抗辯在專利侵權(quán)案件中的適用?！?br/>

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作者：鄭學(xué)偉 廣東卓建律師事務(wù)所

導(dǎo)語(yǔ)

抵觸申請(qǐng)抗辯源于現(xiàn)有技術(shù)抗辯和現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯，其適用標(biāo)準(zhǔn)又與現(xiàn)有技術(shù)抗辯或現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯有所差異；有觀點(diǎn)認(rèn)為，前者與后二者在專利侵權(quán)案件中的抗辯原理也不相同；在辦理專利侵權(quán)案件的實(shí)務(wù)中主張抵觸申請(qǐng)抗辯時(shí)，這些差異都是需要我們研究和探索的。

案情介紹

2018年10月24日，原告福州***科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱原告）受讓取得名稱為“結(jié)固式錨栓”、專利號(hào)為ZL2013********.X的實(shí)用新型專利。2019年，原告福州***科技有限公司以被告上海****技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱被告一）、張**（以下簡(jiǎn)稱被告二）未經(jīng)許可制造、銷售、許諾銷售侵犯原告涉案專利權(quán)的抗拉拔保護(hù)錨栓產(chǎn)品為由向上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。

本案中，原告主張要求保護(hù)的權(quán)利要求為權(quán)利要求1-3、5、7；

1.一種結(jié)固式錨栓，其特征在于，包括金屬桿及U型件，所述金屬桿上開設(shè)一組或多組徑向通孔，金屬桿上設(shè)置有一支或多支U型件，每支U型件穿過(guò)一組徑向通孔，U型件可任意角度穿插在金屬桿上，U型件伸出金屬桿的兩條支條傾斜設(shè)置。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的結(jié)固式錨栓，其特征在于，每組徑向通孔適配一支或多支U型件。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的結(jié)固式錨栓，其特征在于，當(dāng)多支U型件穿過(guò)一組徑向通孔時(shí)，多支U型件對(duì)穿通過(guò)一組徑向通孔。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的結(jié)固式錨栓，其特征在于，U型件底端與金屬桿之間設(shè)有麻絲、鋼絲或纖維，當(dāng)一個(gè)金屬桿上設(shè)置有多個(gè)U型件。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的結(jié)固式錨栓，其特征在于，U型件的材質(zhì)均為金屬。

原告主張本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品系被告專用抗拉拔保護(hù)錨栓，即兩被告宣傳的專利產(chǎn)品，專利號(hào)為ZL201620056831.5,但該產(chǎn)品包括兩種不同的技術(shù)方案，其中宣傳冊(cè)中展示的產(chǎn)品系包括一個(gè)螺桿和兩個(gè)U型件，螺桿末端設(shè)置兩個(gè)徑向通孔，兩個(gè)U型件反向穿插在兩個(gè)徑向通孔中；宣傳視頻顯示的產(chǎn)品包括一個(gè)螺桿和兩個(gè)U型件，螺桿末端設(shè)置一開口槽和一徑向通孔，兩個(gè)U型件反向穿插在開口槽和徑向通孔中。

將兩個(gè)徑向通孔方案的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利權(quán)利要求1-3、5、7進(jìn)行比對(duì)。原告認(rèn)為兩者相同，同時(shí)對(duì)于權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征，認(rèn)為部分被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有該附加技術(shù)特征，部分產(chǎn)品則不具有；二被告確認(rèn)根據(jù)原告指控的技術(shù)方案，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有權(quán)利要求1-3、7的全部技術(shù)特征，但不具有權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征。將一個(gè)開口槽和一個(gè)徑向通孔方案的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利權(quán)利要求1-3、5、7進(jìn)行比對(duì)。原告認(rèn)為相較于前述兩個(gè)徑向通孔被訴侵權(quán)產(chǎn)品的比對(duì)意見，僅是增加一個(gè)不同點(diǎn)，開口槽與徑向通孔系相同或者等同的技術(shù)特征，兩被告則認(rèn)為兩者不相同也不等同。

被告主張抵觸申請(qǐng)抗辯的相關(guān)事實(shí)

兩被告明確對(duì)于原告主張的兩個(gè)技術(shù)方案的被訴侵權(quán)產(chǎn)品，均主張抵觸申請(qǐng)抗辯。兩被告據(jù)此主張的抵觸申請(qǐng)證據(jù)如下：

名稱為“建筑物裝飾石材面板固定裝置及施工方法”的發(fā)明專利申請(qǐng)，申請(qǐng)?zhí)枮?01310397521.0，申請(qǐng)日為2013年9月4日，本國(guó)優(yōu)先權(quán)數(shù)據(jù)為 2013.07.19 CN 2013103046835,申請(qǐng)公布日為2013年12月11日。

專利權(quán)利要求為：

1.一種建筑物裝飾石材面板固定裝置，包括與建筑物墻體預(yù)設(shè)掛接部件匹配的連接頭，與裝飾石材面板預(yù)設(shè)安裝孔匹配的掛接頭，以及與所述掛接頭連接的掛接板；其特征在于：所述掛接頭包括第一掛接頭和第二掛接頭，第一掛接頭和第二掛接頭分別設(shè)置在掛接板的上部和下部；所述連接頭與所述掛接板連接，或直接設(shè)置在所述掛接板上。

2.如權(quán)利要求1所述的建筑物裝飾石材面板固定裝置，其特征在于：所述連接頭為螺紋接頭、直板、L形掛鉤、或者為直接設(shè)置在所述掛接板上的連接孔。

11.如權(quán)利要求1或2所述的建筑物裝飾石材面板固定裝置，其特征在于：將預(yù)設(shè)掛接部件固定在墻體上的或者預(yù)設(shè)掛接部件本身為結(jié)固式錨栓，所述結(jié)固式錨栓包括金屬桿及彈性U型件，所述金屬桿上開設(shè)一組或多組徑向通孔，金屬桿上設(shè)置有一支或多支彈性U型件，每支彈性U型件穿過(guò)一組徑向通孔，彈性U型件可任意角度穿插在金屬桿上，彈性U型件伸出金屬桿的兩條支條傾斜設(shè)置。

專利說(shuō)明書0001部分記載，本發(fā)明涉及一種用于建筑物外裝飾石材幕墻干掛作業(yè)的建筑物裝飾石材面板固定裝置以及采用該固定裝置進(jìn)行建筑物裝飾石材面板安裝的施工方法。0004部分記載，為解決現(xiàn)有技術(shù)存在的問(wèn)題，簡(jiǎn)化安裝過(guò)程，提高安裝工作效率，并減少安全隱患，本發(fā)明提供一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，可大幅度簡(jiǎn)化石材幕墻安裝施工工序的建筑裝飾石材面板固定裝置。0091部分記載，如圖23所示，墻體上的預(yù)設(shè)掛接部件可以為結(jié)固式錨栓，或者使用結(jié)固式錨栓將預(yù)設(shè)掛接部件固定在墻體上.U型件2的U型底端與金屬桿1之間扣住麻絲3或鋼絲、纖維，以至粘結(jié)劑更多、更好的附著在金屬桿主體上，確保入墻時(shí)U型件的支條與孔壁、金屬桿、粘結(jié)劑、緊密咬合，結(jié)固形成整體。附圖23顯示，結(jié)固式錨栓上前后設(shè)置有兩個(gè)U型件，分別插入一組徑向通孔，兩個(gè)U型件插入方向相對(duì)。

在先申請(qǐng)?zhí)枮?01310304683.5的專利申請(qǐng)，發(fā)明創(chuàng)造名稱為“建筑物裝飾石材面板固定裝置及施工方法”，申請(qǐng)日為2013年7月19日，專利申請(qǐng)文件基本同前述申請(qǐng)?zhí)枮?01310397521.0的發(fā)明專利申請(qǐng)。

關(guān)于抵觸申請(qǐng)抗辯，原被告各自的觀點(diǎn)

將兩個(gè)徑向通孔方案的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與前述抵觸申請(qǐng)技術(shù)方案進(jìn)行比對(duì)。二被告認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案已被抵觸申請(qǐng)專利全部公開，原告則認(rèn)為抵觸申請(qǐng)專利未公開兩個(gè)U型件對(duì)穿通過(guò)一組徑向通孔的技術(shù)方案，抵觸申請(qǐng)抗辯不能成立。

將一個(gè)開口槽和一個(gè)徑向通孔方案的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與前述抵觸申請(qǐng)技術(shù)方案進(jìn)行比對(duì)。二被告認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案已被抵觸申請(qǐng)專利全部公開，原告同樣認(rèn)為抵觸申請(qǐng)專利未公開兩個(gè)U型件對(duì)穿通過(guò)一組徑向通孔的技術(shù)方案，抵觸申請(qǐng)抗辯不能成立，并確認(rèn)槽和孔不存在差異。

一審法院觀點(diǎn)

本案中，兩被告主張的抵觸申請(qǐng)技術(shù)涉及建筑物外裝飾石材幕墻干掛作業(yè)領(lǐng)域，旨在簡(jiǎn)化安裝過(guò)程，提高安裝工作效率，并減少安全隱患，其披露了與一種建筑物裝飾石材面板固定裝置配合使用的結(jié)固式錨栓，該結(jié)固式錨栓包括金屬桿及彈性U型件，所述金屬桿上開設(shè)一組或多組徑向通孔，金屬桿上設(shè)置有一支或多支彈性U型件，每支彈性U型件穿過(guò)一組徑向通孔，彈性U型件可任意角度穿插在金屬桿上。專利附圖23顯示，結(jié)固式錨栓上前后設(shè)置有兩個(gè)U型件，分別插入一組徑向通孔，兩個(gè)U型件插入方向相對(duì)。從前述專利文件可知，該結(jié)固式錨栓主要涉及三種組合方案，即金屬桿上開設(shè)一組徑向通孔，設(shè)置有一支彈性U型件；金屬桿上開設(shè)一組徑向通孔，設(shè)置有多支彈性U型件；金屬桿上開設(shè)多組徑向通孔，設(shè)置有多支彈性U型件；并且彈性U型件可任意角度穿插在金屬桿上，包含兩個(gè)U型件插入方向相對(duì)。說(shuō)明書0091部分記載了確保入墻時(shí)U型件的支條與孔壁、金屬桿、粘結(jié)劑緊密咬合。與孔壁緊密咬合既可以是在金屬桿上不同方向穿插多個(gè)U型件，也可以是通過(guò)將多個(gè)U型件插入同一位置處通孔，這是本領(lǐng)域的慣用手段，能夠達(dá)到相同的牢靠固定的效果。本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過(guò)閱讀權(quán)利要求、說(shuō)明書及附圖，可以直接得出其包含金屬桿上開設(shè)一組徑向通孔，設(shè)置多支彈性U型件，多支U型件在通孔中插入方向相對(duì)的技術(shù)方案。

被訴侵權(quán)技術(shù)方案與前述抵觸申請(qǐng)技術(shù)方案，均屬于建筑物外裝飾石材幕墻干掛作業(yè)領(lǐng)域，屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，旨在解決的技術(shù)問(wèn)題亦相同，均是通過(guò)在桿體上設(shè)置徑向穿孔安裝和固定U型件，通過(guò)U型件支條在金屬桿與孔壁之間形成筋條作用并緊密咬合，牢固地固定在墻體上，簡(jiǎn)化安裝過(guò)程，增強(qiáng)抗拉拔強(qiáng)度。被訴侵權(quán)技術(shù)方案涉及的錨栓產(chǎn)品包括一金屬桿和兩個(gè)U型件，金屬桿末端設(shè)置一開口槽和一徑向通孔，兩個(gè)U型件反向穿插在開口槽和徑向通孔中。雙方當(dāng)事人均確認(rèn)開口槽和徑向通孔在此處并無(wú)差異，而錨栓包括一金屬桿和兩個(gè)U型件、金屬桿末端設(shè)置有一開口槽和一徑向通孔組成的一組徑向通孔、兩個(gè)U型件對(duì)穿通過(guò)徑向通孔的技術(shù)結(jié)構(gòu)，在抵觸申請(qǐng)技術(shù)方案中均已完整地公開。

綜上，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項(xiàng)技術(shù)特征已被抵觸申請(qǐng)公開，相較于抵觸申請(qǐng)不具有新穎性。兩被告據(jù)此主張其實(shí)施的技術(shù)屬于抵觸申請(qǐng)技術(shù)，本院予以支持。

二審法院觀點(diǎn)

本案中，原告主張被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入其涉案專利權(quán)利要求1-3、7的保護(hù)范圍，被告公司確認(rèn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有權(quán)利要求1-3、7的全部技術(shù)特征，但抗辯稱被告公司實(shí)施的技術(shù)方案屬于抵觸申請(qǐng)，不構(gòu)成侵權(quán)。本院認(rèn)為，根據(jù)專利法第二十二條第二款的規(guī)定，所謂專利的抵觸申請(qǐng)是指在該專利申請(qǐng)日前，已經(jīng)由任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型向國(guó)家專利行政部門提出過(guò)申請(qǐng)并且記載在該專利申請(qǐng)日以后(含申請(qǐng)日)公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件中的技術(shù)方案，抵觸申請(qǐng)能夠破壞在后提出的專利申請(qǐng)的新穎性，故其不應(yīng)被納入在后申請(qǐng)的專利權(quán)的保護(hù)范圍。因此，被訴侵權(quán)人以其實(shí)施的技術(shù)方案屬于抵觸申請(qǐng)為由，主張未侵害專利權(quán)的，人民法院可以參照有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定，對(duì)抵觸申請(qǐng)抗辯能否成立進(jìn)行審查。但是，由于抵觸申請(qǐng)與現(xiàn)有技術(shù)的含義和性質(zhì)存在一定差異，故抵觸申請(qǐng)抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與抵觸申請(qǐng)的性質(zhì)相適應(yīng)。由于抵觸申請(qǐng)僅可以被用來(lái)單獨(dú)評(píng)價(jià)涉案專利的新穎性，其既不宜與現(xiàn)有技術(shù)或者公知常識(shí)結(jié)合，更不能用于評(píng)價(jià)涉案專利的創(chuàng)造性，故只有在被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項(xiàng)技術(shù)特征均已被抵觸申請(qǐng)單獨(dú)、完整地公開，相對(duì)于抵觸申請(qǐng)不具有新穎性時(shí)，才能夠認(rèn)定抵觸申請(qǐng)抗辯成立。

經(jīng)審查，被告一、被告二提交的抵觸申請(qǐng)(申請(qǐng)?zhí)枺?0131039XXXX.0)具體公開了以下技術(shù)內(nèi)容(參見說(shuō)明書0016段、0091段，附圖23，權(quán)利要求11)：墻體上的預(yù)設(shè)掛接部件可以為結(jié)固式錨栓，或者使用結(jié)固式錨栓將預(yù)設(shè)掛接部件固定在墻體上。該結(jié)固式錨栓包括金屬桿1及U型件2,金屬桿1上開設(shè)一組或多組徑向通孔，金屬桿1上設(shè)置有一支或多支U型件2,每支U型件2穿過(guò)一組徑向通孔，U型件2可任意角度穿插在金屬桿1上，U型件2分為連接部21及設(shè)置在連接部21兩端的支條22,U型件2伸出金屬桿的兩條支條22傾斜設(shè)置……附圖23示出的金屬桿1上開設(shè)有兩組徑向通孔，每組徑向通孔穿插有一支U型件2，兩只U型件2呈對(duì)向分別插入金屬桿1的兩組徑向通孔。將被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用的技術(shù)方案與抵觸申請(qǐng)相比，抵觸申請(qǐng)僅公開了構(gòu)成結(jié)固式錨栓的金屬桿上的每組徑向通孔適配一支U型件的技術(shù)方案，并沒有公開被訴侵權(quán)產(chǎn)品“每組徑向通孔適配多支U型件”以及“多支U型件對(duì)穿通過(guò)一組徑向通孔”的技術(shù)特征。

被訴侵權(quán)產(chǎn)品將多支U型件對(duì)穿通過(guò)一組徑向通孔與抵觸申請(qǐng)?jiān)诮饘贄U上不同方向上穿插多支U型件并非所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接替換，原審判決認(rèn)定抵觸申請(qǐng)公開的結(jié)固式錨栓主要涉及三種組合方案，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過(guò)閱讀權(quán)利要求、說(shuō)明書及附圖，可以直接得出其包含金屬桿上開設(shè)一組徑向通孔，設(shè)置多支彈性U型件，多支U型件在通孔中插入方向相對(duì)的技術(shù)方案，錯(cuò)誤解讀了抵觸申請(qǐng)公開的技術(shù)方案，并基于此錯(cuò)誤認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項(xiàng)技術(shù)特征已被抵觸申請(qǐng)公開，原審法院認(rèn)定事實(shí)和適用法律有誤，本院依法予以糾正。

綜上，因被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)利要求2-3、7的技術(shù)方案，與抵觸申請(qǐng)不同，被告一、被告二提出的抵觸申請(qǐng)抗辯依據(jù)不足，不能成立，本院不予支持。

法學(xué)原理

《專利法》第六十七條，在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第十四條規(guī)定，被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無(wú)實(shí)質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實(shí)施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。

《專利法》第二十二條第二款，新穎性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請(qǐng)日以前向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出過(guò)申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件中。

《專利審查指南》第二部分第三章第2.2節(jié)規(guī)定，根據(jù)專利法第二十二條第二款的規(guī)定，在發(fā)明或者實(shí)用新型新穎性的判斷中，由任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請(qǐng)日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾?qǐng)日以后(含申請(qǐng)日) 公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件損害該申請(qǐng)日提出的專利申請(qǐng)的新穎性。為描述簡(jiǎn)便，在判斷新穎性時(shí)，將這種損害新穎性的專利申請(qǐng)，稱為抵觸申請(qǐng)。

北京市高級(jí)人民法院發(fā)布《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第142條規(guī)定，抵觸申請(qǐng)不屬于現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計(jì)，不能作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯或現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯的理由。被訴侵權(quán)人主張被訴侵權(quán)技術(shù)或被訴侵權(quán)設(shè)計(jì)與抵觸申請(qǐng)相同的，可以參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯或現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯的規(guī)定予以處理。

筆者分析

雖然現(xiàn)行法律并未明確規(guī)定抵觸申請(qǐng)抗辯在專利侵權(quán)抗辯中的適用，但是抵觸申請(qǐng)抗辯在專利侵權(quán)案件審判司法實(shí)踐中廣泛得到最高人民法院的認(rèn)可，本案中，最高人民法院指出，本院認(rèn)為，根據(jù)專利法第二十二條第二款的規(guī)定，所謂專利的抵觸申請(qǐng)是指在該專利申請(qǐng)日前，已經(jīng)由任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型向國(guó)家專利行政部門提出過(guò)申請(qǐng)并且記載在該專利申請(qǐng)日以后(含申請(qǐng)日)公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件中的技術(shù)方案，抵觸申請(qǐng)能夠破壞在后提出的專利申請(qǐng)的新穎性，故其不應(yīng)被納入在后申請(qǐng)的專利權(quán)的保護(hù)范圍。因此，被訴侵權(quán)人以其實(shí)施的技術(shù)方案屬于抵觸申請(qǐng)為由，主張未侵害專利權(quán)的，人民法院可以參照有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定，對(duì)抵觸申請(qǐng)抗辯能否成立進(jìn)行審查。但是，由于抵觸申請(qǐng)與現(xiàn)有技術(shù)的含義和性質(zhì)存在一定差異，故抵觸申請(qǐng)抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與抵觸申請(qǐng)的性質(zhì)相適應(yīng)。由于抵觸申請(qǐng)僅可以被用來(lái)單獨(dú)評(píng)價(jià)涉案專利的新穎性，其既不宜與現(xiàn)有技術(shù)或者公知常識(shí)結(jié)合，更不能用于評(píng)價(jià)涉案專利的創(chuàng)造性，故只有在被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項(xiàng)技術(shù)特征均已被抵觸申請(qǐng)單獨(dú)、完整地公開，相對(duì)于抵觸申請(qǐng)不具有新穎性時(shí)，才能夠認(rèn)定抵觸申請(qǐng)抗辯成立。

專利侵權(quán)司法實(shí)踐中，我國(guó)實(shí)行的是專利授權(quán)確權(quán)行政程序與專利侵權(quán)司法程序二元分立，既然已經(jīng)將現(xiàn)有技術(shù)抗辯和現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯納入專利法中作為侵權(quán)抗辯的依據(jù)，為了提高司法效率，同時(shí)，抵觸申請(qǐng)能夠破壞在后提出的專利申請(qǐng)的新穎性，故其不應(yīng)被納入在后申請(qǐng)的專利權(quán)的保護(hù)范圍，也有必要將抵觸申請(qǐng)抗辯納入到侵權(quán)抗辯中；但是抵觸申請(qǐng)抗辯與現(xiàn)有技術(shù)抗辯也應(yīng)該具有適用上的差異，抵觸申請(qǐng)僅可以被用來(lái)單獨(dú)評(píng)價(jià)涉案專利的新穎性，其既不宜與現(xiàn)有技術(shù)或者公知常識(shí)結(jié)合。

到本案中，本案的特殊之處在于，根據(jù)該案一審及二審載明的內(nèi)容，沒有明確記載原告提供的證據(jù)證明被控侵權(quán)產(chǎn)品具有涉案專利權(quán)利要求2和權(quán)利要求3記載的技術(shù)特征，案件審理過(guò)程中，被告確認(rèn)根據(jù)原告指控的技術(shù)方案，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有權(quán)利要求1-3、7的全部技術(shù)特征，也就是說(shuō)，本來(lái)需要將被控侵權(quán)技術(shù)方案與涉案專利進(jìn)行比較，確定被控侵權(quán)技術(shù)方案與抵觸申請(qǐng)進(jìn)行比較的技術(shù)特征，看被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征與抵觸申請(qǐng)文件所記載的技術(shù)方案是否相同或者無(wú)實(shí)質(zhì)性差異，本案中被告已經(jīng)確認(rèn)被控侵權(quán)技術(shù)方案具有涉案專利權(quán)利要求1-3、7的全部技術(shù)特征，也就是說(shuō)本案中，被控侵權(quán)產(chǎn)品落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，即是相關(guān)權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征，因此，只需要將涉案專利的相關(guān)權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征與抵觸申請(qǐng)比對(duì)，判斷抵觸申請(qǐng)文件是否公開了涉案專利相關(guān)權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征即可。

1、涉案專利權(quán)利要求1-3保護(hù)范圍解讀：

權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案：一種結(jié)固式錨栓，其特征在于，包括金屬桿及U型件，所述金屬桿上開設(shè)一組或多組徑向通孔，金屬桿上設(shè)置有一支或多支U型件，每支U型件穿過(guò)一組徑向通孔，U型件可任意角度穿插在金屬桿上，U型件伸出金屬桿的兩條支條傾斜設(shè)置。
（說(shuō)明：抵觸申請(qǐng)公開了涉案專利權(quán)利要求1包含的全部技術(shù)特征。）

權(quán)利要求2要求保護(hù)的技術(shù)方案：根據(jù)權(quán)利要求1所述的結(jié)固式錨栓，其特征在于，每組徑向通孔適配一支或多支U型件。
（說(shuō)明：權(quán)利要求2是對(duì)權(quán)利要求1的技術(shù)方案的進(jìn)一步限定，具體限定的是每組徑向通孔適配一支或多支U型件，抵觸申請(qǐng)文件未公開每組徑向通孔適配多支U型件的情形。）

權(quán)利要求3要求保護(hù)的技術(shù)方案：根據(jù)權(quán)利要求2所述的結(jié)固式錨栓，其特征在于，當(dāng)多支U型件穿過(guò)一組徑向通孔時(shí)，多支U型件對(duì)穿通過(guò)一組徑向通孔。
（說(shuō)明：權(quán)利要求3是對(duì)權(quán)利要求2的技術(shù)方案的進(jìn)一步限定，具體限定的是多支U型件穿過(guò)一組徑向通孔情形，且多支U型件是對(duì)穿通過(guò)一組徑向通孔；抵觸申請(qǐng)文件未公開多支U型件對(duì)穿通過(guò)一組徑向通孔的情形。）

2、抵觸申請(qǐng)抗辯是否成立的分析

原告主張本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品系被告專用抗拉拔保護(hù)錨栓，即兩被告宣傳的專利產(chǎn)品，專利號(hào)為ZL2016********.5,但該產(chǎn)品包括兩種不同的技術(shù)方案，其中宣傳冊(cè)中展示的產(chǎn)品系包括一個(gè)螺桿和兩個(gè)U型件，螺桿末端設(shè)置兩個(gè)徑向通孔，兩個(gè)U型件反向穿插在兩個(gè)徑向通孔中；宣傳視頻顯示的產(chǎn)品包括一個(gè)螺桿和兩個(gè)U型件，螺桿末端設(shè)置一開口槽和一徑向通孔，兩個(gè)U型件反向穿插在開口槽和徑向通孔中。

將兩個(gè)徑向通孔方案的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利權(quán)利要求1-3、5、7進(jìn)行比對(duì)。原告認(rèn)為兩者相同，同時(shí)對(duì)于權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征，認(rèn)為部分被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有該附加技術(shù)特征，部分產(chǎn)品則不具有；被告確認(rèn)根據(jù)原告指控的技術(shù)方案，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有權(quán)利要求1-3、7的全部技術(shù)特征，但不具有權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征。

原告提供了兩件被控侵權(quán)證據(jù)，一是被告宣傳冊(cè)展示的被控侵權(quán)產(chǎn)品，二是原告宣傳視頻展示的被控侵權(quán)產(chǎn)品；筆者認(rèn)為，原告提供的兩件被控侵權(quán)產(chǎn)品的證據(jù)只能證明被控侵權(quán)產(chǎn)品落入了涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，原告提供的被告宣傳冊(cè)中的被控侵權(quán)產(chǎn)品包括一個(gè)螺桿和兩個(gè)U型件，螺桿末端設(shè)置兩個(gè)徑向通孔，兩個(gè)U型件反向穿插在兩個(gè)徑向通孔中，也就是說(shuō)宣傳冊(cè)中的被控侵權(quán)產(chǎn)品的螺桿末端設(shè)置兩個(gè)徑向通孔，每個(gè)U型件分別穿插在一個(gè)徑向通孔中，該技術(shù)方案只落入了涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍；原告提供的被告宣傳視頻顯示的被控侵權(quán)產(chǎn)品，包括一個(gè)螺桿和兩個(gè)U型件，螺桿末端設(shè)置一開口槽和一徑向通孔，兩個(gè)U型件反向穿插在開口槽和徑向通孔中，也就是說(shuō)宣傳視頻中的兩個(gè)U型件分別穿插在開口槽和徑向通孔中，相當(dāng)于每個(gè)U型件分別穿插在一個(gè)徑向通孔中，該技術(shù)方案只落入了涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。

但是，根據(jù)被告提供的抵觸申請(qǐng)抗辯證據(jù)文件，抵觸申請(qǐng)文件已經(jīng)公開了宣傳冊(cè)和宣傳視頻中被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案，也就是涉案專利權(quán)利1要求保護(hù)的技術(shù)方案，根據(jù)專利授權(quán)確權(quán)的新穎性規(guī)則，涉案專利權(quán)利要求1不具備專利法規(guī)定的新穎性而應(yīng)當(dāng)被宣告無(wú)效，不應(yīng)當(dāng)獲得專利權(quán)的保護(hù)，兩個(gè)被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案雖然落入了涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，但是不侵權(quán)。

關(guān)于被控侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)利要求2及權(quán)利要求3的保護(hù)范圍，上面已經(jīng)分析，根據(jù)原告提供的兩個(gè)被控侵權(quán)產(chǎn)品的證據(jù)，只能證明被告宣傳冊(cè)和宣傳視頻中示出的產(chǎn)品的每個(gè)U型件分別穿插在一個(gè)徑向通孔，無(wú)法證明被控侵權(quán)產(chǎn)品具有涉案專利權(quán)利要求2限定的“每組徑向通孔適配多支U型件”的技術(shù)特征，也無(wú)法證明被控侵權(quán)產(chǎn)品具有涉案專利權(quán)利要求3限定的“多支U型件對(duì)穿通過(guò)一組徑向通孔”的技術(shù)特征，但從原告提供的證據(jù)來(lái)看，無(wú)法證明被告宣傳冊(cè)和宣傳視頻中的產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)利要求2和權(quán)利要求3的保護(hù)范圍；但是被控侵權(quán)產(chǎn)品是可以將U型件與徑向通孔（或開口槽）進(jìn)行各種適配組合，具有可以組裝成涉案專利權(quán)利要求2或者權(quán)利要求3限定的技術(shù)方案的產(chǎn)品，且在該案審理過(guò)程中，被告確認(rèn)根據(jù)原告指控的技術(shù)方案，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有權(quán)利要求1-3、7的全部技術(shù)特征，也就是被告認(rèn)可了被控侵權(quán)產(chǎn)品落入了涉案專利權(quán)利要求2和權(quán)利要求3的保護(hù)范圍。

被告認(rèn)可了被控侵權(quán)產(chǎn)品落入了涉案專利權(quán)利要求2和權(quán)利要求3的保護(hù)范圍，但同時(shí)主張，被控侵權(quán)產(chǎn)品使用的是抵觸申請(qǐng)中的技術(shù)方案，提出了抵觸申請(qǐng)抗辯。

抵觸申請(qǐng)是否公開了被告自認(rèn)的被控侵權(quán)產(chǎn)品具有“每組徑向通孔適配多支U型件”及“多支U型件對(duì)穿通過(guò)一組徑向通孔”的兩組技術(shù)方案？

關(guān)于該處，筆者認(rèn)可二審法院的觀點(diǎn)，并且認(rèn)為一審法院存在事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤及法律適用錯(cuò)誤。

一審法院認(rèn)為，抵觸申請(qǐng)文件的附圖23顯示，結(jié)固式錨栓上前后設(shè)置有兩個(gè)U型件，分別插入一組徑向通孔，兩個(gè)U型件插入方向相對(duì)；筆者認(rèn)為，一審法院在該處對(duì)一組徑向通孔中的一組理解有誤，一組徑向通孔應(yīng)該解釋為“一個(gè)徑向通孔”，而非“兩個(gè)徑向通孔組成一組徑向通孔”，抵觸申請(qǐng)文件的附圖23中示出的是兩個(gè)U型件分別插入兩組徑向通孔，并非被告自認(rèn)的“每組徑向通孔適配多支U型件”的方案，也就是涉案專利要求2要求保護(hù)的技術(shù)方案；同時(shí)，關(guān)于被告自認(rèn)的“多支U型件對(duì)穿通過(guò)一組徑向通孔”的方案，也就是涉案專利要求3要求保護(hù)的技術(shù)方案，一審法院認(rèn)為“將多個(gè)U型件插入同一位置處通孔，這是本領(lǐng)域的慣用手段”，該認(rèn)定缺乏事實(shí)依據(jù)。

事實(shí)上，抵觸申請(qǐng)僅公開了構(gòu)成結(jié)固式錨栓的金屬桿上的每組徑向通孔適配一支U型件的技術(shù)方案，并沒有公開被訴侵權(quán)產(chǎn)品“每組徑向通孔適配多支U型件”以及“多支U型件對(duì)穿通過(guò)一組徑向通孔”的技術(shù)特征。這也是二審法院的觀點(diǎn)。據(jù)此，關(guān)于被控侵權(quán)產(chǎn)品的“每組徑向通孔適配多支U型件”的技術(shù)方案及“多支U型件對(duì)穿通過(guò)一組徑向通孔”的技術(shù)方案并未被抵觸申請(qǐng)所公開，且該兩組被控侵權(quán)技術(shù)方案落入涉案專利權(quán)利要求2及權(quán)利要求3的保護(hù)范圍，原告指控的侵權(quán)行為成立。

結(jié)語(yǔ)

本文旨在通過(guò)該案例討論抵觸申請(qǐng)抗辯在專利侵權(quán)案件中的適用，該案中，二被告確認(rèn)根據(jù)原告指控的被訴侵權(quán)技術(shù)方案，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有權(quán)利要求1-3的全部技術(shù)特征，同時(shí)，二被告認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案已被抵觸申請(qǐng)專利全部公開；一審法院認(rèn)定被控產(chǎn)品與涉案專利權(quán)利要求1-3比較的各項(xiàng)技術(shù)方案均被抵觸申請(qǐng)公開，相較于抵觸申請(qǐng)不具有新穎性，侵權(quán)不成立；二審法院認(rèn)為，抵觸申請(qǐng)僅公開了構(gòu)成結(jié)固式錨栓的金屬桿上的每組徑向通孔適配一支U型件的技術(shù)方案，并沒有公開被訴侵權(quán)產(chǎn)品“每組徑向通孔適配多支U型件”以及“多支U型件對(duì)穿通過(guò)一組徑向通孔”的技術(shù)特征，也就是抵觸申請(qǐng)文件公開了被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入權(quán)利要求1限定的全部技術(shù)特征，未公開被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入權(quán)利要求2-3限定的全部技術(shù)特征，被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)利要求2-3的技術(shù)方案，與抵觸申請(qǐng)不同，被訴侵權(quán)產(chǎn)品構(gòu)成對(duì)涉案專利權(quán)利要求2-3的侵權(quán)。

該案的第一點(diǎn)啟示，抵觸申請(qǐng)抗辯與現(xiàn)有技術(shù)抗辯的差異，抵觸申請(qǐng)抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與抵觸申請(qǐng)的性質(zhì)相適應(yīng)，嚴(yán)格適用新穎性規(guī)則，不宜與現(xiàn)有技術(shù)或者公知常識(shí)結(jié)合，更不能用于評(píng)價(jià)涉案專利的創(chuàng)造性，故只有在被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項(xiàng)技術(shù)特征均已被抵觸申請(qǐng)單獨(dú)、完整地公開，相對(duì)于抵觸申請(qǐng)不具有新穎性時(shí)，才能夠認(rèn)定抵觸申請(qǐng)抗辯成立。

該案的第二點(diǎn)啟示，在抵觸申請(qǐng)的判斷過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)首先將被訴侵權(quán)技術(shù)方案與涉案專利要求保護(hù)的權(quán)利要求的全部技術(shù)特征進(jìn)行比較，再判斷被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征與抵觸申請(qǐng)文件所記載的一項(xiàng)技術(shù)方案是否相同或者無(wú)實(shí)質(zhì)性差異的，據(jù)此，判斷抵觸申請(qǐng)抗辯是否成立。

該案的第三點(diǎn)啟示，在仔細(xì)分析該案一審法院與二審法院為什么作出截然不同的兩種結(jié)論時(shí)，筆者認(rèn)為是一審法院對(duì)涉案專利權(quán)利要求限定的技術(shù)方案及抵觸申請(qǐng)文件公開的技術(shù)方案存在理解偏差，權(quán)利要求的解釋向來(lái)是專利侵權(quán)判定的重點(diǎn)與難點(diǎn)，需要通過(guò)閱讀專利申請(qǐng)文件結(jié)合本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)理解對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋，本案中，一審法院對(duì)涉案專利權(quán)利要求2及權(quán)利要求3的理解存在偏差，當(dāng)然，這也與專利申請(qǐng)時(shí)的撰寫質(zhì)量存在關(guān)聯(lián)，最高院在二審中抽絲剝繭、厘清事實(shí)，站位本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度進(jìn)行理解，給出了合理的解釋，并認(rèn)為抵觸申請(qǐng)未公開權(quán)利要求2及權(quán)利要求3限定的技術(shù)方案；同時(shí)，二審法院也對(duì)被控侵權(quán)技術(shù)方案對(duì)應(yīng)涉案專利權(quán)利要求3要求保護(hù)的技術(shù)方案與抵觸申請(qǐng)文件記載的技術(shù)方案是否屬于所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接替換作出了認(rèn)定，體現(xiàn)了二審法院嚴(yán)格的審查風(fēng)格。

該案的第四點(diǎn)啟示，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的法理，是因?yàn)楸豢厍謾?quán)產(chǎn)品使用的是現(xiàn)有技術(shù)而不侵權(quán)？還是因?yàn)樯姘笇＠蟊Ｗo(hù)的技術(shù)方案是現(xiàn)有技術(shù)而不應(yīng)獲得保護(hù)？抵觸申請(qǐng)是因?yàn)樯姘笇＠痪哂行路f性，不應(yīng)該獲得專利權(quán)的保護(hù)？本案中，最高院的觀點(diǎn)是抵觸申請(qǐng)能夠破壞在后提出的專利申請(qǐng)的新穎性，故其不應(yīng)被納入在后申請(qǐng)的專利權(quán)的保護(hù)范圍。同時(shí)，抵觸申請(qǐng)抗辯成立的理由也引發(fā)了我們是將被控侵權(quán)產(chǎn)品與抵觸申請(qǐng)進(jìn)行比較，還是將涉案專利要求保護(hù)的技術(shù)方案與抵觸申請(qǐng)進(jìn)行比較，或者是先將被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利權(quán)利要求的技術(shù)方案進(jìn)行比較，再判斷被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征與抵觸申請(qǐng)文件所記載的一項(xiàng)技術(shù)方案是否相同或者無(wú)實(shí)質(zhì)性差異的。這些問(wèn)題都需要我們繼續(xù)思考。

（原標(biāo)題：從一件侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案件看抵觸申請(qǐng)抗辯）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鄭學(xué)偉 廣東卓建律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從一件侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案件看抵觸申請(qǐng)抗辯（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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