《IP洞察》：宋文祺｜字號權(quán)與商標(biāo)權(quán)的沖突：字號注冊登記在先是否當(dāng)然不構(gòu)成侵權(quán)？——以案例為視角

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“字號登記在先就一定能當(dāng)然享有在先權(quán)利嗎？”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：宋文祺

在商標(biāo)侵權(quán)領(lǐng)域，通常繞不開與其他權(quán)利的沖突問題，字號權(quán)與商標(biāo)權(quán)時(shí)有碰撞。

字號與商標(biāo)權(quán)利沖突的相關(guān)規(guī)定

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項(xiàng)規(guī)定：“將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于商標(biāo)法第五十七條第（七）項(xiàng)規(guī)定的給他人注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為?！?/strong>

《商標(biāo)法》第五十八條規(guī)定：“將他人注冊商標(biāo)、未注冊的馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號使用，誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為的，依照《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》處理。”

《商標(biāo)審查審理指南》下編第十四章【損害他人在先權(quán)利的審查審理】規(guī)定：

將與他人在先登記、使用并具有一定知名度的字號相同或者基本相同的文字申請注冊為商標(biāo)，容易導(dǎo)致中國相關(guān)公眾混淆，致使在先字號權(quán)人的利益可能受到損害的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為對他人在先字號權(quán)的損害，系爭商標(biāo)應(yīng)當(dāng)不予核準(zhǔn)注冊或者予以無效宣告。當(dāng)事人以具有一定市場知名度并已與企業(yè)建立穩(wěn)定對應(yīng)關(guān)系的企業(yè)名稱的簡稱為依據(jù)提出主張的，適用本指南。以事業(yè)單位及其他組織的名稱、個(gè)人合伙及個(gè)體工商戶的字號提出主張的，參照適用本指南。

適用條件為：①在系爭商標(biāo)申請注冊日之前，他人已在先登記或使用其字號；②在系爭商標(biāo)申請注冊日之前，該字號在中國相關(guān)公眾中已具有一定的知名度；③系爭商標(biāo)的注冊與使用容易導(dǎo)致中國相關(guān)公眾誤以為該商標(biāo)所標(biāo)示的商品或者服務(wù)來自字號權(quán)人，或者與字號權(quán)人有某種特定聯(lián)系，致使在先字號權(quán)人的利益可能受到損害。原則上系爭商標(biāo)與在先字號相同或基本相同時(shí)容易產(chǎn)生混淆，但在個(gè)案中應(yīng)根據(jù)在先字號的獨(dú)創(chuàng)性、知名度對系爭商標(biāo)與字號是否構(gòu)成基本相同進(jìn)行判斷。其次，對在先字號權(quán)的保護(hù)，原則上應(yīng)當(dāng)以與字號權(quán)人實(shí)際經(jīng)營的商品或者服務(wù)相同或者類似的商品或者服務(wù)為限，但在個(gè)案中應(yīng)根據(jù)在先字號的獨(dú)創(chuàng)性、知名度，以及雙方商品或者服務(wù)的關(guān)聯(lián)程度，具體確定該在先字號的保護(hù)范圍。

我國2020年第二次修訂的《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》并未規(guī)定不得將與他人在先使用但未注冊/正在申請/已注冊商標(biāo)相同或近似的文字登記為字號。法無禁止即可為，隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和行業(yè)競爭的增加，企業(yè)通過合法、正當(dāng)?shù)某绦蜃运松虡?biāo)的行為極為普遍。此種權(quán)利沖突可以根據(jù)時(shí)間順序分為兩類：

一是在先注冊的商標(biāo)權(quán)與在后注冊登記的字號權(quán)之間的沖突；

二是在先注冊登記的字號權(quán)與在后注冊的商標(biāo)權(quán)之間的沖突。

第二種情形中，在后商標(biāo)權(quán)人若想主張?jiān)谙壬烫柷謾?quán)，是否可行？本文將通過透視的案例進(jìn)行探討。

中糧集團(tuán)有限公司與東莞市道滘明之豐日用百貨店、煙臺(tái)金裝華夏葡萄酒有限公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案（以下簡稱為中糧公司、華夏葡萄酒公司）

案情介紹：中糧公司于2017年4月13日向廣東省東莞市第一人民法院起訴，訴求之一為：請求判令華夏葡萄酒公司變更企業(yè)名稱，變更后的企業(yè)名稱不得包含中糧公司“華夏”等注冊商標(biāo)。

一審法院認(rèn)為，華夏葡萄酒公司成立于2005年，企業(yè)名稱為“煙臺(tái)金裝華夏葡萄酒有限公司”，“金裝華夏”系其名稱中的字號，而中糧公司第8154827號“”的注冊時(shí)間在2011年，顯然中糧公司的商標(biāo)注冊時(shí)間在后，華夏葡萄酒公司字號登記在先，而中糧公司提供的證據(jù)又不能證明其第8154827號“”的申請注冊時(shí)間在華夏葡萄酒公司字號登記之前，或其“華夏”系列商標(biāo)的知名度達(dá)到何種程度。

因此，對于中糧公司關(guān)于華夏葡萄酒公司使用的企業(yè)字號構(gòu)成不正當(dāng)競爭的主張，一審法院未予支持。中糧公司不服一審判決，復(fù)又提出上訴，二審維持原判。[1]

案例透視：本案華夏葡萄酒公司實(shí)際銷售了“金裝華夏干紅葡萄酒”產(chǎn)品，構(gòu)成對涉案“”商標(biāo)的侵權(quán)，但其字號無需變更。中糧公司亦就其侵權(quán)產(chǎn)品分銷端進(jìn)行打擊，并獲得了經(jīng)濟(jì)損失的賠償。

鄭州市新視明科技工程有限公司與即墨市好視力眼鏡店侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案（以下簡稱為新視明公司、好視力眼鏡店）

案情介紹：新視明公司在2001年將眼貼商品冠名為“好視力”品牌作為未注冊商標(biāo)使用。2007年1月12日，該“好視力”商標(biāo)被吉林省通化市中級人民法院判決認(rèn)定為未注冊馳名商標(biāo)。新視明公司發(fā)現(xiàn)好視力眼鏡店將“好視力”文字作為門頭使用，遂向山東省青島市即墨區(qū)人民法院提起訴訟，請求判令好視力眼鏡店停止侵權(quán)、賠償損失等。

涉案馳名商標(biāo)“”于2013年7月31日申請注冊，2014年12月28日核準(zhǔn)注冊。

一審法院認(rèn)為，好視力眼鏡店在企業(yè)字號、門頭字號中突出使用“好視力眼鏡”足以引人誤認(rèn)為其服務(wù)與“”商標(biāo)存在特定聯(lián)系，侵犯了新視明公司注冊商標(biāo)專用權(quán)，損害其商譽(yù)，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。但基于好視力眼鏡店的經(jīng)營范圍是“眼鏡銷售服務(wù)”，與新視明公司從事行業(yè)不同，雙方并不具有直接的或具體的競爭關(guān)系，且好視力眼鏡店的經(jīng)營區(qū)域及方式相對有限，同時(shí)新視明公司亦未舉證證明其商譽(yù)因被告在其門店門頭字號中突出使用“好視力眼鏡”字號而受到貶損。加之，考慮到案涉商標(biāo)注冊在后，好視力眼鏡店字號登記在先，且在字號中不突出使用“好視力”注冊商標(biāo)，不足以誤導(dǎo)相關(guān)公眾，因此判令好視力眼鏡店賠償，無需變更企業(yè)字號。[2]

案例透視：本案法院判決書中的表達(dá)看似有前后矛盾之處，實(shí)際主要考慮到在好視力眼鏡店字號登記之時(shí)，“好視力”未申請注冊為商標(biāo)。而以下案例可以看出，如果在先登記字號的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，商標(biāo)權(quán)利人已經(jīng)申請了商標(biāo)，但未核準(zhǔn)注冊，或者在先字號權(quán)人侵權(quán)惡意明顯，攀附了在后商標(biāo)權(quán)利人的商譽(yù)，則司法實(shí)踐中傾向于同時(shí)支持賠償+變更字號的訴求。

上海華振物流有限公司等與天地華宇集團(tuán)有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案（以下為簡稱）

案情介紹：2005年6月8日，華振物流公司的關(guān)聯(lián)公司TNT公司在第38類“運(yùn)輸”等該服務(wù)上申請了“”商標(biāo)，于2009年1月28日核準(zhǔn)注冊。后轉(zhuǎn)讓給華振物流公司。

天地華宇各公司分別成立于2008年7月29日、2017年2月6日、2017年1月18日、2016年12月7日、2017年5月9日，經(jīng)營范圍包括道路普通貨物運(yùn)輸?shù)取?br/>

天地華宇集團(tuán)有限公司從2015年起陸續(xù)申請過5件指定在第39類上、含有“天地華宇”的商標(biāo)，如“”、“”，均被駁回；天地華宇集團(tuán)公司在2016年至2019年間，在不同類別上申請注冊了“天地華宇”及包含“天地華宇”字樣商標(biāo)數(shù)十件，其中第27407398A號“”被核準(zhǔn)注冊，使用在第2-5、7-8、37-38、40-41、43-45類機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油等商品和服務(wù)上；天地華宇集團(tuán)公司于2019年7月29日對涉案第4707630號“”商標(biāo)提出撤銷連續(xù)三年不使用申請，經(jīng)審理，該商標(biāo)繼續(xù)有效，天地華宇集團(tuán)公司提出撤銷復(fù)審后又撤回復(fù)審申請。

華振物流公司、蘇州萬隆華宇公司起訴五家天地華宇企業(yè)及其法定代表人，請求判令其停止使用與“圖片”相同或近似的包括其企業(yè)名稱在內(nèi)的商業(yè)標(biāo)識。

一審法院綜合考慮保護(hù)在先權(quán)利、防止市場混淆，以及被訴行為是否違背誠實(shí)信用原則等因素進(jìn)行評判。“天地華宇”標(biāo)識在天地華宇集團(tuán)公司成立之前雖不構(gòu)成未注冊馳名商標(biāo)，但在案證據(jù)可以證明該標(biāo)識在物流行業(yè)已經(jīng)具有一定的知名度，構(gòu)成具有一定影響的服務(wù)名稱；天地華宇集團(tuán)公司成立時(shí)名為“無錫市天地華宇貨運(yùn)有限公司”，該企業(yè)名稱將“天地華宇”作為字號，并使用“貨運(yùn)”表明提供的服務(wù)類別，顯然具有攀附“天地華宇”服務(wù)名稱的知名度之意圖；“天地華宇集團(tuán)有限公司”的企業(yè)名稱中除“天地華宇”字樣外，其余均非識別主體來源的要素，在“天地華宇”服務(wù)名稱具有一定影響力的情況下，天地華宇集團(tuán)公司使用其企業(yè)名稱不足以防止市場混淆。因此，天地華宇集團(tuán)公司使用“天地華宇”企業(yè)名稱構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。

天地華宇集團(tuán)公司在其網(wǎng)站、微信公眾號、QQ中使用的“天地華宇”字樣與第4707630號“”注冊商標(biāo)無實(shí)質(zhì)性差異，兩者構(gòu)成相同商標(biāo)；使用的“天地華宇物流”“天地華宇供應(yīng)鏈”等標(biāo)識與第4707630號“”、第14116005號“”、第14116006號“”商標(biāo)均包括“天地華宇”字樣，兩者構(gòu)成近似商標(biāo)。再次，被告使用標(biāo)識的類別與原告注冊商標(biāo)核定的服務(wù)類別均包括運(yùn)輸、快遞服務(wù)或遞件；被告天地華宇集團(tuán)公司在其網(wǎng)站、微信公眾號、QQ中均介紹其提供物流服務(wù)，并進(jìn)行了相應(yīng)的廣告宣傳……上述情形足以說明天地華宇集團(tuán)公司在運(yùn)輸服務(wù)中使用了被訴侵權(quán)標(biāo)識。被告辯稱其系多個(gè)“天地華宇”、“天地華宇供應(yīng)鏈”商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人，但這些商標(biāo)的核定類別均不包括運(yùn)輸、快遞服務(wù)或遞件，故其使用被訴侵權(quán)標(biāo)識并不屬于對相應(yīng)注冊商標(biāo)的使用。使用企業(yè)名稱中的字號，如果相應(yīng)的使用行為構(gòu)成商標(biāo)法意義的商標(biāo)使用，則需對他人注冊商標(biāo)專用權(quán)進(jìn)行合理避讓，否則即超越了源于字號的正當(dāng)性限度，侵入了注冊商標(biāo)專用權(quán)的權(quán)利范圍。本案中，天地華宇集團(tuán)公司成立時(shí)間雖早于第4707630號“”商標(biāo)核準(zhǔn)注冊之日，但并無證據(jù)顯示在該商標(biāo)注冊日之前，被告天地華宇集團(tuán)公司的字號已經(jīng)具有一定的知名度。在4707630號“”商標(biāo)核準(zhǔn)注冊后，被告應(yīng)予合理避讓，不再在運(yùn)輸、快遞等服務(wù)上使用“天地華宇”字樣，以尊重原告注冊商標(biāo)專用權(quán)。尤其在2009年以后，原告及其關(guān)聯(lián)公司在對外宣傳中廣泛使用“天地華宇”商標(biāo)，該商標(biāo)已經(jīng)具有較高的知名度，被告天地華宇集團(tuán)公司使用“天地華宇”標(biāo)識的行為顯然具有識別服務(wù)來源的意義，已經(jīng)超出了字號正當(dāng)使用的范圍。因此，天地華宇集團(tuán)公司使用被訴侵權(quán)標(biāo)識超出其注冊商標(biāo)核定使用范圍，以及企業(yè)字號的正當(dāng)使用范圍，易使消費(fèi)者對服務(wù)來源產(chǎn)生混淆，其行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。考慮到被訴行為持續(xù)期間較長等，法院判令被告賠償原告65萬元。[3]

案例透視：本案追根溯源，可能是由在先字號企業(yè)向原告發(fā)起撤三開始，撤三不成反而打草驚蛇引來糾紛，也希望借由本案給廣大“撤三申請人”提個(gè)醒，撤三動(dòng)作需謹(jǐn)慎。

本案原告華振物流的“天地華宇”商標(biāo)經(jīng)法院評判，在案證據(jù)不足以認(rèn)定：在被告的最早企業(yè)字號登記之前已經(jīng)構(gòu)成了未注冊馳名商標(biāo)。而之所以最終認(rèn)定了侵權(quán)，主要考慮了被告的主觀惡意、未對注冊商標(biāo)進(jìn)行合理避讓且超范圍使用商業(yè)標(biāo)識。

案例啟示

在字號權(quán)與商標(biāo)權(quán)沖突的問題上，通常以保護(hù)在先權(quán)利為原則。字號登記在先就一定能當(dāng)然享有在先權(quán)利嗎？通過以上案例我們可以得出否定性答案。通常出現(xiàn)字號登記但仍然構(gòu)成侵權(quán)的，總結(jié)為以下幾種類型：

1）字號登記時(shí)間雖然早于商標(biāo)注冊時(shí)間，但晚于商標(biāo)申請和最早使用時(shí)間。如四川仁眾投資管理有限公司與廣元市利州區(qū)小龍坎火鍋店侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案[4]，小龍坎品牌于2015年開始運(yùn)營并申請商標(biāo)，至被告2017年進(jìn)行字號登記時(shí)暫未核準(zhǔn)注冊，但已經(jīng)投入了大量的精力和成本進(jìn)行小龍坎火鍋的宣傳推廣，具有了一定的知名度，此時(shí)在先登記的字號就無法進(jìn)行在先使用抗辯；

2）字號登記時(shí)，商標(biāo)已經(jīng)構(gòu)成未注冊的馳名商標(biāo)。如上述的好視力案，2007年“好視力”在眼貼上被認(rèn)定為未注冊馳名商標(biāo)，在先字號于2013年進(jìn)行登記，則構(gòu)成了不正當(dāng)競爭；

3）字號登記后，權(quán)利人未規(guī)范使用甚至超范圍使用，落入到商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)范圍。如弘成科技發(fā)展有限公司與常熟市弘成教育培訓(xùn)中心侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案[5]，享有在先權(quán)利的商業(yè)標(biāo)識應(yīng)限定在最初的、具體的登記或使用的商品與服務(wù)的范圍上，而不得將具體的使用方式與范圍隨意延伸、拓展；

4）字號登記行為具有惡意，本就攀附了商標(biāo)權(quán)利人的其他在先權(quán)益。如上述的天地華宇案，華振物流商標(biāo)注冊時(shí)間較晚，但早于天地華宇集團(tuán)字號登記日，其“天地華宇”商標(biāo)已經(jīng)在物流運(yùn)輸領(lǐng)域具有了一定的知名度，則在先登記字號無法合理抗辯，屬于典型的“搭便車”行為；

5）字號登記時(shí)沒有惡意，但隨著在后注冊商標(biāo)知名度越來越高，甚至達(dá)到馳名時(shí)，字號權(quán)人不當(dāng)?shù)乩蒙虡?biāo)權(quán)人的商譽(yù)，實(shí)施了足以使人誤認(rèn)為二者之間具有特殊關(guān)聯(lián)關(guān)系的行為。如前述的金裝華夏案中，華夏葡萄酒公司銷售了含有注冊商標(biāo)“金裝華夏”字樣的酒類產(chǎn)品，侵犯了其注冊商標(biāo)專用權(quán)。

結(jié)語

字號已經(jīng)登記，但未取得對應(yīng)商標(biāo)權(quán)的商家應(yīng)當(dāng)注意

規(guī)范使用字號，在他人已經(jīng)形成一定知名度的領(lǐng)域，在店面門頭、媒體宣傳等經(jīng)營過程中注意避讓對方，避免在他人商標(biāo)核準(zhǔn)商品或服務(wù)的范圍以內(nèi)突出使用商業(yè)標(biāo)識，最大程度上避免混同、誤認(rèn)，或者及時(shí)獲得授權(quán)許可。而一旦發(fā)現(xiàn)已經(jīng)涉及侵權(quán)，也應(yīng)“及時(shí)止損”，積極改正和賠償。

發(fā)現(xiàn)遭遇侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)如何維權(quán)

被侵權(quán)人也可以通過委托律師團(tuán)隊(duì)進(jìn)行侵權(quán)情況調(diào)查及證據(jù)固定、發(fā)律師函、行政投訴（工商變名）、訴訟等一系列措施積極維權(quán)，先禮后兵、敲山震虎，選擇侵權(quán)較為集中、行為較為惡劣的商戶進(jìn)行重點(diǎn)打擊。

本文參考案例：
[1]廣東省東莞市第一人民法院（2017）粵1971民初9039號一審民事判決書；廣東省東莞市中級人民法院（2017）粵19民終10106號二審民事判決書；
[2]山東省青島市即墨區(qū)人民法院（2019）魯0282民初8245號一審民事判決書；
[3]上海知識產(chǎn)權(quán)法院（2019）滬73民初401號一審民事判決書；
[4]四川省廣元市中級人民法院（2018）川08民初194號審民事判決書；
[5]江蘇省常熟市人民法院（2019）蘇0581民初6627號一審民事判決書；

（原標(biāo)題：字號權(quán)與商標(biāo)權(quán)的沖突：字號注冊登記在先是否當(dāng)然不構(gòu)成侵權(quán)？——以案例為視角）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：宋文祺

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：《IP洞察》：宋文祺｜字號權(quán)與商標(biāo)權(quán)的沖突：字號注冊登記在先是否當(dāng)然不構(gòu)成侵權(quán)？——以案例為視角（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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