相似程度在判斷商標(biāo)淡化中的地位——評Levi's訴Abercrombie案

【小D導(dǎo)讀】

美國商標(biāo)法新發(fā)展：相似程度在判斷商標(biāo)淡化中的地位

在先商標(biāo)與在后商業(yè)標(biāo)識之間的相似程度在傳統(tǒng)的商標(biāo)侵權(quán)判斷中起到關(guān)鍵的因素，這對于是否造成相關(guān)消費(fèi)者的混淆具有至關(guān)重要的地位。而在商標(biāo)淡化中，混淆并不是商標(biāo)侵權(quán)行為的判斷條件，在先商標(biāo)與在后商標(biāo)的相似程度并不需要以混淆作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。通常來說，淡化中的商標(biāo)相似程度也應(yīng)該比混淆情況下的商標(biāo)相似程度所要求的門檻相對較高，那么判斷淡化所需要的相似程度是在商標(biāo)權(quán)的權(quán)利擴(kuò)張環(huán)境下產(chǎn)生的新問題。

?一、Levi’s訴Abercrombie案[1]基本案情 Levi's公司是赫赫有名的牛仔褲品牌的公司，自19世紀(jì)80年代開始它就生產(chǎn)和銷售牛仔褲，其牛仔褲的后褲袋上縫有一個連接在一起的雙弧形設(shè)計(jì)，稱為“Arcuate”設(shè)計(jì)，Levi's公司也早對該設(shè)計(jì)注冊了商標(biāo)。帶有“Arcuate”設(shè)計(jì)的牛仔褲在過去的30年里占據(jù)了Levi's公司超過95％的收入，大約500億美元。在2006年，Abercrombie公司開始在其生產(chǎn)的牛仔褲后上使用縫線的弧形設(shè)計(jì)，稱為“Ruehl”設(shè)計(jì)，其也是由兩個弧形組成，中間由一個“dipsy doodle”曲線(類似于表示無限的數(shù)學(xué)符號)連接，該弧形設(shè)計(jì)的位置相對于“Arcuate”設(shè)計(jì)在后褲袋上較低。

在2007年，Levi's公司在美國加州北部地區(qū)法院提起訴訟，其中就包括了商標(biāo)淡化的訴因。但地區(qū)法院認(rèn)為，“Arcuate”設(shè)計(jì)與“Ruehl”設(shè)計(jì)沒有“相同或幾乎相同”(“identical or nearly identical”)，因此Abercrombie的行為并不構(gòu)成商標(biāo)的淡化。于是，Levi's公司上訴至聯(lián)邦第九巡回上訴法院，上訴法院2011年2月8日作出判決，否定了“相同或幾乎相同”標(biāo)準(zhǔn)，并明確相似程度僅僅是判斷的商標(biāo)淡化的因素之一，該案因此發(fā)回地區(qū)法院。

?二、美國曾以“相同或幾乎相同”標(biāo)準(zhǔn)作為判斷商標(biāo)淡化的必要條件 1927年，F(xiàn)rank Schechter教授在他的論文《商標(biāo)保護(hù)的原理基礎(chǔ)》[2]中將商標(biāo)的淡化理論從德國引入美國。在20多年后，美國各州才紛紛開始對商標(biāo)的淡化予以規(guī)定，商標(biāo)的淡化理論也長期處于州的層面，而淡化的保護(hù)高度在各州層次不齊。[3]在1995年，美國國會通過了《聯(lián)邦商標(biāo)淡化法案》(“FTDA”)，該法案將“淡化”定義為“降低馳名商標(biāo)區(qū)分和分辨商品或服務(wù)來源的能力”。[4]但是，F(xiàn)TDA只對商標(biāo)如何構(gòu)成馳名商標(biāo)給出了一些判斷因素，并沒有對淡化中的商標(biāo)相似程度予以規(guī)定，因此，相似程度的標(biāo)準(zhǔn)只能交由法院在案件中對其進(jìn)行把握。

“相同或幾乎相同”標(biāo)準(zhǔn)最早出現(xiàn)在聯(lián)邦第九巡回上訴法院對2002年的Playboy訴Welles案[5]的判決書中。在該案中，原告花花公子公司將“Plavmate of the Year”注冊為商標(biāo)，被告Welles小姐在網(wǎng)站上使用了其英文縮寫“PMOY”，上訴法院在給地區(qū)法院指導(dǎo)意見時指出：“由于‘Plavmate of the Year’與‘PMOY’之間并不相同或幾乎相同，所以使用‘PMOY’的行為并不構(gòu)成淡化?！盵6]對于該“相同或幾乎相同”標(biāo)準(zhǔn)的形成，其實(shí)際上來源于聯(lián)邦第八巡回上訴法院在1999年Luigino’s訴Stouffer案[7]中對于著作《McCarthy論商標(biāo)和反不正當(dāng)競爭》引用：“要證明商標(biāo)淡化中的弱化，兩個商標(biāo)必須至少具有足夠的相似度，以致于這兩商標(biāo)的目標(biāo)客戶群體在一定多數(shù)的情況下將這兩個商標(biāo)視為實(shí)質(zhì)相同的?！盵8]在Playboy案之后，法院基本就確定了“相同或幾乎相同”標(biāo)準(zhǔn)是判定商標(biāo)淡化的必要前提。在2002年的Thane訴Trek Bicycle案[9]中，其涉案的兩個商標(biāo)是“Trek”和“OrbiTrek”，第九巡回上訴法院再次適用了“相同或幾乎相同”標(biāo)準(zhǔn)而否定了商標(biāo)淡化的訴因，其中指出：“‘相同或幾乎相同’的要求符合成文法的語義(從成文法語義中得出判斷商標(biāo)淡化的四部標(biāo)準(zhǔn)[10])和成文法的立法歷史及其目的?！盵11]

?三、Levi's案明確了相似程度僅是判斷商標(biāo)淡化的因素 在2003年的Moseley訴V Secret Catalogue案[12]中，美國最高法院嚴(yán)厲地限制了淡化理論的擴(kuò)張。法院認(rèn)為，根據(jù)FTDA的用語，商標(biāo)淡化需要以“實(shí)際淡化”作為要件，而不僅僅是“淡化可能性”。[13]主要針對美國最高法院的這一判決，美國國會在2006年制定了《商標(biāo)淡化修訂法案》( “TDRA” )，明確取消了最高法院對商標(biāo)淡化的這一限制，改用“淡化可能性”作為商標(biāo)淡化的前提，其還對淡化中的弱化給予相對詳細(xì)的規(guī)定：“在判斷商標(biāo)或商業(yè)名稱是否可能導(dǎo)致弱化，法院可以考慮以下相關(guān)因素：1、商標(biāo)或商業(yè)名稱與馳名商標(biāo)的相似程度；2、馳名商標(biāo)所具有的固有顯著性或獲得顯著性程度；3、馳名商標(biāo)的權(quán)利人實(shí)質(zhì)性地對商標(biāo)獨(dú)占使用的程度；4、馳名商標(biāo)的認(rèn)可程度；5、商標(biāo)或商業(yè)名稱使用人是否主觀上想要將其與馳名商標(biāo)建立聯(lián)系；6、任何商標(biāo)或商業(yè)名稱與馳名商標(biāo)之間存在的實(shí)際聯(lián)系?！盵14]

在Levi's案中，第九巡回上訴法院對TDRA的規(guī)定進(jìn)行文義解釋，來證明TDRA廢除了“相同或幾乎相同”標(biāo)準(zhǔn)。首先，對于15 U．S．C．§1125中(c)(1)的規(guī)定了“馳名商標(biāo)權(quán)利人有權(quán)禁止他人使用導(dǎo)致淡化的‘一個’(‘a(chǎn)’)商標(biāo)或商業(yè)名稱”，法院指出，該規(guī)定對于修飾在后商標(biāo)時使用冠詞“a”而非冠詞“the”，如果成文法要維持“相同或幾乎相同”標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該規(guī)定權(quán)利人有權(quán)禁止他人使用這個(“the”)商標(biāo)，冠詞“a”的使用表明TDRA沒有采取這一標(biāo)準(zhǔn)。其次，對于(c)(2)(B)的規(guī)定(即對判斷弱化因素的規(guī)定)，國會并沒有要求商標(biāo)的“完全相同”或“幾乎相同”作為判斷淡化的前提，其中使用了“相似性”(“similarity”)一詞就表明了“相同或幾乎相同”不是判斷商標(biāo)淡化的最低門檻，國會只是希望商標(biāo)的相似性僅是判定淡化的首要因素，而不是將某種程度的相似性作為判斷淡化的必要前提。[15]Levi's案的判決書還引用了聯(lián)邦第二巡回上訴法院對Starbucks訴Wolfe’sBorough Coffee案[16]的結(jié)論，該案所涉及的“Starbucks”和“Charbucks”兩商標(biāo)顯然也無法達(dá)到“相同或幾乎相同”標(biāo)準(zhǔn)，與第九巡回上訴法院類似，第二巡回上訴法院在TDRA制定前采用“實(shí)質(zhì)性相似”作為判斷商標(biāo)淡化的前提，[17]但第二巡回上訴法院也在該案中根據(jù)TDRA的規(guī)定否定了“實(shí)質(zhì)性相似”作為商標(biāo)淡化前提的做法。

需要指出的是，雖然相似程度并不必然達(dá)到“相同或幾乎相同”的要求，僅是判斷淡化的因素之一，但這并不否認(rèn)相似程度在判斷淡化中其至關(guān)重要的作用。在沒有達(dá)到相同或幾乎相同的情況下，使在后商標(biāo)與馳名商標(biāo)建立聯(lián)系從而弱化馳名商標(biāo)的顯著性的情況應(yīng)該是比較罕見的，法院也應(yīng)比較慎重認(rèn)定不存在實(shí)質(zhì)性相同情況下所構(gòu)成的商標(biāo)淡化。著名商標(biāo)法學(xué)者Gilson教授在她的著作《Gilson論商標(biāo)》中也指出：“雖然第二和第九巡回法院正確地根據(jù)聯(lián)邦淡化法廢棄了認(rèn)定對馳名商標(biāo)構(gòu)成淡化中的‘相同或幾乎相同’標(biāo)準(zhǔn)，但是下級法院并不能據(jù)此就將商標(biāo)的相似性不作為淡化案件中的關(guān)鍵因素。當(dāng)馳名商標(biāo)和在后商標(biāo)不具有實(shí)質(zhì)性相似的情況下而構(gòu)成淡化，這具有很低的可能性?！盵18]當(dāng)然，Levi’s案的判決也防止了法律的僵化適用，畢竟仍然可能存在不具有實(shí)質(zhì)性相似情形下構(gòu)成商標(biāo)淡化的情形，如果一概嚴(yán)厲適用“相同或幾乎相同”的高標(biāo)準(zhǔn)，也不利于對商標(biāo)權(quán)人的保護(hù)。

?四、結(jié)語 Levi's案的判決體現(xiàn)了商標(biāo)淡化理論的不斷完善，這背后蘊(yùn)含的是法律的效率性和公平性之間的抗衡，雖然“相同或幾乎相同”標(biāo)準(zhǔn)具有較好的操作性，而將相似程度作為判斷因素在一定程度上降低了法律的可預(yù)測性，但這更符合商標(biāo)權(quán)人與公眾之間的利益平衡，為馳名商標(biāo)權(quán)利人的救濟(jì)提供了更具有彈性的空間。也有人指出，Levi’s案對商標(biāo)淡化的認(rèn)定帶來了模糊性，缺乏對商標(biāo)淡化中相似程度的一個確定的門檻可能會引發(fā)更多的潛在訴訟，[19]但這實(shí)際上也是法律本身所必須完善的一個過程，商標(biāo)淡化理論的發(fā)展本身處于起步階段，判斷商標(biāo)淡化中對相似程度的把握也會在更多的案例中逐漸清晰。

注釋 [1] Levi Strauss & Co．v．Abercrombie & Fitch Trading Co.，633 F．3d 1158(9th Cir，2011)． [2] Frank I．Schechter，The Rational Basis of Trademark Protection，40 Harv．L.Rev．813(1927)． [3] 馬薩諸塞州最早對商標(biāo)淡化予以規(guī)定，在《聯(lián)邦商標(biāo)淡化法案》成立前，一共有25個州對商標(biāo)淡化予以規(guī)制。See 1947 Mass．Acts， p．300，ch，307． [4] 15U．S．C．§1127(2000)(amended 2006)． [5] Playboy Enterprises，Inc．v．Welles，279 F．3d 796(9th Cir.2002)． [6] PlayboyEnters.，279F．3d at 806． [7] Luigino’s，Inc．v.Stouffer Corp.，170 F．3d 827，832(8th Cir.1999)． [8]J．Thomas McCarthy，McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 24:90．1，at 24-145(4th ed．1998)． [9] Thane International，Inc．v.Trek Bicycle Corp.，305F．3d 894(9th Cir.2002)． [10] 在Panavision International，L．P. v．Toeppen，141 F．3d 1316，1324(9th Cir.1998)案中，法院根據(jù)FTDA得出四個標(biāo)準(zhǔn)是要求原告必須證明：1、商標(biāo)是馳名的；2、被告在商業(yè)活動中使用了該商標(biāo)；3、被告的使用行為發(fā)生在該商標(biāo)開始馳名之后；4、被告的使用行為通過減少該商標(biāo)區(qū)分和辨別商品或服務(wù)來源的能力，從而淡化了該商標(biāo)的性質(zhì)。15 U.S.C. §1125(c)；see also Avery Dennison Corp．v．Sumpton，189 F．3d 868，874(9th Cir.1999)． [11] Levi Strauss & Co．v．Abercrombie & Fitch Trading Co.，633 F．3d 1158，1164(9th Cir.2011)． [12] Moseley v．V Secret Catalogue，Inc.，537 U．S．418，123 S．Ct．1115，155L．Ed．2d 1(2003)． [13] Id．a(chǎn)t 433． [14] 15 U.S.C．§1125(c)(2)(B)． [15] Levi Strauss & Co．v．Abercrombie & Fitch Trading Co.，633 F.3d 1171，1164(9th Cir. 2011). [16] Starbucks Corp．v．Wolfe's Borough Coffee，Inc.，588 F．3d 97(2d Cir.2009)． [17] See Playtex Prods.，Inc．v Georgia-Pacigic Corp.，390 F．3d 158，167(2d Cir.2004)． [18] See 2-5A Anne Gilson LaLonde，Gilson on Trademarks§ 5A.01(2012)． [19] See Jane Ann Levich，Ambiguity in Federal Dilution Law Continues: Levi Strauss & Co．v．Abercrombie & Fitch Trading Co.，Case in Point，27 Berkeley Tech.L.J．677，693(2012).

來源：中華商標(biāo) ? ?作者：阮開欣 ? 華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究中心整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：www.islanderfriend.com

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