PCT申請優(yōu)先權(quán)恢復(fù)——從案例分析到實踐策略

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“本文將結(jié)合PCT專利申請恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的規(guī)定和案例分析，為申請人提供PCT申請恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的實踐策略?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李穎 羅莎 柳沈律師事務(wù)所

《專利合作條約》（PATENT COOPERATION TREATY，PCT）關(guān)于要求優(yōu)先權(quán)及其期限的規(guī)定來源于《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，即在最早優(yōu)先權(quán)日起12個月內(nèi)，申請人需要提交PCT國際申請并要求優(yōu)先權(quán)。本文中PCT專利申請恢復(fù)優(yōu)先權(quán)是指在PCT國際專利申請過程中，申請人因某些原因未能在上述規(guī)定期限內(nèi)提交PCT申請，而申請人可以在一定條件下申請恢復(fù)該PCT申請的優(yōu)先權(quán)。在2007年4月1日生效的《專利合作條約實施細則》（下稱“PCT細則”）中首次對優(yōu)先權(quán)恢復(fù)程序做出了明確的規(guī)定，因此 “優(yōu)先權(quán)恢復(fù)”的制度針對的是在2007年4月1日（細則發(fā)生效力的日期）或之后提交的PCT國際申請。本文將結(jié)合PCT專利申請恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的規(guī)定和案例分析，為申請人提供PCT申請恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的實踐策略。

01  PCT優(yōu)先權(quán)概述

PCT是一個由世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)制定的國際專利申請程序。通過PCT,申請人可以一次性提交可針對多個國家或地區(qū)的專利申請，從而減少重復(fù)提交的時間和費用。PCT專利申請分為兩個階段：國際階段和國家階段。在國際階段，申請人需要提交一份PCT申請書和一份詳細的國際專利申請說明書，并確定指定國家和地區(qū)；在國家階段，申請人在指定目標國家和地區(qū)中選擇目標國家或地區(qū)以提交相應(yīng)的專利申請。針對要求首次申請的優(yōu)先權(quán)的PCT專利申請，在PCT專利申請的過程中，申請人需要在規(guī)定的期限內(nèi)（自首次申請的申請日起算12個月內(nèi)）提交PCT申請。如果申請人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交PCT申請，則會導(dǎo)致PCT申請不能要求該首次申請的優(yōu)先權(quán)。如果不能要求優(yōu)先權(quán)，則導(dǎo)致PCT申請不能享受優(yōu)先權(quán)日帶來的益處，例如減少潛在的對比文件，從而影響到申請人的專利權(quán)益。因此，如果申請人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交PCT申請，就需要盡可能恢復(fù)該PCT申請的優(yōu)先權(quán)。

02  PCT優(yōu)先權(quán)恢復(fù)的規(guī)定

對于恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的請求，可以在國際階段提出，也可以在國家階段提出。PCT細則中對受理局和指定局的恢復(fù)優(yōu)先權(quán)程序做出了具體的規(guī)定，其中，PCT細則的第26條之二.3規(guī)定了在國際階段提出恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的請求的要求，而PCT細則第49條之三.2規(guī)定了在國家階段提出恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的請求的要求。具體內(nèi)容如下。

如果PCT申請的申請日距離被要求優(yōu)先權(quán)的首次申請的申請日已經(jīng)超過14個月，是不允許恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的，但超過12個月但未滿14個月，通過PCT申請的優(yōu)先權(quán)恢復(fù)程序，在一定條件下仍存在恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的可能。因此，申請人首先需要確認自己是否符合恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的條件：①優(yōu)先權(quán)期限屆滿日起2個月內(nèi)；②請求恢復(fù)的理由應(yīng)滿足受理局和/或指定局的標準；③提交恢復(fù)聲明和證據(jù)；④繳納恢復(fù)費。

受理PCT優(yōu)先權(quán)恢復(fù)的各受理局和/或指定局目前存在以下兩種恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的標準。一種是“適當注意(Due Care)”標準，是指申請人必須證明其已經(jīng)盡到了合理的注意義務(wù)，意識到其優(yōu)先權(quán)期限即將到期并采取了必要的行動來確保其優(yōu)先權(quán)得到恢復(fù)。另一種是“非故意(Unintentional)”標準，是指申請人必須證明其優(yōu)先權(quán)期限的喪失不是由于其故意造成的。

如果申請人故意不提出申請，則其優(yōu)先權(quán)將無法恢復(fù)。比較而言，“適當注意”的要求比“非故意理由”的要求更高。

對于“適當注意”標準，申請人需要提供足夠的證據(jù)來證明其已經(jīng)采取作為一名合理謹慎的申請人所能采取的所有措施，例如專業(yè)知識不足、資金不足、申請人/代理人的人為錯誤、不可抗力事件、郵政投遞問題、技術(shù)故障/IT問題、檔案系統(tǒng)錯誤、代理人與申請人之間溝通不暢等等，此時例如可以提供相關(guān)文件、郵件、管理系統(tǒng)截圖等證據(jù)以向受理局和/或指定局證實上述情況的真實性。對于“非故意”標準，申請人需要提供證據(jù)或聲明來證明其優(yōu)先權(quán)期限的喪失不是其故意導(dǎo)致的（例如不知曉期限將至、基于疏忽、提交過程中發(fā)生的錯誤）。

然而，盡管申請人有請求恢復(fù)的權(quán)利，但不意味著一旦提出優(yōu)先權(quán)恢復(fù)并提供相應(yīng)的證據(jù)和理由，就能夠被受理局和/或指定局接受，因為不同受理局和/或指定局是有不同的“恢復(fù)標準”，而且還有些受理局和/或指定局是不接受恢復(fù)的，這個需要看具體受理局和/或指定局的規(guī)定。在WIPO官方網(wǎng)站上可以獲得最新的受理局及指定局的操作現(xiàn)狀，本文將主要機構(gòu)的規(guī)定在表1列明如下[1]。此外，即使在PCT階段受理局接受了恢復(fù)優(yōu)先權(quán)請求，在進入國家階段時仍需參照具體國家即指定局的要求。

表1  五大局和印度關(guān)于PCT優(yōu)先權(quán)恢復(fù)的具體標準和恢復(fù)所需費用

如表1所示，美國、歐洲、日本等國家作為受理局或指定局均可受理恢復(fù)優(yōu)先權(quán)請求，但其適用標準不同：美國采用“非故意”的理由，歐洲采用“適當注意”的理由，日本之前也采用“適當注意”的理由，但為了減輕申請人的負擔，自2023年4月1日起放寬該標準，改為采用“非故意”理由[2]。對于韓國和印度，無論是受理局還是指定局，均不受理恢復(fù)優(yōu)先權(quán)請求。對于中國來說，作為受理局時，恢復(fù)優(yōu)先權(quán)請求的標準為“非故意”、“適當注意”均可，但作為指定局時，不受理恢復(fù)優(yōu)先權(quán)請求。

如果滿足“適當注意”標準而恢復(fù)優(yōu)先權(quán)，則對所有指定局都具有效力；如果僅滿足“非故意”標準而恢復(fù)優(yōu)先權(quán)，則僅對采用該標準的指定局具有效力，對采用“適當注意”標準的指定局不產(chǎn)生效力；如果指定局認為某條件并不滿足，可以拒絕受理局允許恢復(fù)優(yōu)先權(quán)決定的效力，但應(yīng)給予申請人陳述意見的機會；受理局拒絕恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的決定對指定局沒有約束力。

例如，針對歐洲專利局（EPO），如果在國際階段受理局采用“適當注意”標準恢復(fù)了優(yōu)先權(quán)，則PCT申請進入歐洲階段時不需要提起新的恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的請求，因為歐專局原則上承認受理局恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的決定。只有在當歐專局合理懷疑“適當注意”的條件沒有滿足時，歐專局才會發(fā)函通知申請人，告知申請人歐專局懷疑的原因，并要求申請人在規(guī)定期限內(nèi)就此發(fā)表答復(fù)意見。如果在國際階段受理局采用“非故意”標準恢復(fù)了優(yōu)先權(quán)，則申請人需要向作為指定局的歐專局提起新的恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的請求，因為受理局采用“非故意”標準恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的決定對歐專局并沒有約束力。

03  PCT優(yōu)先權(quán)恢復(fù)案例

盡管PCT條約對PCT優(yōu)先權(quán)的恢復(fù)條件和標準做出了明確定義但在實踐操作過程中，申請人遇到的具體情況各不相同，因此本文將通過以下是兩個 PCT優(yōu)先權(quán)恢復(fù)的案例分析說明如何適用這些標準。

案例1

案情簡介：申請人向美國專利局提交美國專利申請（以下簡稱“在先申請”），申請人之后向美國某律師事務(wù)所的某律師發(fā)出指示，要求他們在優(yōu)先權(quán)日起12個月內(nèi)及時提交PCT申請。然而，這位律師的律師助理因錯誤操作計算機數(shù)據(jù)系統(tǒng)導(dǎo)致沒有如期提交該PCT。為了挽回上述損失，該律師在12個月期滿后的第5天向美國專利局提交PCT申請，要求恢復(fù)上述在先申請的優(yōu)先權(quán)。

如前面分析，無論是受理局還是指定局，美國專利局均采用“非故意”標準作為PCT優(yōu)先權(quán)恢復(fù)的條件，因此，在國際階段，美國專利局收到上述請求后的一個月后發(fā)出了同意恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的決定（見下圖1）。

圖1 美國專利商標局關(guān)于恢復(fù)優(yōu)先權(quán)請求的決定

然而，當PCT進入歐洲國家階段時，則遭遇了滑鐵盧。由于歐洲采用更嚴格的“適當注意”標準，歐洲專利局認為，上述情況不符合“適當注意”條件，因此毫不留情地拒絕恢復(fù)優(yōu)先權(quán)（見下圖2和圖3）。

圖2 歐洲專利局關(guān)于恢復(fù)優(yōu)先權(quán)請求的決定

圖3 歐洲專利局拒絕恢復(fù)優(yōu)先權(quán)請求的理由

申請人不服上述決定，提交了書面答復(fù)，但歐洲專利局仍堅持其觀點并發(fā)出最終決定，申請人向歐洲上訴委員會（Board of Appeal）提出上訴請求。在上訴過程中，上訴人分別提出三個主要上訴理由：第一，沒有任何制度可以完全防止員工犯下錯誤。盡管擁有最好的計算機軟件和高度專業(yè)的員工，但歐洲專利局本身在發(fā)送通信時有時會出錯。第二，關(guān)于“適當注意”的標準是在幾十年前制定的，該標準過于嚴格，因為它沒有反映出當今律師事務(wù)所自身所處的技術(shù)、經(jīng)濟環(huán)境。自歐洲判例法制定以來，需要管理的專利申請的數(shù)量幾十倍增加，辦公室管理也實現(xiàn)了計算機化。因此，要求當事人或律師事務(wù)所按比例的雇用和指派額外的雇員進行交叉核查已變得不現(xiàn)實。第三，歐洲判例法沒有適當?shù)胤从砅CT制度的國際性質(zhì)。盡管PCT制度允許專利局適用“非故意”或“適當注意”標準，不能指望來自世界各地的申請人預(yù)料到歐洲專利局有多嚴格地應(yīng)用“適當注意”標準。

針對上述三個上訴理由，上訴委員會在上訴決定中分別給出如下答復(fù)：

首先，在PCT實施細則第49條之三. 2(a)的框架內(nèi)，歐洲專利局在EPC第122條中明確規(guī)定了 “適當注意”的要求：如果PCT沒有及時提交是由于在通常令人滿意的監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)的特殊情況或個別錯誤造成的，則可被視為已采取“適當注意”的措施。在此情況下，當事人負有舉證責任并證明滿足上述要求?；谏显V人的陳述過程可以看出，錯過PCT提交時限的問題是由于上訴人的錯誤導(dǎo)致，這一論點既不能解釋也不能證明這些錯誤是合理的。因此，它與律師事務(wù)所的監(jiān)控系統(tǒng)沒有設(shè)置第二人進行獨立交叉核對的結(jié)論無關(guān)。

其次，盡管技術(shù)環(huán)境確實發(fā)生了變化，但錯過最后期限仍會給客戶帶來與以前一樣嚴重的法律、經(jīng)濟后果，因此，在大型律師事務(wù)所中設(shè)置第二人獨立交叉核查仍然是必要的。上訴委員會還認為，大型律師事務(wù)所在實施這種獨立交叉核查時更推薦采用IT技術(shù)，以有利于實現(xiàn)高效地管理。

最后，正如上訴人所承認的那樣，PCT制度允許專利局適用恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的兩種不同標準中的一種。當不同的專利局可以應(yīng)用不同的標準時，可能會有不同的結(jié)果。這是PCT系統(tǒng)固有的。歐洲專利局采用的標準是“適當注意” ，該標準比“非故意”標準更嚴格，審計委員會注意到，判例法承認相稱性原則，根據(jù)該原則，不得過度解釋適當注意的要求，從而不合理地限制信息的獲取(《上訴委員會判例法》，2019年第9版，第三章E.8)。

從以上案例可以看出，即使申請人在美國用“非故意”標準成功恢復(fù)優(yōu)先權(quán)，但進入歐洲時，由于歐洲采用更嚴格的“適當注意”標準，仍可能使得PCT申請最終不能在歐洲恢復(fù)優(yōu)先權(quán)。

案例2

案情簡介：申請人向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（以下簡稱國知局）提交了三件中國專利申請（以下簡稱為三件在先申請）。由于該申請人所采用的第三方軟件公司設(shè)計的專利管理系統(tǒng)缺少對于優(yōu)先權(quán)提醒功能，且由于新冠疫情使得該第三方軟件公司不能及時對該公司進行培訓(xùn)和說明，而導(dǎo)致了對于該三件在先申請的時限監(jiān)視出現(xiàn)空缺，致使優(yōu)先權(quán)期限到期之前沒有提交要求該三件在先申請的PCT國際申請。為了挽回上述損失，申請人后來向作為國際受理局的國知局提交了PCT國際申請，并且要求恢復(fù)上述三件在先申請的優(yōu)先權(quán)。由于該PCT國際申請的提交日期已經(jīng)超出了優(yōu)先權(quán)期限，但該提交日期仍然處于優(yōu)先權(quán)期限屆滿日期的2個月內(nèi)，從而可以請求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)。

如前面表1可知，作為受理局時，國知局既可采用“適當注意”標準，也可采用“非故意”標準作為PCT優(yōu)先權(quán)恢復(fù)的條件；然而，歐專局只能采用“適當注意”標準，日本專利局對于優(yōu)先權(quán)期限于2023年4月1日之前屆滿的國際申請也采用“適當注意”標準。

基于上述情況以及后續(xù)對該PCT國際申請的海外布局需求，申請人采用了“適當注意”標準向國知局提交了一份恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的請求書。在該恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的請求書中，申請人清楚地表明其請求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的意愿，具體說明未能在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)提交國際申請的原因及事實經(jīng)過同時還提供證據(jù)支持，具體的證據(jù)包括：由第三方軟件公司發(fā)布的其專利管理系統(tǒng)的宣傳截圖、申請人使用上述專利管理系統(tǒng)的工作界面、申請人要求第三方軟件公司增加優(yōu)先權(quán)期限提醒功能的郵件溝通的截圖等等，由此證明上述優(yōu)先權(quán)時限提醒功能未被配置在專利管理系統(tǒng)上是該公司無法預(yù)測和事先采取措施避免的，而且證明上述PCT國際申請的情況屬于存在的孤立的錯誤，進而證明未及時提交PCT國際申請的該公司所不能預(yù)測的，更不是該公司故意的。

在國際階段提交上述請求后，申請人在一個多月后收到國知局同意恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的決定（見下圖4和圖5），從而成功恢復(fù)了優(yōu)先權(quán)。

圖4 國知局關(guān)于恢復(fù)優(yōu)先權(quán)請求的決定

圖5 國知局恢復(fù)優(yōu)先權(quán)請求的原因

上述PCT國際申請進入歐洲階段和日本國家階段時，歐洲專利局和日本專利局均認可恢復(fù)優(yōu)先權(quán)。此外，上述PCT國際申請進入美國國家階段、新加坡國家階段和澳大利亞國家階段時，美國專利局、新加坡專利局和澳大利亞專利局也均認可恢復(fù)優(yōu)先權(quán)。

根據(jù)以上案例，當以國知局作為受理局提交PCT優(yōu)先權(quán)恢復(fù)時，為了在后續(xù)國家階段得到更多的國家和地區(qū)的專利局的認可，申請人盡可能選擇以“適當注意”標準提交恢復(fù)請求。在這種情況下，如果國知局認為滿足“適當注意”標準的證據(jù)不足，國知局會將其自動轉(zhuǎn)為 “非故意”標準。而且，如果國知局認為恢復(fù)請求的證據(jù)滿足“適當注意”標準并決定恢復(fù)優(yōu)先權(quán)，則有助于歐洲專利局接受該結(jié)論而不再重新審查。因此，對于中國申請人而言，盡量在國際階段請求國知局進行PCT優(yōu)先權(quán)恢復(fù)，而不要等到進入各個國家階段才請求恢復(fù)。

04  實踐策略

對于中國企業(yè)或個人來說，在提交中國專利申請之后，應(yīng)盡早考慮是否有進行海外布局的需求，特別是未來產(chǎn)品有可能銷往海外市場時，更應(yīng)當注重12個月的優(yōu)先權(quán)期限。

1、當企業(yè)擁有較多數(shù)量的專利時，建議采用專業(yè)監(jiān)控軟件進行時限監(jiān)控，以避免超期或遺漏。在平時的工作中，參與企業(yè)IP管理的工作人員對于任何與期限相關(guān)的內(nèi)容，可以通過郵件等方式留存溝通或交流的過程，從而便于在請求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)時能夠提供相應(yīng)的證據(jù)，證明申請人已經(jīng)采取了作為一名合理謹慎的申請人在這種情況下會采取的所有措施。比如，申請人按時提交過大量專利申請，具備良好的專利管理能力，并提供證明材料（專利證書、官方網(wǎng)站公布數(shù)據(jù)、專利申請量等）；申請人的系統(tǒng)管理著多件專利申請，并提供證據(jù)支持（系統(tǒng)說明書、系統(tǒng)截屏等）；針對該需要恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的案件，申請人是按照常規(guī)的操作流程進行操作，沒有重大失誤，并提供證據(jù)支持（公司操作流程文件、系統(tǒng)截屏、辦公系統(tǒng)截屏等）。

2、當發(fā)現(xiàn)超過12個月的優(yōu)先權(quán)期限時，申請人應(yīng)盡早與專業(yè)機構(gòu)或代理人聯(lián)系，以便了解受理局/指定局對PCT優(yōu)先權(quán)恢復(fù)的具體要求和時間限制，并配合提交充分合理的理由和嚴密充足的證據(jù)。提交充分合理的理由對于后續(xù)進入國家階段是否可以成功恢復(fù)優(yōu)先權(quán)至關(guān)重要。

3、申請人還可以請專利代理機構(gòu)或律師事務(wù)所進行專利時限的監(jiān)控，從而提供雙重保障。

總之，恢復(fù)專利優(yōu)先權(quán)是一項非常復(fù)雜的程序，需要申請人與專業(yè)人員合作完成，以共同制定最佳的恢復(fù)策略，同時專業(yè)人員可以幫助申請人準備必要的文件和證據(jù)，以提高PCT優(yōu)先權(quán)恢復(fù)的成功率。

注釋：
[1] https://www.wipo.int/pct/zh/texts/restoration.html，可查詢到所有成員國作為受理局和/或指定局是否接受優(yōu)先權(quán)恢復(fù)、恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的標準以及費用
[2] Japan: Relaxation of requirements for restoration of rights due to the expiration of a procedural period, June 30, 2023

（原標題：PCT申請優(yōu)先權(quán)恢復(fù)——從案例分析到實踐策略）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李穎 羅莎 柳沈律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：PCT申請優(yōu)先權(quán)恢復(fù)——從案例分析到實踐策略（點擊標題查看原文）

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