EPO異議程序以及潛在的UPC相關程序的異議人將面臨證明優(yōu)先權無效的挑戰(zhàn)

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“在優(yōu)先權申請的申請人與后續(xù)歐洲申請的申請人不一致的情況下，攻擊形式優(yōu)先權已經(jīng)成為當前EPO異議程序中的一項標準策略?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：Olga Bezzubova , Jones Day

背景

在過去相當一段時間里，通過挑戰(zhàn)形式優(yōu)先權并利用優(yōu)先權期間公開的現(xiàn)有技術無效歐洲專利已漸成趨勢。在這種情況下，歐洲專利局（“EPO”）技術上訴委員會向擴大上訴委員會（“EBA”）提出了如下法律問題：首先，EPO是否有權裁定當事方的優(yōu)先權問題；其次，依據(jù)《專利合作條約》（“PCT”）進行專利申請時，如果發(fā)明人被指定為在美國的申請人，那么PCT申請中針對其它國家的新增申請人是否可以就以發(fā)明人名義提交的在先申請享有優(yōu)先權。

結果

EBA對G1/22和G1/22案件做出的合并裁定解決了一系列優(yōu)先權相關問題，包括EPO在裁定形式優(yōu)先權方面的管轄權、聯(lián)合申請人的優(yōu)先權問題以及優(yōu)先權轉讓的通用原則。

展望

EBA裁定所提出的“默示協(xié)議”和優(yōu)先權的可反駁推定的理念改變了優(yōu)先權爭議的整體態(tài)勢，這意味著，申請人和專利權人優(yōu)先權的確立將不再像之前那么繁瑣。

引言

在優(yōu)先權申請的申請人與后續(xù)歐洲申請的申請人不一致的情況下，攻擊形式優(yōu)先權已經(jīng)成為當前EPO異議程序中的一項標準策略。根據(jù)之前的案例法，遭到形式優(yōu)先權挑戰(zhàn)的專利權人一般需要提交相關書面證據(jù)，證明在先的優(yōu)先權申請人已經(jīng)在后續(xù)歐洲申請的申請日期之前，將優(yōu)先權成功轉讓給后續(xù)的申請人。如果專利權人未能提交上述證據(jù)，那么優(yōu)先權轉讓很可能被視為無效，進而導致在存在優(yōu)先權期間公開的現(xiàn)有技術的情況下，專利有效性很容易遭到挑戰(zhàn)。一些歐洲專利，甚至包括一些備受矚目的專利，都因為上述操作慣例而被無效。其中爭議度最高的便是博德研究所/麻省理工學院最近因優(yōu)先權無效而失去其CRISPR/Cas9基礎專利的案例，該案優(yōu)先權無效源于發(fā)明人之一將優(yōu)先權轉讓給了第三方。

近期，G1/22和G2/22案的合并裁定解決了一系列形式優(yōu)先權相關問題。該裁定的起因是EPO技術上訴委員會3.3.04將其審理T1513/17和T2719/19案時的相關問題合并提交至擴大上訴委員會。經(jīng)過該項程序，《美國發(fā)明法案》（“AIA”）出臺之前廣泛存在的美國優(yōu)先權申請的申請人（即，發(fā)明人）與通過PCT程序提出的后續(xù)歐洲申請的申請人（即，發(fā)明人的雇主）并不一致的問題得到了解決。上述合并案的核心問題在于，在PCT申請中，發(fā)明人僅被列為美國的申請人，而其雇主則被指定為其他PCT指定國的申請人。為此，技術上訴委員會向EBA提出了如下兩個主要問題：首先，EPO是否有權裁定當事方的優(yōu)先權問題；其次，在上訴情形下，后續(xù)申請中的新增申請人是否可以通過發(fā)明人提出的優(yōu)先權申請而享有優(yōu)先權。

EPO裁定優(yōu)先權問題的管轄權

EBA在進行論證時，明確區(qū)分了《歐洲專利公約》（“EPC”）第60(3)條規(guī)定的歐洲專利申請權（對申請及后續(xù)授權專利的合法所有權）和EPC第87(1)條規(guī)定的對相關申請主張優(yōu)先權日期的權利（“優(yōu)先權”）。按照既有判例，EPO無權裁判申請人對專利申請的所有權。但是，該規(guī)定并未直接或類似地擴大適用于優(yōu)先權。鑒于是否享有優(yōu)先權直接影響到申請的有效日期，進而影響到其實質可專利性，因此EPO有權裁定申請人是否享有優(yōu)先權。

按照EBA的裁定，EPC的自治規(guī)則可以管轄優(yōu)先權及其轉讓的問題。但由于自治規(guī)則中并沒有關于優(yōu)先權轉讓的正式要求，因此EPO應“自行采用相關國家法律確定的最低標準，并在幾乎所有情況下認可非正式或默示的優(yōu)先權轉讓。”

可反駁推定

擴大上訴委員會認為，只要申請人在主張優(yōu)先權時已履行了各項程序要求，理論上就應推定后續(xù)的歐洲專利申請人亦享有優(yōu)先權。但是，考慮到存在（極少的）不正當優(yōu)先權主張的情況，該項推定應該是可駁回的。因此，在實踐中，證明是否享有優(yōu)先權的舉證責任就發(fā)生了轉移。今后，挑戰(zhàn)優(yōu)先權有效性的一方（例如，專利異議人）必須提出可表明優(yōu)先權主張存在嚴重問題的具體事實。而異議人尤其是在相關證據(jù)屬于申請人的控制范圍，除非通過某些國家性的證據(jù)開示程序，否則根本無法獲取的情況下，究竟將如何完成這項進行否定證明的艱難任務還有待觀察。

聯(lián)合申請人間的默示協(xié)議

“聯(lián)合申請人方案”是EPO長期適用的一項專利申請優(yōu)先權原則，該原則是指，如果專利申請是由多個申請人（例如，A和B）共同提出，且其中至少一名申請人（例如，A）同時也是一項已主張優(yōu)先權的在先申請的申請人，那么在沒有相反證據(jù)的前提下，該在后申請的所有申請人均享有優(yōu)先權。

盡管歐洲專利（EP）申請存在該“聯(lián)合申請人方案”，但將其適用于不同指定地區(qū)有不同申請人的PCT申請時還是引發(fā)了一些爭議。因此，EBA將此類PCT申請單純地視為若干單獨專利申請的正式組合，進而選擇不對PCT申請適用上述方法。相反，EBA采用了“默示協(xié)議”的理論，即，聯(lián)合申請這一行為本身就意味著各方已就共享優(yōu)先權達成了默示協(xié)議。需要注意的是，“默示協(xié)議”的理論并不適用于后續(xù)申請中缺少部分優(yōu)先權申請人的情況。實質上，雖然可以很容易地在PCT/EP申請中增加申請人，但是，如果PCT/EP申請中去掉了某個或多個優(yōu)先權申請人，那么必須確保至少一名PCT/EP申請人已在申請前獲得了優(yōu)先權。

實務建議

盡管可駁回推定對申請人和專利權人較為友善，但同時也要意識到該推定的局限性。該推定可以適用于所有優(yōu)先權申請人與后續(xù)申請人不一致的情形，無論后續(xù)申請是否屬于PCT申請。但是，該推定并非不可駁回。例如，如果在后續(xù)申請中，未將所有優(yōu)先權申請人列為共同申請人，即使仍可以推定優(yōu)先權有效，但不能推定所有申請人已達成一致。在此類情況下，任何未被列為后續(xù)申請人的優(yōu)先權申請人均可以對后續(xù)申請主張所有權，或至少能夠以充分證據(jù)挑戰(zhàn)優(yōu)先權有效性。此外，EBA的裁定只是解決了優(yōu)先權的問題。而從法律角度而言，由此還會幾乎不可避免地引發(fā)PCT申請人對相關發(fā)明的所有權問題，在絕大部分司法轄區(qū)內，這是起訴資格的必備要素。因此，在上述情況下，作為排除潛在爭議的最佳實踐，筆者建議單獨進行優(yōu)先權轉讓（參見表1第4-6項）。另外，歐盟的統(tǒng)一專利法院（“UPC”）及各國國家法院會就該問題做出何種裁決，目前還是個未知數(shù)。

表1：優(yōu)先權問題的相關情形及轉讓建議

三項要點總結

1.可駁回推定的推出改變了優(yōu)先權問題的整體態(tài)勢。今后，申請人和專利權人優(yōu)先權的確立將不再像之前那么繁瑣。相反，EPO異議程序以及潛在的UPC相關程序的異議人則將面臨證明優(yōu)先權無效的挑戰(zhàn)。這一改變與涉及AIA頒布前時段的案件尤為相關，在這些案件中，最初的優(yōu)先權申請是由發(fā)明人提出，后續(xù)的優(yōu)先權申請則是以雇主名義提出。

2.盡管該推定轉移了舉證責任，對專利權人較為有利，但還是應當注意到推定的“可駁回性”。這意味著在某些情況下，特別是可能存在惡意行為或其他爭議性問題的潛在證據(jù)時，優(yōu)先權的推定有效性仍然可以在EPO甚至是UPC或國家法院的異議程序中遭到挑戰(zhàn)。

3.作為最佳實踐的重要組成部分，仍建議在進行PCT申請之前取得書面的優(yōu)先權轉讓書。此類轉讓文書可為應對潛在的優(yōu)先權挑戰(zhàn)提供有力保障，并作為對發(fā)明享有權利的證明依據(jù)。即使有強有力的證據(jù)對優(yōu)先權有效性提出質疑，此類書面轉讓文件可以作為關鍵的抗辯證據(jù)，避免專利遭到無效的潛在風險，并同時為專利執(zhí)行提供法律依據(jù)。

（原標題：EPO異議程序以及潛在的UPC相關程序的異議人將面臨證明優(yōu)先權無效的挑戰(zhàn)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：Olga Bezzubova , Jones Day

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

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