淺析新《專利法實施細(xì)則》之專利權(quán)期限補償制度

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“本文將從比較法角度就專利權(quán)期限補償制度的概念、規(guī)定、解讀等幾個方面對《國務(wù)院關(guān)于修改〈中華人民共和國專利法實施細(xì)則〉的決定》第五章以及《專利審查指南》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行淺析?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：王則周 王函 匯業(yè)法律觀察

2023年12月21日，國務(wù)院總理李強簽署國務(wù)院令，公布《國務(wù)院關(guān)于修改〈中華人民共和國專利法實施細(xì)則〉的決定》（以下簡稱《細(xì)則》），自2024年1月20日起施行。2023年12月21日同日公布了《專利審查指南》(2023)(局令第78號)（簡稱《指南》）。筆者作為同時關(guān)注知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)的從業(yè)人員，認(rèn)為2021年6月1日實施的新《專利法》的亮點之一在于第四十二條，即專利授權(quán)過程中的不合理延遲的專利權(quán)期限補償（PTA）及藥品專利保護期補償制度(PTE)。不出意外，本次《細(xì)則》修改的重頭戲依然與之相關(guān)：在《細(xì)則》中加入整整一個章節(jié)，即第五章“專利權(quán)期限補償”，對《專利法》第四十二條進(jìn)行了具體、明確的說明。筆者將從比較法角度就專利權(quán)期限補償制度的概念、規(guī)定、解讀等幾個方面對《細(xì)則》第五章以及《指南》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行淺析。

PART01
PTA，PTE，TD的概念和由來

美國是世界上第一個實行專利補償期限制度的國家，有較為完善的制度和豐富的司法實踐經(jīng)驗，也受到了國內(nèi)相關(guān)從業(yè)人員的長期關(guān)注。筆者在研讀《細(xì)則》中“專利權(quán)期限補償”部分時發(fā)現(xiàn)，借鑒美國專利制度中的成熟概念，并通過橫向?qū)Ρ戎忻乐贫?，比較兩者異同，更有利于理解我國的“專利權(quán)期限補償”制度。就美國專利制度而言，要計算一款藥品專利權(quán)的到期日需要考慮很多變量，其中有三個重要的變量是: PTA，PTE，TD。

PTA（Patent Term Adjustment）即專利權(quán)期限調(diào)整制度，用于補償專利授權(quán)過程中的不合理延遲，與之對應(yīng)的是中國《專利法》第四十二條第2款：自發(fā)明專利申請日起滿四年，且自實質(zhì)審查請求之日起滿三年后授予發(fā)明專利權(quán)的，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)專利權(quán)人的請求，就發(fā)明專利在授權(quán)過程中的不合理延遲給予專利權(quán)期限補償，但由申請人引起的不合理延遲除外。

PTE（Patent Term Extension）即專利期限延長制度，用于補償新藥上市審評審批占用的時間，與之對應(yīng)的是中國《專利法》第四十二條第3款：為補償新藥上市審評審批占用的時間，對在中國獲得上市許可的新藥相關(guān)發(fā)明專利，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)專利權(quán)人的請求給予專利權(quán)期限補償。補償期限不超過五年，新藥批準(zhǔn)上市后總有效專利權(quán)期限不超過十四年。

TD（Terminal Disclaimer）即期末放棄，美國為防止申請人就同一主題的發(fā)明創(chuàng)造不斷地通過繼續(xù)申請而延長專利保護期限，克服重復(fù)授權(quán)，在遇到某專利申請的相關(guān)權(quán)利要求和說明書與申請人自己的在先技術(shù)(可能是已授權(quán)的專利、或是已公開的專利申請)有交疊的情況下，申請人可以通過提交期末放棄(TD)的方式，聲明放棄在后申請與在先技術(shù)交疊部分的末端保護期限，以便獲得新的專利。比如，專利權(quán)人已經(jīng)擁有專利A，該專利權(quán)期限屆滿日為2030年1月1日，其后該專利所有人于2015年1月1日申請了專利B并提交了期限放棄申請，表示專利B的權(quán)利期限與專利A相同，即專利權(quán)期限屆滿日同為2030年1月1日，而非自申請日之后20年，即2035年1月1日。

PART02
《細(xì)則》和《指南》關(guān)于PTA、PTE制度的規(guī)定

《細(xì)則》第七十七條、第七十八條、第七十九條針對PTA進(jìn)行了規(guī)定；《細(xì)則》第八十條、第八十一條、第八十二條、第八十三條針對PTE進(jìn)行了規(guī)定。

對比《細(xì)則》第七十七條與《細(xì)則》第八十條、八十一條，我們很容易得出，中國版PTA與PTE在范圍和請求時間上有所區(qū)別。具體而言，PTA適用于所有發(fā)明專利，應(yīng)自公告授權(quán)之日起3個月內(nèi)提出。PTE僅適用于新藥相關(guān)發(fā)明專利（包括：1.新藥產(chǎn)品專利、2.制備方法專利、3.醫(yī)藥用途專利），應(yīng)自新藥在中國獲得上市許可之日起3個月內(nèi)提出。

專利權(quán)的到期日無論對于原研藥企業(yè)還是仿制藥企業(yè)來說都是至關(guān)重要的。所以補償期的計算方法是相關(guān)人員尤為關(guān)注的問題?！都?xì)則》在《專利法》的基礎(chǔ)上進(jìn)一步規(guī)定了補償期的具體計算方法，以保證專利權(quán)到期日的可預(yù)見性。

相對而言，中國版PTE計算方法較為簡單，《細(xì)則》第八十二條規(guī)定：補償期限按照該專利申請日至該新藥在中國獲得上市許可之日的間隔天數(shù)減去5年，在符合專利法第四十二條第三款規(guī)定的基礎(chǔ)上確定，即“補償期限不超過5年，且該藥品上市許可申請批準(zhǔn)后總有效專利權(quán)期限不超過14年”。該藥品專利權(quán)期限補償期限計算規(guī)則與歐、美、日等主要國家地區(qū)均有所不同，應(yīng)是考慮到方便計算、中國的實際情況等因素而最終確定。

而針對所有發(fā)明專利的中國版PTA計算方法較為復(fù)雜，根據(jù)《細(xì)則》第七十八條的規(guī)定，具體計算公式為：

《指南》第五部分第九章2.2.1節(jié)規(guī)定，“合理延遲”包括：依照專利法實施細(xì)則第六十六條規(guī)定修改專利申請文件的復(fù)審程序、依照專利法實施細(xì)則第一百零三條規(guī)定的中止程序、依照專利法實施細(xì)則第一百零四條規(guī)定的保全措施、其他合理情形如行政訴訟程序等。

《指南》第五部分第九章2.2.2節(jié)規(guī)定，以下“由申請人引起的不合理延遲”，延遲的天數(shù)為：（1）未在指定期限內(nèi)答復(fù)專利局發(fā)出的通知引起的延遲，延遲的天數(shù)為期限屆滿日起至實際提交答復(fù)之日止。（2）申請延遲審查的，延遲的天數(shù)為實際延遲審查的天數(shù)。（3）援引加入引起的延遲，延遲的天數(shù)為根據(jù)專利法實施細(xì)則第四十五條引起的延遲天數(shù)。（4）請求恢復(fù)權(quán)利引起的延遲，延遲的天數(shù)為從原期限屆滿日起至同意恢復(fù)的恢復(fù)權(quán)利請求審批通知書發(fā)文日止。能證明該延遲是由專利局造成的除外。（5）自優(yōu)先權(quán)日起 30 個月內(nèi)辦理進(jìn)入中國國家階段手續(xù)的國際申請，申請人未要求提前處理引起的延遲，延遲的天數(shù)為進(jìn)入中國國家階段之日起至自優(yōu)先權(quán)日起滿 30 個月之日止。

美國PTA計算方法是：PTA天數(shù)=A類延遲（官方通知或回復(fù)延遲）+B類延遲（自申請日起滿3年仍未授權(quán)的延遲）+C類延遲（程序中干擾延遲）-三類延遲疊加時間-由申請人引起的延遲天數(shù)。

對比中美兩國的PTA制度，我們可以發(fā)現(xiàn)，中國版PTA補償?shù)幕鶖?shù)僅僅對應(yīng)于美國PTA的“B類延遲”。同時，程序中因涉訴造成中止的延遲，我國認(rèn)為是合理延遲，應(yīng)從補償天數(shù)中剔除，而美國專利制度中認(rèn)為應(yīng)當(dāng)予以補償。很明顯，同等條件下中國版PTA補償天數(shù)是小于美國PTA補償天數(shù)的。

在美國PTA制度中，專利權(quán)期限終止日受到期末放棄（Terminal Disclaimer, TD）的限制。同樣，中國版PTA中也有類似的限制，《細(xì)則》第七十八條第4款規(guī)定：同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，不適用專利期限補償。中美兩國雖然具體規(guī)定不一樣，但是立法本意相似，即：兩個專利相同或者相似時，應(yīng)當(dāng)扣除在先專利享受的保護時間，避免濫用制度導(dǎo)致專利權(quán)期限不合理的延長。在目前專利審查實務(wù)中，同一申請人同日申請實用新型專利和發(fā)明專利的，發(fā)明專利在申請日起4年后才進(jìn)行實質(zhì)審查。

此外，中美關(guān)于“專利權(quán)期限補償制度”的另一個區(qū)別在于，美國的專利權(quán)期限補償是由USPTO主動發(fā)起，而在中國是需要申請人主動提出申請才能獲得，國知局扮演的是被動審查角色。

筆者認(rèn)為，還有幾點值得醫(yī)藥企業(yè)特別關(guān)注。首先，雖然《細(xì)則》中并未明確說明PTA和PTE是否可以同時享有。但二者針對的程序不同，補償?shù)膶ο笠膊幌嗤俳Y(jié)合國外的司法實踐來看，中國版PTA和PTE是可以同時享受的。因此，對于一項新藥相關(guān)專利，醫(yī)藥企業(yè)可以基于專利審查授權(quán)過程中的延期申請PTA，同時還能基于藥品審批過程對專利期的影響申請PTE，從而最大限度的保障該藥品專利權(quán)期限。其次，《細(xì)則》八十一條規(guī)定：“新藥同時存在多項專利的，只能對一項專利給予專利權(quán)期限補償”；“一項專利同時涉及多個新藥的，只能對一個新藥提出專利權(quán)期限補償”。但中國版PTA并未規(guī)定相關(guān)限制。醫(yī)藥企業(yè)可以結(jié)合自身布局需要，將寶貴的PTA+PTE名額用在最重要的適應(yīng)癥上，同時為其他適應(yīng)癥申請PTA補償期。

PART03
藥品專利權(quán)期限補償PTE的適用范圍探討

在《專利法》第四十二條第3款中僅提到，可以申請專利補償期的對象是“在中國獲得上市許可的新藥相關(guān)發(fā)明專利”。本次發(fā)布的《細(xì)則》第八十條中，雖然將“新藥相關(guān)發(fā)明專利”的范圍明確為1.新藥產(chǎn)品專利、2.制備方法專利、3.醫(yī)藥用途專利。但依然沒有對“新藥”進(jìn)行明確定義。關(guān)于“新藥”業(yè)界一直有“中國新”和“全球新”的不同解讀。即“未在中國境內(nèi)上市銷售的藥品”還是“未在中國境內(nèi)外上市銷售的藥品”，一字之差，調(diào)整的對象相去甚遠(yuǎn)。支持“全球新”觀點的認(rèn)為：首先，根據(jù)新修訂的《藥品注冊管理辦法》，其“新藥”的定義為全球新。其次，如果以“首次在中國境內(nèi)上市銷售”作為標(biāo)準(zhǔn)，那么相關(guān)藥品在國外上市已經(jīng)獲得過補償，在國內(nèi)上市時再次獲得補償，導(dǎo)致該藥品反而比國內(nèi)外同步上市的藥品獲得了更長的保護期。這與鼓勵更多新藥第一時間進(jìn)入中國的立法初衷相悖。而支持“中國新”觀點的多來自醫(yī)藥企業(yè)，他們認(rèn)為：對于國際藥企而言，在新藥市場前景不明朗的情況下，為降低風(fēng)險性，一般會先在某一國申請上市，再根據(jù)上市后具體情況決定是否推廣。如果按照“全球新”的標(biāo)準(zhǔn)，那么在中國市場將失去合理的補償期。同時，很多已經(jīng)在國外上市一段時期的藥品，如果采用“全球新”的標(biāo)準(zhǔn)，那么進(jìn)入中國市場后剩余的保護期太短，并沒有動力將這些藥品在中國上市。

因為上述兩種觀點都有其合理性，所以本次《細(xì)則》中，立法者依然采用了“新藥”的模糊定位，這意味著《細(xì)則》依然沒有明確專利權(quán)期限補償制度所適用的“新藥”范圍，未來依賴國務(wù)院專利行政部門或藥品監(jiān)督管理部門的其它行政規(guī)章進(jìn)一步說明?！吨改稀返谖宀糠值诰耪?.節(jié)中采用“對于國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)上市的創(chuàng)新藥和符合規(guī)定的改良型新藥”的表述，且將這兩者的定義指向藥品法的框架。對于“改良型新藥”，《指南》第五部分第九章3.4節(jié)中明確，可以給予期限補償?shù)母牧夹托滤幭抻趪鴦?wù)院藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的藥品注冊證書中記載為以下類別的改良型新藥：（1）化學(xué)藥品第 2.1 類中對已知活性成份成酯，或者對已知活性成份成鹽的藥品；（2）化學(xué)藥品第 2.4 類，即含有已知活性成份的新適應(yīng)癥的藥品；（3）預(yù)防用生物制品第 2.2 類中對疫苗菌毒種改進(jìn)的疫苗；（4）治療用生物制品第 2.2 類中增加新適應(yīng)癥的生物制品；（5）中藥第 2.3 類，即增加功能主治的中藥?！吨改稀废薅司唧w幾類改良型新藥，其均是屬于藥監(jiān)局頒發(fā)的藥品注冊證書中的2類藥，但并非所有類型的2類改良型新藥均有資格申請藥品專利權(quán)期限補償。對于“創(chuàng)新藥”， 《指南》沒有明確創(chuàng)新藥是根據(jù)藥監(jiān)局頒發(fā)的藥品注冊證書中的藥品分類確定，但《指南》在第五部分第九章“3.3證明材料”中明確記載提出藥品專利權(quán)期限補償請求時請求人應(yīng)當(dāng)在請求書中說明的內(nèi)容就包括了“藥品注冊分類”，這是否可以大概率上確定《指南》中所述的“創(chuàng)新藥”就是指藥品注冊分類中的“1類藥”，即相當(dāng)于“全球新”？這樣實際上就是把化藥5.1類及3類生物制品中的“中國新”生物藥品排除在藥品專利權(quán)期限補償制度外？《細(xì)則》的規(guī)定似乎并沒有正面回應(yīng)之前關(guān)于PTE中“新藥”的標(biāo)準(zhǔn)是“中國新”還是“全球新”的爭議，而《指南》進(jìn)一步明確，乃至限縮PTE的適用范圍也存在一些異議，可能繼續(xù)引發(fā)業(yè)界的爭論，因此需要更明確的操作規(guī)則來澄清現(xiàn)有立法的模糊性。

PART04
藥品專利權(quán)期限補償PTE的補償條件

《指南》第五部分第九章“3.1補償條件”規(guī)定：請求藥品專利權(quán)期限補償應(yīng)當(dāng)滿足以下條件：（1）請求補償?shù)膶＠跈?quán)公告日應(yīng)當(dāng)早于藥品上市許可申請獲得批準(zhǔn)之日；（2）提出補償請求時，該專利權(quán)處于有效狀態(tài)；（3）該專利尚未獲得過藥品專利權(quán)期限補償；（4）請求補償專利的權(quán)利要求包括了獲得上市許可的新藥相關(guān)技術(shù)方案；（5）一個藥品同時存在多項專利的，專利權(quán)人只能請求對其中一項專利給予藥品專利權(quán)期限補償；（6）一項專利同時涉及多個藥品的，只能對一個藥品就該專利提出藥品專利權(quán)期限補償請求。

筆者認(rèn)為，以上規(guī)定對藥企的啟示和建議如下：

1、平衡藥品申報策略、藥品專利策略

藥企需要綜合平衡藥品申報策略、藥品專利策略多方面因素才能利用好這一制度。例如，在藥品專利與藥品上市許可申請獲批時間先后不確定時，藥企應(yīng)當(dāng)注意協(xié)調(diào)控制好藥品專利申請及新藥申報的進(jìn)度，可以采用專利優(yōu)先審查、縮短答復(fù)專利審查意見的期限等手段，使得專利授權(quán)早于藥品上市許可申請獲批。

2、優(yōu)化專利布局

在只能選擇一項專利給予藥品專利權(quán)期限補償時，藥企需要綜合考慮專利保護期限、專利權(quán)穩(wěn)定性、專利保護范圍、專利保護的適應(yīng)癥、專利維權(quán)的難易程度、專利規(guī)避的難易程度、商業(yè)策略等多種因素，選出對企業(yè)最重要的一項專利給予藥品專利權(quán)期限補償。例如，通常改良的API結(jié)構(gòu)以及醫(yī)藥用途類專利對于后續(xù)的仿制藥申請人來說較難規(guī)避，可以選擇新藥對應(yīng)的這種專利來請求專利期限補償；當(dāng)然也有可能出于商業(yè)策略考慮選擇其他專利，例如最晚到期的專利。建議藥企在對一個藥品進(jìn)行多項專利布局時，要提前做好規(guī)劃，在重要專利和外圍專利的申請策略上要做到有的放矢、層次分明。

此外，藥企在專利布局時應(yīng)盡量避免一項專利同時涉及多個藥品的情況，建議將不同的藥品技術(shù)方案通過另案申請、分案申請等方式進(jìn)行專利布局，“把雞蛋放到不同的籃子里”，確保每個新藥都有不同的專利布局，每個適應(yīng)癥亦有不同的專利布局。

（原標(biāo)題：新規(guī)速遞 | 淺析新《專利法實施細(xì)則》之專利權(quán)期限補償制度）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王則周 王函 匯業(yè)法律觀察

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺析新《專利法實施細(xì)則》之專利權(quán)期限補償制度（點擊標(biāo)題查看原文）

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