系列案的抵觸申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)

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“海外企業(yè)在中國(guó)申請(qǐng)系列案時(shí)，核查抵觸申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)的幾點(diǎn)建議?！?br/>

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作者：魏彥 成都超凡明遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

前言

有些企業(yè)會(huì)圍繞一個(gè)核心研究成果或項(xiàng)目，提出一系列的發(fā)明，進(jìn)而申請(qǐng)多項(xiàng)專利。一些海外企業(yè)在這樣進(jìn)行申請(qǐng)時(shí)，往往會(huì)做成一件“整體”說(shuō)明書(shū)，其公開(kāi)了該研究成果或項(xiàng)目全部的創(chuàng)新技術(shù)，進(jìn)而分別總結(jié)出不同范圍的權(quán)利要求，來(lái)申請(qǐng)多項(xiàng)專利。這樣雖然在一定程度上提高了撰寫(xiě)效率，然而，因各國(guó)法律差異，可能會(huì)帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。

案例

近日，四件某海外企業(yè)通過(guò)PCT途徑進(jìn)入中國(guó)的發(fā)明專利申請(qǐng)，這些PCT申請(qǐng)，在其本國(guó)不同日期先后提出了本國(guó)申請(qǐng)A1、B1、C1、D1；然后分別以申請(qǐng)A1、B1、C1、D1為優(yōu)先權(quán)，提出了PCT申請(qǐng)，即A2、B2、C2、D2；現(xiàn)在以PCT途徑進(jìn)入中國(guó)而成為進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段的申請(qǐng)A3、B3、C3、D3。

在處理中發(fā)現(xiàn)，這四件申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)內(nèi)容極為相似，甚至可以認(rèn)為公開(kāi)了基本相同的內(nèi)容，但是，這四件申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)（A1、B1、C1、D1）的申請(qǐng)日是不同的，也就是說(shuō)，進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段的各申請(qǐng)（A3、B3、C3、D3）的優(yōu)先權(quán)日是各不相同的。我們經(jīng)過(guò)研究核實(shí)后，認(rèn)為這四件進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段的申請(qǐng)A3、B3、C3、D3會(huì)有抵觸申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)。

釋義

《專利審查指南》中對(duì)抵觸申請(qǐng)有這樣的記載：根據(jù)專利法第二十二條第二款的規(guī)定，在發(fā)明或者實(shí)用新型新穎性的判斷中，由任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請(qǐng)日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾?qǐng)日以后 （含申請(qǐng)日）公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件損害該申請(qǐng)日提出的專利申請(qǐng)的新穎性。為描述簡(jiǎn)便，在判斷新穎性時(shí)，將這種損害新穎性的專利申請(qǐng)，稱為抵觸申請(qǐng)。

并且，特別指明了判斷基準(zhǔn)：審查員在檢索時(shí)應(yīng)當(dāng)注意，確定是否存在抵觸申請(qǐng)，不僅要查閱在先專利或?qū)＠暾?qǐng)的權(quán)利要求書(shū)，而且要查閱其說(shuō)明書(shū) （包括附圖），應(yīng)當(dāng)以其全文內(nèi)容為準(zhǔn)。[1]

如上所述，“任何單位或者個(gè)人”也包括申請(qǐng)人自身，即，只要兩件申請(qǐng)屬于同樣的發(fā)明或者新型，即使申請(qǐng)人相同，也有可能成為抵觸申請(qǐng)。

上述申請(qǐng)A3、B3、C3、D3優(yōu)先權(quán)日不同，符合“在申請(qǐng)日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾?qǐng)日以后 （含申請(qǐng)日） 公布的”情形，在后申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)內(nèi)容又幾乎被在先申請(qǐng)公開(kāi)，符合“同樣的發(fā)明”的情形，那么在先申請(qǐng)將損害在后申請(qǐng)的新穎性，成為在后申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)。

差異

關(guān)于抵觸申請(qǐng)，IP 5之間有各種差異，作為主要差異，也是重要關(guān)注點(diǎn)之一，在于“抵觸申請(qǐng)”是否包括“多件申請(qǐng)由同一申請(qǐng)人提出”的情形。

如上所述，在中國(guó)，就上述說(shuō)明書(shū)幾乎相同的A3、B3申請(qǐng)而言，如果B3的優(yōu)先權(quán)日早于A3的優(yōu)先權(quán)日，并且A3相對(duì)于B3又符合“在申請(qǐng)日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾?qǐng)日以后 （含申請(qǐng)日） 公布的”情形，那么即使兩案為同一申請(qǐng)人，B3也可能會(huì)構(gòu)成A3的抵觸申請(qǐng)。

但是，如果類(lèi)似案例發(fā)生在日本，則不構(gòu)成抵觸申請(qǐng)。這是因?yàn)椋谥袊?guó)和歐洲，“抵觸申請(qǐng)”包括“多件申請(qǐng)由同一申請(qǐng)人提出”的情形，而在美國(guó)、日本和韓國(guó)則不包括。當(dāng)然，關(guān)于“抵觸申請(qǐng)”，IP 5之間還有其他區(qū)別，但不在本文討論范圍之內(nèi)，這里不再贅述。關(guān)于這點(diǎn)區(qū)別，可以參照下表。

表1

這樣一來(lái)，以在美國(guó)、日本和韓國(guó)提出的專利申請(qǐng)的作為優(yōu)先權(quán)進(jìn)入中國(guó)時(shí)，申請(qǐng)人或者其代理機(jī)構(gòu)有必要核查抵觸申請(qǐng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)

參照另一案例：申請(qǐng)人在日本撰寫(xiě)了一份關(guān)于系列產(chǎn)品的整體說(shuō)明書(shū)，其記載了產(chǎn)品U1的改善方案和產(chǎn)品U2的改善方案，并且以U1的改善方案做成權(quán)利要求并提出了專利申請(qǐng)P1。數(shù)月后（P1尚未公開(kāi)），該申請(qǐng)人對(duì)U2的改善方案進(jìn)行研究后，以此作為權(quán)利要求并且沿用了上述整體說(shuō)明書(shū)而提出了專利申請(qǐng)P2。之后，該申請(qǐng)人分別以P1和P2作為優(yōu)先權(quán)而在中國(guó)提交了申請(qǐng)P1’和P2’。

該申請(qǐng)人在中國(guó)分別委托了兩家專利事務(wù)所來(lái)分別處理申請(qǐng)P1’和P2’，兩家事務(wù)所分別在翻譯后交局，最終在實(shí)質(zhì)審查階段，因P1’構(gòu)成P2’的抵觸申請(qǐng)，導(dǎo)致P2’被駁回。

如上所述，申請(qǐng)人的系列申請(qǐng)，用共同說(shuō)明書(shū)或整體說(shuō)明書(shū)在海外提出的不同申請(qǐng)，在進(jìn)入中國(guó)時(shí)很容易忽略其抵觸申請(qǐng)的風(fēng)險(xiǎn)，并且特別在委托不同專利事務(wù)所辦理時(shí)，可能在相似內(nèi)容上花費(fèi)更多翻譯費(fèi)用和時(shí)間成本，卻最終導(dǎo)致在后申請(qǐng)無(wú)功而返。

救濟(jì)

一般而言，可以通過(guò)分案申請(qǐng)來(lái)對(duì)在后申請(qǐng)達(dá)到一定程度的救濟(jì)。

就上述日本案例而言，當(dāng)P2’被駁回后，申請(qǐng)人以P1為母案提出分案申請(qǐng)P1’，將原本要以P2’保護(hù)的權(quán)利要求納入P1’。然而，相對(duì)于原申請(qǐng)，分案申請(qǐng)?jiān)诓粌H時(shí)限上有一定限制，在權(quán)利要求的撰寫(xiě)上，也比母案要求更加嚴(yán)格（例如要審超范圍[6]），一些在撰寫(xiě)中可以進(jìn)行的概括，有可能會(huì)被專利法33條的嚴(yán)格要求擋在分案之外。當(dāng)然，還會(huì)耗費(fèi)更多的時(shí)間和精力。

規(guī)避

如上表所示，由于各國(guó)法律存在差異，海外企業(yè)在中國(guó)申請(qǐng)系列案時(shí)，建議以如下方式核查抵觸申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)。

（1）本國(guó)系列案做成后，盡量不要用統(tǒng)一的整體說(shuō)明書(shū)進(jìn)行本國(guó)申請(qǐng)。

（2）若難以避免整體說(shuō)明書(shū)，則盡量于同日進(jìn)行系列案的本國(guó)申請(qǐng)。

（3）若難以規(guī)避上述（1）、（2）兩項(xiàng)，則針對(duì)在后申請(qǐng)，可以主張多項(xiàng)優(yōu)先權(quán)，將在先申請(qǐng)主張?jiān)谄渲小?br/>

（4）盡量將系列案委托同一中國(guó)專利事務(wù)所進(jìn)中國(guó)，以提高抵觸申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)現(xiàn)幾率。

注釋：

1.《專利審查指南》（2023）第二部分第三章2.2
2.《美國(guó)專利改革法案》第102條(a)款
3.《歐洲專利公約》第54條第2、3款
4.《日本特許法》第29條第2款
5.《韓國(guó)專利法》第29條第3款
6.《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》第53條3款

（原標(biāo)題：系列案的抵觸申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)）

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作者：魏彥 成都超凡明遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：系列案的抵觸申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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