知識產權確認不侵權訴訟十大法律問題

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“本文以‘確認不侵權之訴’的思考為切入口，探討實務中這一訴訟的相關問題?！?br/>

“確認不侵權之訴”，發(fā)生于知識產權訴訟領域，顧名思義，即請求法院確認作為被警告人的原告的行為不侵犯作為權利人的被告的知識產權。確認不侵權之訴濫觴于1883年英國的《專利、外觀設計和商標法案》。該法案將“無理威脅”視為侵權行為，為這一特殊請求權設定了法律基礎。

而我國首例確認不侵權之訴是發(fā)生于2000年的蘇州龍寶訴蘇州朗力福案（（2000）滬二中知初字第164號）。最高人民法院對該案做出的（2001）民三他字第4號批復正式將確認不侵權納入法院受理范圍。

“確認不侵權之訴” 一方面能夠為被警告人提供確權的主動救濟途徑，另一方面能夠督促權利人謹慎行使權利，其在商業(yè)活動繁榮、知識產權興盛的當下，得到了日益的重視。對此，筆者希望以自己對“確認不侵權之訴”的思考為切入口，拋磚引玉，探討實務中這一訴訟的相關問題。

一、 確認不侵權之訴的法律基礎

確認不侵權之訴在我國法律體系下的最高位階依據(jù)是《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）的第十八條規(guī)定，“權利人向他人發(fā)出侵犯專利權的警告，被警告人或者利害關系人經書面催告權利人行使訴權，自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內，權利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的，人民法院應當受理”。除此之外，各地方法院也出臺了一些相關的審理指南，為確認不侵權之訴的司法實踐提供了更為具體與明確的路徑。如江蘇省高級人民法院在2021年4月發(fā)布的《江蘇省高級人民法院侵犯商標權糾紛案件審理指南》就在受理條件章節(jié)明確規(guī)定了確認不侵權之訴的相關內容。

縱觀高院與各地的相關規(guī)定，盡管存在表述上的細微差異，但都規(guī)定了確認不侵權之訴的啟動需滿足以下三個要件：第一，權利人發(fā)出了侵權警告；第二，被警告方或利害關系人向權利人提出了書面催告，要求權利人撤回警告或提起訴訟；第三，合理期限內權利人未撤回警告，也未提起訴訟。

二、確認不侵權之訴的性質

確定不侵權之訴是何種性質，其本質是何種糾紛類型？厘清這一理論性疑惑，是展開這一特殊訴訟的前提。對此，最高人民法院作出的《關于本田技研工業(yè)株式會社與石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司、北京旭陽恒興經貿有限公司專利糾紛案件指定管轄的通知》明確了“確認不侵犯專利權訴訟屬于侵權類糾紛?！贝送猓?004年時任最高人民法院副院長的曹建明法官在全國法院知識產權審判工作座談會上發(fā)表的《加大知識產權司法保護力度依法規(guī)范市場競爭秩序》講話中也明確指出：“確認不侵權訴訟在性質上屬于侵權類糾紛，但系獨立的訴訟?！?br/>
以專利訴訟為例，侵害專利權訴訟的關鍵在于判斷被訴產品或方法是否落入原告專利權保護范圍這一事實認定問題，而確認不侵害專利權之訴亦是如此。雖然這兩種訴訟存在原被告地位反轉的表象，但是兩者需要解決的法律問題在本質上是一致的，因而確認不侵權之訴在事實上屬于侵權糾紛，其審理思路也應當與侵權之訴一致。

三、訴訟主體與權利范圍

訴訟主體方面，如上文所述，確認不侵權之訴與侵權之訴存在的表面不同，即是原被告地位的反轉：在侵權之訴中作為原告的權利人，在確認不侵權之訴中是被告；侵權之訴中作為被告的被警告人，在確認不侵權之訴中則為原告。

權利范圍方面，雖然《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》僅僅將專利權納入確認不侵權之訴中，但是事實上該種訴訟的權利基礎已經由專利權逐漸延伸至商標權、著作權等其他知識產權領域。自2000年全國首例確認不侵犯專利權案件后，2003年北京市第一中級人民法院受理了全國首例確認不侵犯商標權案件（（2003）一中民初字第06356號），同年北市第二中級人民法院受理了首例確認不侵犯著作權案件（（2003）二中民初字第1446號）。2008年，上海市第二中級人民法院受理了全國首例確認不侵犯商業(yè)秘密案（（2008）滬二中民五（知）初字第108號）。截至目前，我國《民事案件案由規(guī)定》中明確列舉了確認不侵害知識產權糾紛的六種類型，所涉權利范圍涵蓋了專利權、商標權、著作權、植物新品種權、集成電路布圖設計專用權與計算機軟件著作權。

四、侵權警告的外延

正如上文所提及的，根據(jù)我國相關法律規(guī)定，確認不侵權之訴的啟動首先需要滿足“權利人發(fā)出了侵權警告”這一要件。對此，需要討論的是，所謂“侵權警告”的外延為何，即權利人何種行為可以構成法律上適格的“侵權警告”。

就目前的司法實踐來看，此處的警告往往被法院做廣義解讀，不僅包括警告函、侵權聲明等傳統(tǒng)形式，還包括權利人向相關行政主管機關提起知識產權侵權糾紛處理請求或者提出異議【如（2019）最高法知民終5號、（2014）湘高法民三終字第51號】等特殊方式。在正好制藥公司與方盛制藥公司確認不侵害專利權糾紛案中，法院指出，雖然行業(yè)主管機關提出異議的行為有別于權利人與涉嫌侵權人之間直接建立的侵權警告關系，“但由于正好公司提出的該種異議已經直接影響到了方盛公司的生產經營活動，從而在實質上起到了直接向方盛公司發(fā)送警告函相同的作用和后果”。

此外，權利人在撤訴時明確保留侵權指控也能夠構成“侵權警告”。在（2016）蘇民終610號案件中，法院認為“天珩公司未明確其將于何時再次提起侵權訴訟，其并不具有及時結束山橋公司侵權狀態(tài)不明的意愿，可見這種有所保留的撤訴和撤回警告，不足以完全消除其發(fā)出侵權警告的消極影響，事實上山橋公司仍明顯處于天珩公司侵權警告威脅的不安之中”。

縱觀過往案件，考慮到市場經營活動中已經越來越多地出現(xiàn)了權利人借助合法形式，拖延或干擾他人正常的生產經營活動的行為，我國法院通常將被警告人對于潛在侵權之訴所感受到的威脅和不安作為判斷核心，傾向于對“侵權警告”作出靈活的解釋。

五、書面催告的規(guī)定

若要啟動確認不侵權之訴，除了權利人發(fā)出“侵權警告”，還需要被警告人進行“書面催告”。此處的書面催告通常為紙質或者電子催告函，但也如上述“侵權警告”一樣，目前法院對此也作了較為靈活的處理，將侵權投訴反通知、警告函回函等皆納入其中。

例如（2019）最高法知民終74號案件中，雖然被警告人搜狗科技公司和搜狗信息公司在對警告函的回函中僅載明“已收到溝通函，但涉案輸入法與涉案專利的技術方案存在重大差別，未落入其保護范圍，希望貴司收回溝通函，改而尋求更為合理的手段解決”，但最高人民法院認為該表述符合商業(yè)習慣，且“因侵權警告致使其權利處于不確定狀態(tài)的搜狗科技公司、搜狗信息公司主觀上是希望盡快結束這種不安狀態(tài)的，其回函的 '更為合理的手段'意思表示包含了依法行使訴權等多種維權方式”，滿足啟動確認不侵權之訴的第二要件。

六、被警告侵權行為和產品的確定

由于確認不侵權之訴的關鍵爭議點在于被警告人的行為或者產品是否侵害權利人的知識產權，因此對于被警告侵權行為和產品的范圍確定就顯得尤為重要。對此，應當依據(jù)最高人民法院對（2022）最高法知民終1744號案件的審理意見，分情況進行界定：（1）在侵權警告函明確被警告行為和產品的情況下，可以依據(jù)權利人所列明的侵權行為和產品范圍來確定；（2）在侵權警告函未明確具體被警告侵權產品的情況下，人民法院可以在被警告人因該警告而受到負面影響的產品范圍內，結合被警告人的訴訟請求，合理確定被警告侵權的產品范圍。

七、地域管轄的依據(jù)

上文在對確認不侵權之訴的性質進行論述時，已經明確其屬于侵權類糾紛，因此在審理思路上也應當符合侵權糾紛的相關規(guī)定。對此，不論是最高人民法院對（2004）民三他字第4號的通知，還是曹建明法官發(fā)表的講話，都表明了這一觀點。而對于侵權之訴，其地域管轄所依據(jù)的是《民事訴訟法》第二十九條，“因侵權行為提起的訴訟，由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄”。因此，對于確認不侵權之訴，其地域管轄也應當為侵權行為地或者被告住所地。但是細究起來，其中的“侵權行為地”具體為何地，關鍵在于借鑒侵權訴訟審判經驗以確定原告自身所實施的行為發(fā)生在何地，而不能將案外當事人的行為作為管轄依據(jù)。

八、主張賠償?shù)幕A

通常而言，原告可以在提起確認不侵權之訴的同時主張賠償，但需對自身所受損失進行舉證。由于確認不侵權之訴的本質在于確認自身行為不侵犯權利人的知識產權，因此對于不侵權的行為定性不能直接得出應當賠償?shù)慕Y論，原告主張經濟賠償應當證明其財產權確實受到權利人的侵害。

在實踐中，作為被告的權利人，往往在確認不侵權之訴啟動前就會采取相關措施以保護自身的知識產權，如通過投訴、舉報等方式阻礙作為原告的被警告人進行產品銷售、廣告宣傳等商業(yè)活動。這種行為若存在權利濫用、不正當競爭的嫌疑，且造成了被警告人的經濟損失，則可作為主張賠償?shù)幕A。在（2017）滬0115民初66480號案中，開門紅公司以其享有的“PAULA’S CHOICE寶拉之選”商標向天貓平臺提起知識產權投訴，導致寶拉珍選天貓旗艦店多款商品下架，分銷商也被迫停止或減少分銷活動。對此，寶拉珍選公司在提起確認不侵權之訴的同時，主張開門紅公司存在惡意搶注、惡意投訴的權利濫用行為，應當賠償損失。最終，法院支持了寶拉珍選公司的賠償主張，認定開門紅公司侵害寶拉珍選公司財產權益，應當承擔賠償損失、消除影響等民事責任。

但需要注意的是，盡管權利人的權利濫用、不正當競爭行為所導致的被警告人財產損失可以被支持，但是律師代理費等合理開支則不然。（2022）最高法知民終 1009 號案件中，最高人民法院認為在確認不侵害專利權訴訟中，不宜支持被警告人或者利害關系人要求權利人賠償律師代理費等合理開支的訴訟請求。

總之，法律保護合法權益的同時也打擊濫用權利、違反誠實信用原則的行為，當被警告人舉證證明自身合法的財產權受到權利人的權利濫用、不正當競爭行為而導致的經濟損失時，就可以獲得相應的賠償。

九、確認不侵權之訴與行政處理

當下，我國知識產權領域存在司法訴訟和行政處理兩種公力救濟途徑。對于侵權行為，權利人可以自主選擇向司法機關或行政部門提起救濟。一般而言，在行政部門對相關行為進行處理后，當事人仍可向人民法院提起民事訴訟，并且民事訴訟不受行政處理結果的影響，人民法院仍應對案件事實進行全面審查。確認不侵權之訴亦是如此。確認不侵權之訴與侵權訴訟一樣，皆具有獨立地位，行政處理不能否定被警告人請求法院確認自身行為不侵權的權利。被警告人既可以選擇在行政處理程序中主張自己的權益，也有權保留向法院提起確認不侵權之訴的權利。且在滿足啟動要件的前提下，被警告人可以選擇直接向人民法院提起確認不侵權之訴。

總之，無論是專利、商標的行政處理，還是其他類型的行政保護，都不能取代司法救濟的作用和地位，無法排除被警告人提起確認不侵權之訴的權利。

十、確認不侵權之訴的反訴

因確認不侵權之訴屬于侵權類糾紛，且為獨立訴訟，那么同一案由、相同當事人的確認不侵權之訴與侵權之訴的反訴應當如何處理？筆者認為，對此需要區(qū)分不同情況進行處理。

若侵權之訴在先，則在先的侵權之訴吸收或阻卻在后的確認不侵權之訴。基于“一事不再理”原則，法院可不予受理，否則可能有重復審理之嫌 。反之，若確認不侵權之訴在先，侵權之訴在后，因侵權之訴常含有其他給付類的訴訟請求，因而實踐中往往由同一法院對兩訴分別裁判。例如（2020）津民終511號中，永旺公司提起確認不侵權之訴提起在先，被告提出侵權反訴在后，對此天津市高級人民法院就先提起的確認不侵權之訴與后提起的侵權反訴分別進行了裁判。

（原標題：知識產權確認不侵權訴訟十大法律問題）

來源：云知隊

作者：梁懿格

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：知識產權確認不侵權訴訟十大法律問題（點擊標題查看原文）

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