不用則廢：中國(guó)對(duì)連續(xù)三年不使用注冊(cè)商標(biāo)的撤銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)不斷上升

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“本文筆者探討了注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)顯著上升的新形勢(shì)，分析了撤三案件答辯失敗的典型情況?！?br/>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：趙桂花 羅思國(guó)際高級(jí)商標(biāo)代理人

本文筆者探討了注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷(xiāo)（以下稱(chēng)“商標(biāo)撤銷(xiāo)”或“撤三”）風(fēng)險(xiǎn)顯著上升的新形勢(shì)，分析了撤三案件答辯失敗的典型情況，據(jù)此強(qiáng)調(diào)了收集證據(jù)的主要要求，同時(shí)向商標(biāo)注冊(cè)人提供了一套證據(jù)收集流程。

近年來(lái)，中國(guó)注冊(cè)商標(biāo)撤銷(xiāo)案件的數(shù)量明顯增加，同時(shí)注冊(cè)商標(biāo)的全部及部分撤銷(xiāo)率一直保持在較高水平。

根據(jù)相關(guān)法規(guī)，注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)在注冊(cè)之日起三年內(nèi)實(shí)際使用。此后，任何單位或個(gè)人都可以基于其初步調(diào)查結(jié)果，針對(duì)注冊(cè)商標(biāo)所涵蓋的全部或部分商品/服務(wù)，向中國(guó)商標(biāo)局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“商標(biāo)局”）申請(qǐng)撤銷(xiāo)未使用的注冊(cè)商標(biāo)。商標(biāo)局會(huì)通知注冊(cè)人提供撤銷(xiāo)申請(qǐng)日之前三年內(nèi)在中國(guó)大陸實(shí)際使用該注冊(cè)商標(biāo)的證據(jù)，或是不使用的正當(dāng)理由。對(duì)于商標(biāo)局作出的撤三案件決定，當(dāng)事人可向商標(biāo)評(píng)審部門(mén)申請(qǐng)復(fù)審，之后還可以針對(duì)評(píng)審結(jié)果向法院提起一審和二審訴訟。

關(guān)于商標(biāo)局階段的撤三案件數(shù)量，目前尚無(wú)權(quán)威數(shù)據(jù)。本文通過(guò)商標(biāo)評(píng)審階段的公開(kāi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，概述中國(guó)撤三案件的情況。

向商標(biāo)評(píng)審部門(mén)提起的撤三復(fù)審申請(qǐng)量（基于官方或權(quán)威來(lái)源）
資料來(lái)源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審查注冊(cè)登記統(tǒng)計(jì)月報(bào)

根據(jù)中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的月報(bào)和年報(bào)，向商標(biāo)評(píng)審部門(mén)提交的撤三復(fù)審申請(qǐng)量從2019年的13,413件激增至2023年的21,393件，商標(biāo)評(píng)審部門(mén)作出的撤三復(fù)審決定的數(shù)量從2019年的8,580件增至2023年的16,438件，幾乎翻了一番。

由于并非所有的撤三決定都會(huì)被復(fù)審至商標(biāo)評(píng)審部門(mén)，因此在第一階段提交給商標(biāo)局的撤三申請(qǐng)（即商標(biāo)所有人初次接到答辯通知）數(shù)量自然高于以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

評(píng)審階段的撤銷(xiāo)率及部分撤銷(xiāo)率（基于官方或權(quán)威來(lái)源）
資料來(lái)源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局年報(bào)
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2023年年報(bào)將于2024年6月發(fā)布。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2021年年報(bào)未提供撤銷(xiāo)率；2021年的數(shù)據(jù)來(lái)源為商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)飆局。

從2019年到2022年，注冊(cè)商標(biāo)的全部及部分撤銷(xiāo)率保持在較高水平——2019 年分別為50.8%和31.7%，2022年分別為49%和33.8%。

答辯成功率保持在18%以下（2021年除外，概因數(shù)據(jù)來(lái)源不同）。

商標(biāo)評(píng)審部門(mén)的撤銷(xiāo)率（包括全撤和部分撤銷(xiāo)）及維持率
資料來(lái)源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局

鑒于撤三案件的數(shù)量不斷增加，而答辯成功率一直較低，因此人們?nèi)找骊P(guān)注造成這種情況的原因，并希望制定出有效的應(yīng)對(duì)策略。

實(shí)操變化導(dǎo)致商標(biāo)撤銷(xiāo)增加

眾所周知，中國(guó)的商標(biāo)注冊(cè)簿非常擁擠，截至2023年底，有效商標(biāo)注冊(cè)量達(dá)4,610萬(wàn)件。2021年的新注冊(cè)申請(qǐng)量為歷史最高，達(dá)到940萬(wàn)件，2023年仍有720萬(wàn)件。

在2023年提交的所有注冊(cè)申請(qǐng)中，有 48%被商標(biāo)局駁回，包括33.6%的全部駁回和14.4%的部分駁回。

龐大的商標(biāo)注冊(cè)量使得剩余的商標(biāo)資源相當(dāng)有限，這也敲響了撤三風(fēng)險(xiǎn)高企的警鐘。

中國(guó)的有效商標(biāo)注冊(cè)和新注冊(cè)申請(qǐng)

中國(guó)的有效商標(biāo)注冊(cè)和新注冊(cè)申請(qǐng)
資料來(lái)源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局年報(bào)

此外，自2018-2019年以來(lái)，商標(biāo)評(píng)審部門(mén)和法院基本不再接受商標(biāo)共存協(xié)議和同意書(shū)，主要原因是主管部門(mén)擔(dān)心大量的商標(biāo)共存會(huì)增加公眾混淆的風(fēng)險(xiǎn)。這一變化限制了申請(qǐng)人的選擇，通?？梢郧⒄勈茏屧谙鹊囊C注冊(cè)，或者尋求撤銷(xiāo)引證注冊(cè)（如有）。撤三申請(qǐng)是清除在先障礙商標(biāo)的一種途徑，與商標(biāo)異議和無(wú)效宣告相比，它較為簡(jiǎn)易直接（不要求在先商標(biāo)權(quán)或在先使用），且更加經(jīng)濟(jì)。因此，這被認(rèn)為是導(dǎo)致注冊(cè)商標(biāo)受到更多攻擊的原因。

中國(guó)商標(biāo)主管部門(mén)尚未公布應(yīng)對(duì)以上形勢(shì)的舉措，官方對(duì)于撤三案件中使用證據(jù)的審查標(biāo)準(zhǔn)與以前一樣嚴(yán)格，在部分情況下甚至可能更嚴(yán)。如何維持注冊(cè)，可能持續(xù)對(duì)權(quán)利人帶來(lái)困難和挑戰(zhàn)。

答辯失敗的典型情況

不使用的正當(dāng)理由主要包括破產(chǎn)清算、政府政策性限制和不可抗力，這些理由都可以通過(guò)相關(guān)的官方文件或公共信息來(lái)證明。但這些對(duì)大多數(shù)注冊(cè)人來(lái)說(shuō)并不適用。

根據(jù)《中國(guó)商標(biāo)法》及相關(guān)的審查和審理指南，商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝、容器、服務(wù)場(chǎng)所以及交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品或者服務(wù)來(lái)源的行為。主管部門(mén)在評(píng)估使用證據(jù)時(shí)，將審查五個(gè)關(guān)鍵要素，即：

? 證據(jù)是否形成于指定的三年期間內(nèi)；
? 使用行為是否發(fā)生在中國(guó)大陸地區(qū)；
? 使用時(shí)是否改變了注冊(cè)商標(biāo)的主體部分和顯著特征；
? 使用的商品/服務(wù)是否與注冊(cè)的商品/服務(wù)一致；以及
? 使用是否由注冊(cè)人作出或授權(quán)（或至少不違背其意愿）。

盡管對(duì)商標(biāo)使用的要求較為明確，但撤三案件的抗辯成功率很低，這反映了現(xiàn)實(shí)世界中商標(biāo)使用情景的復(fù)雜性以及收集證據(jù)的難度。下文提供了一些抗辯失敗的典型例子。

缺乏佐證的自制證據(jù)或缺乏內(nèi)在關(guān)聯(lián)的零散證據(jù)

這是最常見(jiàn)的抗辯失敗。與其他國(guó)家和地區(qū)的相關(guān)法律實(shí)踐明顯不同的是，在中國(guó)，真實(shí)產(chǎn)品/產(chǎn)品包裝/標(biāo)簽、宣傳冊(cè)和標(biāo)簽的圖片，以及展示或銷(xiāo)售商品的網(wǎng)頁(yè)，基本不足以在撤銷(xiāo)程序中維持注冊(cè)商標(biāo)，因?yàn)檫@些文件很容易被編輯，其真實(shí)性存疑。與其他企業(yè)或個(gè)人簽署的銷(xiāo)售合同、廣告合同以及由其產(chǎn)生的正規(guī)發(fā)票一般能夠證明商標(biāo)的有效使用。然而，在提供廣告和銷(xiāo)售文件時(shí)，很多注冊(cè)人往往只提交合同，不提供匹配的發(fā)票，或者，提供的文件和信息是分散的，彼此之間欠缺必要的內(nèi)在聯(lián)系，這些都不能證明存在完整的交易或廣告行為，因此無(wú)法維持注冊(cè)。

象征性的或無(wú)意義的少量使用

在“大橋”商標(biāo)撤銷(xiāo)案（見(jiàn)（2010）高行終字第294號(hào)判決）中，兩審法院一致認(rèn)為，一次性的廣告投放或一次性的銷(xiāo)售行為，未達(dá)到一定規(guī)模，在無(wú)其他證據(jù)佐證的情況下，不能認(rèn)定該使用行為屬于“真實(shí)的、善意的商標(biāo)使用行為”。

在“通透”商標(biāo)撤銷(xiāo)案（（2021）京行終1822號(hào)判決）中，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，僅憑兩次數(shù)額較小的交易行為，難以認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)的真實(shí)使用。此外，如果沒(méi)有其他證據(jù)支持，僅有注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓、授權(quán)、許可或強(qiáng)制執(zhí)行的信息，并不能證明商標(biāo)的商業(yè)使用。

內(nèi)部使用或與關(guān)聯(lián)公司的交易

在“文旅”商標(biāo)撤銷(xiāo)案（（2018）京行終1062號(hào)判決）中，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)定，僅在注冊(cè)人/授權(quán)使用人的內(nèi)部文具和辦公場(chǎng)所標(biāo)識(shí)商標(biāo)的行為，不屬于公開(kāi)使用。

此外，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在關(guān)于“LETTS”商標(biāo)的撤銷(xiāo)案（（2019）京73行初4685號(hào)判決）中認(rèn)為，發(fā)生在注冊(cè)人與其關(guān)聯(lián)公司之間的交易，難以證明訴爭(zhēng)商標(biāo)所標(biāo)示的商品進(jìn)入了商業(yè)流通領(lǐng)域。

商標(biāo)或商品/服務(wù)的不當(dāng)使用

實(shí)際使用時(shí)，對(duì)注冊(cè)商標(biāo)或核定的商品/服務(wù)進(jìn)行細(xì)微更改，通?？梢员唤邮?。但是，如果改變了注冊(cè)商標(biāo)的主要顯著特征，或者銷(xiāo)售的產(chǎn)品與核定使用的產(chǎn)品不屬于同一種，則主管部門(mén)傾向于撤銷(xiāo)該注冊(cè)——相關(guān)例子包括，撤銷(xiāo)“NATURONE”商標(biāo)的判決（（2018）京行終3983號(hào)）和撤銷(xiāo)“LAMY”商標(biāo)的判決（（2016）京行終4458號(hào)）。

使用前的準(zhǔn)備活動(dòng)

正如北京市高級(jí)人民法院在“同一”中文商標(biāo)撤銷(xiāo)案（（2016）京行終5667號(hào)）中所指出，產(chǎn)品投入市場(chǎng)前的準(zhǔn)備工作（如制作包裝和吊牌），不能證明載有訴爭(zhēng)商標(biāo)的商品在規(guī)定的三年期間已實(shí)際進(jìn)入商品流通領(lǐng)域。

但是，也存在例外。如果在相關(guān)期間的使用非常有限，但隨后立即擴(kuò)大到一定規(guī)模，則可根據(jù)具體情況維持注冊(cè)商標(biāo)的注冊(cè)。

其他情況

除上述情況外，在撤三案件中，如果能夠提供足夠的證據(jù)，證明在中國(guó)生產(chǎn)的商品全部用于出口到其他國(guó)家和地區(qū)，也是可接受的商標(biāo)使用情況。

線上銷(xiāo)售相關(guān)的資料，結(jié)合其他佐證，可以證明商標(biāo)的使用，但一旦發(fā)現(xiàn)有虛假的銷(xiāo)售記錄和購(gòu)買(mǎi)者評(píng)論，則在案證據(jù)很容易受到質(zhì)疑。此外，在“玩轉(zhuǎn)地球”商標(biāo)撤銷(xiāo)案（<2021>京行終1160號(hào)判決）中，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，“僅在微信朋友圈展示產(chǎn)品”不構(gòu)成有效的商標(biāo)使用，因?yàn)槲⑿排笥讶τ幸欢ǖ姆忾]性，訪客數(shù)量也有限。

符合規(guī)定的使用策略

上述例子和有裁判表明，中國(guó)的商標(biāo)實(shí)踐側(cè)重于銷(xiāo)售和廣告文件，也重視證據(jù)鏈的完整性。如果在使用商標(biāo)時(shí)缺乏規(guī)劃，查找證據(jù)時(shí)毫無(wú)頭緒，往往會(huì)導(dǎo)致撤三答辯失敗。

提前規(guī)劃商標(biāo)的注冊(cè)和使用

由于中國(guó)采取申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t，應(yīng)盡早提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。在這一階段，就應(yīng)建立起以下注冊(cè)和使用框架：

? 申請(qǐng)中采用的商標(biāo)圖樣應(yīng)當(dāng)是商業(yè)活動(dòng)中實(shí)際使用的形式，或者是最經(jīng)常使用的形式。
? 申請(qǐng)中指定的商品/服務(wù)應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)人的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，結(jié)合中國(guó)最新的審查實(shí)踐，量身定制。
? 注冊(cè)后應(yīng)在廣告宣傳和商業(yè)交易中合法使用注冊(cè)商標(biāo)，每三年將相關(guān)使用材料妥善歸檔。
? 如果產(chǎn)品由經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售，須相應(yīng)地安排授權(quán)或許可。
? 針對(duì)重點(diǎn)商標(biāo)，監(jiān)測(cè)其注冊(cè)滿(mǎn)三年的期限，適時(shí)開(kāi)始使用和歸檔證據(jù)，掌控使用進(jìn)程。

內(nèi)部設(shè)置的證據(jù)收集系統(tǒng)

注冊(cè)人（或其被許可使用者）可在企業(yè)內(nèi)部建立證據(jù)收集流程，要求不同業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行協(xié)作。該系統(tǒng)可以基于公司內(nèi)部現(xiàn)有的工作平臺(tái)，也可以基于法務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售和會(huì)計(jì)部門(mén)互相協(xié)作的以下工作流程：

? 法律部門(mén)發(fā)出指令，請(qǐng)求將某一商標(biāo)的使用證據(jù)歸檔至系統(tǒng)中。
? 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)每年選取一批廣告合同，并配以對(duì)應(yīng)的廣告發(fā)票、廣告樣本和產(chǎn)品手冊(cè)，成套文件歸入系統(tǒng)。
? 銷(xiāo)售、會(huì)計(jì)和物流部門(mén)每年搜集一批文件，指向同一筆商品交易的銷(xiāo)售、支付和運(yùn)輸過(guò)程，成套的文件歸入系統(tǒng)。
? 該系統(tǒng)可對(duì)證據(jù)收集請(qǐng)求做出即時(shí)響應(yīng)，并支持日常的商標(biāo)使用進(jìn)展監(jiān)控。
? 證據(jù)存檔的具體設(shè)置可針對(duì)不同商標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，并根據(jù)官方要求的變化適時(shí)更新。

上述策略是注冊(cè)人商標(biāo)使用管理系統(tǒng)的理想化場(chǎng)景。實(shí)際中，復(fù)雜的商業(yè)運(yùn)營(yíng)情況可能會(huì)影響該系統(tǒng)功能的正常發(fā)揮。

比如，單一注冊(cè)人如果保有大量的注冊(cè)商標(biāo)，不同商標(biāo)的使用要求可能會(huì)逐漸增加該程序的復(fù)雜性，削弱其實(shí)用性。

不過(guò)，實(shí)踐也表明，如果聚焦在重點(diǎn)商標(biāo)并對(duì)系統(tǒng)設(shè)置做全盤(pán)設(shè)計(jì)，高效便捷的證據(jù)收集是可以實(shí)現(xiàn)的。

設(shè)立證據(jù)收集體系不僅有助于應(yīng)對(duì)日益增多的撤三案件，長(zhǎng)期而言，可能也是維系注冊(cè)商標(biāo)的現(xiàn)實(shí)需要。

2023年1月，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公布了《<中國(guó)商標(biāo)法>修訂草案》，向社會(huì)各界征求意見(jiàn)。該修訂草案對(duì)商標(biāo)使用提出了重大調(diào)整，強(qiáng)調(diào)了權(quán)利人在申請(qǐng)和注冊(cè)階段在商業(yè)活動(dòng)中使用（或意圖使用）商標(biāo)的義務(wù)：

? 申請(qǐng)人只能注冊(cè)目前正在其商品或服務(wù)上使用或計(jì)劃使用的商標(biāo)。
? 注冊(cè)之日起每五年，注冊(cè)人必須證明其商標(biāo)的實(shí)際使用情況，或提供不使用的正當(dāng)理由，以維持其注冊(cè)。

不同于被動(dòng)答辯的撤三案件，修訂草案要求注冊(cè)人主動(dòng)說(shuō)明商標(biāo)使用情況，該修訂草案預(yù)期將：

? 使商標(biāo)制度的重心回歸到“商標(biāo)實(shí)際使用”這一基本的注冊(cè)目的上；
? 清理注冊(cè)簿上的“僵尸商標(biāo)”；
? 清除閑置資源；以及
? 解決商標(biāo)在社會(huì)中的不標(biāo)準(zhǔn)使用問(wèn)題。

這些正在發(fā)生或可預(yù)見(jiàn)的變化反映了中國(guó)商標(biāo)實(shí)踐的明顯趨勢(shì)，強(qiáng)調(diào)了正確使用和證據(jù)存檔的重要性，而不使用或不當(dāng)使用將很可能導(dǎo)致權(quán)利的喪失。

該修訂草案引發(fā)了激烈的討論，公眾提出了不同意見(jiàn)。目前有關(guān)部門(mén)正在審議該修訂草案，預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年內(nèi)交付通過(guò)，成為法律。

（原標(biāo)題：不用則廢：中國(guó)對(duì)連續(xù)三年不使用注冊(cè)商標(biāo)的撤銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)不斷上升）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：趙桂花 羅思國(guó)際高級(jí)商標(biāo)代理人

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：不用則廢：中國(guó)對(duì)連續(xù)三年不使用注冊(cè)商標(biāo)的撤銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)不斷上升（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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