淺析含成分描述商標(biāo)的“欺騙性”條款與“顯著性”條款的交叉適用問(wèn)題

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“本文中對(duì)《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)（‘欺騙性’禁用條款）或/和第十一條第一款第（二）項(xiàng)（‘顯著性’禁注條款）交叉適用的情形、適用兩條款時(shí)審理的重點(diǎn)以及企業(yè)應(yīng)對(duì)等方面進(jìn)行簡(jiǎn)要的探討?！?/strong>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王惠董春曉路盛律師事務(wù)所

為便于消費(fèi)者快速識(shí)別品牌所經(jīng)營(yíng)的主要商品或服務(wù)，很多商品或服務(wù)提供者會(huì)選擇能在一定程度上體現(xiàn)其商品或服務(wù)特點(diǎn)的商標(biāo)作為其品牌名稱。一種常見的情況是企業(yè)經(jīng)營(yíng)者會(huì)選擇含產(chǎn)品成分特點(diǎn)的商標(biāo)，這樣能夠比較快速獲得消費(fèi)者的關(guān)注，達(dá)到品牌宣傳效果。

鑒于該類商標(biāo)通常含有對(duì)指定商品的原料、成分的描述，因此，在企業(yè)嘗試獲取該類商標(biāo)注冊(cè)的過(guò)程中，常遇到商標(biāo)審查機(jī)關(guān)交叉適用《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)（“欺騙性”禁用條款）或/和第十一條第一款第（二）項(xiàng)（“顯著性”禁注條款）予以駁回的情況。而且，在目前的商標(biāo)審查和司法實(shí)踐中，在判定該類含成分描述商標(biāo)是否構(gòu)成“欺騙性”和/或“缺乏顯著性”的情形時(shí)，存在審理標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)格的趨勢(shì)。筆者將在本文中對(duì)兩條款交叉適用的情形、適用兩條款時(shí)審理的重點(diǎn)以及企業(yè)應(yīng)對(duì)等方面進(jìn)行簡(jiǎn)要的探討。

一、“欺騙性”和“顯著性”條款產(chǎn)生交叉適用的法律依據(jù)和情形

根據(jù)商標(biāo)法第十條第一款第（七）項(xiàng)的規(guī)定，帶有欺騙性，容易使相關(guān)公眾對(duì)商品的質(zhì)量等特點(diǎn)或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用。根據(jù)商標(biāo)法第十一條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，僅直接表示商品的主要原料及其他特點(diǎn)的標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)。

從以上法律規(guī)定可以看出，“欺騙性”條款和“顯著性”條款都涉及到商標(biāo)中明示或暗示商品原料或成分特點(diǎn)的情形，均需要考量商標(biāo)的描述性含義與商品固有的原料或成分特點(diǎn)之間關(guān)聯(lián)性。因此，當(dāng)一件商標(biāo)含有與商品的原料或成分特點(diǎn)相關(guān)的描述性要素，在對(duì)其可注冊(cè)性進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，就可能出現(xiàn)“欺騙性”條款和“顯著性”條款交叉適用的情形。

根據(jù)商標(biāo)中含有的原料、成分特點(diǎn)的描述性要素與商品的固有屬性之間的關(guān)聯(lián)程度，會(huì)出現(xiàn)以下幾種情形：1、若該描述性要素與商品的固有屬性關(guān)聯(lián)性較低，基于相關(guān)公眾的認(rèn)知，商標(biāo)指定使用的商品中一定不包含該原料或成分，也就不會(huì)導(dǎo)致誤認(rèn)，比如將“蘋果”商標(biāo)注冊(cè)在手機(jī)商品上，即不構(gòu)成欺騙性也不構(gòu)成缺乏顯著性；2、商標(biāo)指定使用的商品中一定包含該原料或成分，通常該商標(biāo)不具有欺騙性，一般需要判斷是否具有顯著性，如“酒分子”商標(biāo)指定使用在酒精飲料原汁、食用酒精等商品上，此時(shí)應(yīng)認(rèn)定不具有欺騙性，但需要進(jìn)一步判定是否缺顯。3、基于相關(guān)公眾的認(rèn)知，商標(biāo)指定使用的商品中不確定是否包含該原料或成分，實(shí)踐中這種情況最為常見也最為復(fù)雜，審查機(jī)關(guān)經(jīng)常會(huì)同時(shí)適用欺騙性和缺乏顯著性條款予以駁回。尤其是，一旦企業(yè)商標(biāo)由于“欺騙性”條款被駁回，該商標(biāo)則構(gòu)成絕對(duì)禁注且禁用標(biāo)識(shí)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響較大。以下筆者主要就該種情形的審理標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)應(yīng)對(duì)做進(jìn)一步分析。

二、當(dāng)商標(biāo)指定使用的商品中不確定是否包含某種原料或成分時(shí)，商標(biāo)申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)結(jié)合商品屬性，提供證據(jù)證明原料或成分的確定性，排除“欺騙性”條款的適用。

當(dāng)商標(biāo)指定使用的商品中不確定是否包含某種原料或成分時(shí)，在目前的審判實(shí)踐中，經(jīng)常會(huì)基于假設(shè)性認(rèn)定，即假設(shè)如果不包含則認(rèn)為該描述存在虛假的可能性，從而判定其具有“欺騙性”，如果包含該種成分，則認(rèn)定屬于直接表示了商品的原料特點(diǎn)，判定缺乏顯著性。例如，第55376982號(hào)“金糜子”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟中[1]，北京高院認(rèn)定：如果商品原料中不含有“糜子”，則使公眾對(duì)商品的原料等特點(diǎn)產(chǎn)生誤認(rèn)，訴爭(zhēng)商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)法第十條第一款第七項(xiàng)所指情形。如果商品原料中含有“糜子”，則直接表示了商品的主要原料特點(diǎn)，缺乏顯著性。筆者認(rèn)為，在這種基于假設(shè)性的前提、分別認(rèn)定具有欺騙性或缺乏顯著性的審查背景下，企業(yè)申請(qǐng)注冊(cè)該類商標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)和難度較大。風(fēng)險(xiǎn)主要在于違反“欺騙性”條款的標(biāo)志不僅不得注冊(cè)，而且不得使用，相對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)來(lái)說(shuō)會(huì)產(chǎn)生較嚴(yán)重的法律后果。難度則主要在于需要提供證據(jù)，證明該原料或成分的確定性。

要推翻這種“欺騙性”的認(rèn)定，就要從其“不確定”性的本質(zhì)入手，通過(guò)證明商品成分或原料的確定性，推翻假設(shè)性認(rèn)定，進(jìn)而推翻“欺騙性”認(rèn)定。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)商標(biāo)面臨類似的駁回困境時(shí)，應(yīng)充分提供證據(jù)，從商標(biāo)與商品成分的關(guān)聯(lián)性、消費(fèi)者認(rèn)知等角度，排除欺騙性可能。例如，最高院在“腎源春冰糖蜜液”商標(biāo)駁回復(fù)審再審案件中[2]的認(rèn)定就體現(xiàn)了上述審理思路。

商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)第17545726號(hào)“腎源春冰糖蜜液”商標(biāo)，指定使用在第5類“原料藥；中成藥；藥酒；膏劑；酊劑；水劑；片劑；膠丸；醫(yī)用營(yíng)養(yǎng)飲料；醫(yī)用營(yíng)養(yǎng)品”商品上。商標(biāo)局與商評(píng)委均認(rèn)定以該商標(biāo)使用在藥酒等指定商品上，僅僅直接表示了指定商品的功能、用途等特點(diǎn)，缺乏作為商標(biāo)標(biāo)志應(yīng)有的顯著性和識(shí)別性，或易使消費(fèi)者對(duì)指定商品的原料、成分特點(diǎn)產(chǎn)生誤認(rèn)，違反了商標(biāo)法第十條第一款第七項(xiàng)、第十一條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定。

一審法院認(rèn)為，申請(qǐng)商標(biāo)“腎源春冰糖蜜液”指定使用的“原料藥、藥酒、醫(yī)用營(yíng)養(yǎng)品”等商品，均屬于與藥物、營(yíng)養(yǎng)制劑相關(guān)的商品，考慮到在日常生活中相關(guān)公眾一般會(huì)通過(guò)閱讀成份表、說(shuō)明書等方式了解該類商品的成份、功效等信息，且商標(biāo)申請(qǐng)人就其產(chǎn)品含有的成份配方進(jìn)行了舉證，僅從申請(qǐng)商標(biāo)標(biāo)志本身不足以認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)使用在指定商品上將使相關(guān)公眾對(duì)商品的原料、成份等特點(diǎn)產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，難以認(rèn)定構(gòu)成對(duì)公眾的欺騙。認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)指定使用在上述商品上未構(gòu)成商標(biāo)法第十條第一款第七項(xiàng)規(guī)定的情形，撤銷商評(píng)委裁定。

二審期間，商標(biāo)申請(qǐng)人補(bǔ)充提交了證明其產(chǎn)品中包含冰糖、蜂蜜成分的證據(jù)，但二審法院采用了假設(shè)性的審理思路認(rèn)定，申請(qǐng)商標(biāo)在指定使用的“原料藥、中成藥、片劑”等商品不含有冰糖成份、不具有蜜液質(zhì)地的情況下，其商標(biāo)標(biāo)志含義與指定使用商品的原料、功能、用途等特點(diǎn)的實(shí)際情況并不相符，容易使相關(guān)公眾認(rèn)為上述商品含有冰糖成份、具有蜜液質(zhì)地，進(jìn)而對(duì)商品的原料、功能、用途等產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。因此，申請(qǐng)商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)法第十條第一款第七項(xiàng)所指不得作為商標(biāo)使用的情形，推翻了一審法院的認(rèn)定。

針對(duì)該申請(qǐng)商標(biāo)是否構(gòu)成“欺騙性”情形時(shí)，最高人民法院在再審審理時(shí)結(jié)合商標(biāo)申請(qǐng)人提交的證據(jù)認(rèn)定，依據(jù)一般公眾的通常認(rèn)知，申請(qǐng)商標(biāo)標(biāo)識(shí)中的“冰糖”“蜜”指向產(chǎn)品配方中含有冰糖、蜂蜜成分。根據(jù)商標(biāo)申請(qǐng)人提交的證據(jù)，其使用申請(qǐng)商標(biāo)的產(chǎn)品配方中包括冰糖、蜂蜜成分。僅從申請(qǐng)商標(biāo)標(biāo)志本身，尚不足以認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)使用在指定商品上將使相關(guān)公眾對(duì)商品的原料、成分等特點(diǎn)產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，難以認(rèn)定構(gòu)成對(duì)公眾的欺騙，推翻了二審法院的認(rèn)定。

從上述案例也可以看出，針對(duì)商標(biāo)是否具有“欺騙性”的審理時(shí)，不同審查機(jī)關(guān)從不同角度出發(fā)會(huì)作出相反的結(jié)論。事實(shí)上，同一審查機(jī)關(guān)在不同時(shí)期的審理標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)有所變化，在目前商標(biāo)申請(qǐng)審查日趨嚴(yán)格的大背景下，一些幾年前不會(huì)被審查機(jī)關(guān)認(rèn)為具有“欺騙性”的標(biāo)識(shí)，在當(dāng)前的審理標(biāo)準(zhǔn)下卻極有可能被認(rèn)定構(gòu)成“欺騙性”情形。鑒于“欺騙性”條款的法律后果較為嚴(yán)重，不僅不得注冊(cè)而且不得使用，會(huì)給企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)造成較嚴(yán)重的影響，筆者認(rèn)為，企業(yè)在商標(biāo)設(shè)計(jì)之初，就應(yīng)關(guān)注商標(biāo)標(biāo)志本身與指定使用商品屬性以及商品中是否包含該原料、成分，以盡可能規(guī)避“欺騙性”條款的適用。而一旦商標(biāo)申請(qǐng)因“欺騙性”條款被駁回，商標(biāo)申請(qǐng)人除充分舉證證明商標(biāo)標(biāo)志使用在指定商品上不存在欺騙可能性、進(jìn)一步爭(zhēng)取注冊(cè)外，也要及時(shí)的暫停使用標(biāo)識(shí)，以免違背欺騙性條款禁止使用的規(guī)定。

三、在商標(biāo)指定使用的商品中包含原料或成分的情況下，排除欺騙性可能后，商標(biāo)申請(qǐng)人仍需結(jié)合商標(biāo)標(biāo)志整體設(shè)計(jì)來(lái)提升其顯著性，避免標(biāo)志因缺乏顯著性而無(wú)法順利注冊(cè)。

如上所述，在“欺騙性”“顯著性”條款的交叉適用中，申請(qǐng)人商標(biāo)在排除“欺騙性”后，往往仍會(huì)受到“缺顯”的阻礙而仍然無(wú)法獲得注冊(cè)。而且，相較于單獨(dú)適用缺顯條款，在交叉適用情境下，審查機(jī)關(guān)對(duì)“缺顯”的審查有更為嚴(yán)格的傾向。

另外，實(shí)踐中也有許多既包含描述性要素也包含其他顯著部分的商標(biāo)標(biāo)志同時(shí)涉及到“欺騙性”和“顯著性”條款的交叉適用問(wèn)題。針對(duì)該類商標(biāo)，企業(yè)在確定成分屬實(shí)排除欺騙性后，在商標(biāo)的整體設(shè)計(jì)上仍應(yīng)關(guān)注顯著性問(wèn)題，避免因標(biāo)志直接表示商品原料或成分而受制于“缺顯”條款無(wú)法獲得注冊(cè)。

如在上述“腎源春冰糖蜜液”一案中，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)就曾先后認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)“僅直接表示了指定商品的功能、用途等特點(diǎn)，缺乏作為商標(biāo)標(biāo)志應(yīng)有的顯著性和識(shí)別性”，以缺顯為由予以駁回。

然后，一審法院認(rèn)為，“申請(qǐng)商標(biāo)中‘冰糖蜜液’雖然直接描述了商品的原料特點(diǎn)，但并非申請(qǐng)商標(biāo)的主要部分，并不影響‘腎源春’的顯著性。‘腎源春’作為申請(qǐng)商標(biāo)的主要識(shí)別部分具有顯著性，故申請(qǐng)商標(biāo)并非僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的標(biāo)志”，推翻了國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的結(jié)論。二審法院認(rèn)為“‘冰糖蜜液’雖然包含對(duì)藥品原料、藥品形態(tài)等特點(diǎn)的描述，但并非同業(yè)經(jīng)營(yíng)者描述原料藥、中成藥、藥酒等商品的常用方式，其與‘腎源春’相結(jié)合使用，使得申請(qǐng)商標(biāo)在整體上具有識(shí)別和區(qū)分商品來(lái)源的作用”，對(duì)一審判決該部分結(jié)論予以維持。

最后，最高人民法院在認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)指定使用于“原料藥、藥酒、醫(yī)用營(yíng)養(yǎng)飲料”等商品上不具有欺騙性后，并未由于申請(qǐng)商標(biāo)中“冰糖蜜液”四個(gè)字存在直接描述了商品的原料而當(dāng)然適用顯著性條款予以駁回，而是綜合考慮了其與“腎源春”三個(gè)字的組合，認(rèn)定其不屬于僅直接表示商品原料的情形。最終認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)從整體上進(jìn)行判斷，具有識(shí)別和區(qū)分商品來(lái)源的作用，具備作為商標(biāo)標(biāo)識(shí)使用的顯著性。該商標(biāo)最終能夠核準(zhǔn)注冊(cè)，其顯著部分“腎源春”起到了關(guān)鍵作用。

雖然從商標(biāo)法第十一條第一款第（二）項(xiàng)缺顯條款的本質(zhì)來(lái)說(shuō)，其禁止的是“僅直接”表示商品特點(diǎn)的標(biāo)識(shí)獲得注冊(cè)，而非只要商標(biāo)中含有描述性要素，就一概禁止注冊(cè)。但在現(xiàn)行的商標(biāo)審查趨勢(shì)下，尤其是標(biāo)志存在交叉適用“欺騙性”和“顯著性”條款情形時(shí)，對(duì)于“缺顯”程度的審查往往更為嚴(yán)格，一些并未達(dá)到“僅直接”描述程度而只是含有部分描述性要素的商標(biāo)，也面臨因“缺顯”被駁回的風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)者樂于選擇能夠體現(xiàn)其商品或服務(wù)特點(diǎn)的標(biāo)識(shí)作為品牌名稱，以便消費(fèi)者快速識(shí)別，這是標(biāo)識(shí)中常出現(xiàn)描述性要素的原因。該描述性要素常與其他元素結(jié)合形成一件商標(biāo)，往往蘊(yùn)含著經(jīng)營(yíng)者對(duì)其產(chǎn)品特點(diǎn)的美好寓意，如“茶百道”“稻花香”等。結(jié)合現(xiàn)行的商標(biāo)審查審理趨勢(shì)，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，在設(shè)計(jì)商標(biāo)之初，除了考慮到便于消費(fèi)者快速識(shí)別產(chǎn)品特點(diǎn)外，也應(yīng)盡可能選取或者添加具有高顯著性和識(shí)別性的區(qū)分元素，以避免在克服“欺騙性”條款后卻因“顯著性”條款仍無(wú)法取得商標(biāo)注冊(cè)。

四、總結(jié)

截至2023年底，我國(guó)有效商標(biāo)注冊(cè)量已達(dá)4614.6萬(wàn)件。2022年，商標(biāo)申請(qǐng)量為751.6萬(wàn)件，2020年和2021年，商標(biāo)申請(qǐng)量均超過(guò)900萬(wàn)件。我國(guó)常用漢字僅約3000個(gè)，在巨大的商標(biāo)新申請(qǐng)量和存量下，經(jīng)營(yíng)者對(duì)商標(biāo)標(biāo)識(shí)符號(hào)的選擇空間被不斷壓縮。另外，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手甚至惡意搶注人會(huì)利用絕對(duì)理由給誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)者造成注冊(cè)和使用商標(biāo)的障礙。在此背景下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者在設(shè)計(jì)和選取含描述性要素的商標(biāo)時(shí)，更應(yīng)關(guān)注商標(biāo)申請(qǐng)審查的標(biāo)準(zhǔn)和審理趨勢(shì)，結(jié)合一般/相關(guān)公眾的認(rèn)知水平，商標(biāo)標(biāo)志與指定商品之間的關(guān)聯(lián)程度、標(biāo)志整體是否具有顯著性等方面進(jìn)行綜合考量，在獲取消費(fèi)者快速認(rèn)知和商標(biāo)順利核準(zhǔn)注冊(cè)以及后續(xù)商標(biāo)權(quán)保護(hù)之間做好平衡和取舍。

判例引用：

[1] 北京市高級(jí)人民法院(2023)京行終2538號(hào)判決書-“金糜子”商標(biāo)駁回復(fù)審案件

[2]最高人民法院(2019)最高法行再249號(hào)判決書-“腎源春冰糖蜜液”商標(biāo)駁回復(fù)審案件

（原標(biāo)題：路盛洞察丨淺析含成分描述商標(biāo)的“欺騙性”條款與“顯著性”條款的交叉適用問(wèn)題）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王惠董春曉路盛律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺析含成分描述商標(biāo)的“欺騙性”條款與“顯著性”條款的交叉適用問(wèn)題（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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