專利審查意見答復的藝術(shù)：如何巧妙答復，贏得授權(quán)

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“本文基于筆者親歷的實際案件，撰寫的一篇關(guān)于專利審查意見答復思路及啟示的文章，希望通過本文的探討，能夠為申請人、代理人或相關(guān)工作者提供一些有益的啟示和幫助?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王紅

專利審查意見答復是專利申請過程中的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，審查意見答復是申請人與審查員溝通的橋梁，一個精準、專業(yè)的答復不僅能消除審查員的疑慮，還能顯著提高專利授權(quán)的成功率，它直接關(guān)系到專利申請能否順利通過審查，最終獲得授權(quán)。以下是基于筆者親歷的實際案件，撰寫的一篇關(guān)于專利審查意見答復思路及啟示的文章，希望通過本文的探討，能夠為申請人、代理人或相關(guān)工作者提供一些有益的啟示和幫助。

1、審查意見答復的重要性

專利審查意見是審查員對專利申請文件的初步評價，指出了申請中存在的問題和不足。申請人的答復質(zhì)量直接影響到專利申請的命運，因此，必須給予足夠的重視。

2、審查意見答復的基本步驟

1. 理解審查意見：仔細閱讀審查意見，理解審查員提出的問題和疑慮，必要時，可以與審查員進行電話、甚至當面的溝通，當然，現(xiàn)實中最高效和最常見的是電話溝通。

2. 分析申請文件：對照審查意見，分析申請文件的內(nèi)容，找出需要回應的關(guān)鍵點。

3. 準備答復材料：收集和準備答復所需的論據(jù)、證據(jù)和法律依據(jù)。

4. 撰寫意見陳述書：根據(jù)收集的材料、依據(jù)和答復思路，撰寫意見陳述書，逐一回應審查意見中的相關(guān)問題。

5. 提交意見陳述書：在規(guī)定的時限內(nèi)，通過正確的渠道提交意見陳述書。

3、審查意見答復的核心要點

1. 針對性答復：針對審查意見中提出的每一點進行答復，避免答非所問。

2. 充分論據(jù)：提供充分的論據(jù)和證據(jù)，支撐申請人的觀點。

3. 法律依據(jù)：引用相關(guān)的法律條款，增強答復的權(quán)威性。

4. 格式規(guī)范：確保答復書的格式規(guī)范，便于審查員閱讀和理解。

4、答復審查意見的策略

1. 明確區(qū)分：如果審查意見涉及到專利的新穎性或創(chuàng)造性，明確指出申請與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征，以及區(qū)別技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題和產(chǎn)生的技術(shù)效果。

2. 詳細解釋：對于技術(shù)問題，提供詳細的技術(shù)解釋和說明，即盡可能在申請文件中找到相關(guān)的記載和描述的具體出處。

3. 補充實驗數(shù)據(jù)：如果需要，提供額外的實驗數(shù)據(jù)來支持申請的創(chuàng)造性。

4. 權(quán)利要求的修改：在必要時，適當修改權(quán)利要求書（縮小專利保護范圍），以滿足審查要求。

5、答復審查意見的普遍啟示

1. 專業(yè)代理機構(gòu)的價值：委托專業(yè)的專利代理機構(gòu)可以提供專業(yè)的審查意見答復策略和建議。

2. 持續(xù)溝通的重要性：保持與審查員的溝通，及時回應審查員的進一步問題，無論是對答復方向還是答復質(zhì)量都有一定的積極影響。

3. 時效性：對于審查員的修改意見，應在規(guī)定時間內(nèi)提出反饋，以免錯失機會。

4. 準備后續(xù)行動：即使初次答復后，也應準備好可能的后續(xù)行動，如復審或行政訴訟。

6、案例分析

案涉專利為一種喜慶用品，具體為一種喜字頭飾，案涉專利號為：202430003088.7，在專利審查過程中，收到了審查員發(fā)出的專利審查意見通知書，審查員提出的問題是：“上述專利申請與同一申請人同一日提交的另一件專利申請屬于同樣的外觀設(shè)計，不符合專利法第 9 條第 1款的規(guī)定。具體地說，上述另一件專利申請的申請?zhí)枴?023305541066】。專利局對本件專利申請發(fā)出審查意見通知書，申請人應當對本件專利申請進行選擇或者修改。經(jīng)申請人陳述意見或者進行修改后依照專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定仍不能授予專利權(quán)的，本件專利申請將被駁回。若申請人選擇保留本申請，應當撤回另一申請。申請人撤回專利申請的，應當提交撤回專利申請聲明，并附具全體申請人簽字或者蓋章同意撤回專利申請的證明材料，或者僅提交由全體申請人簽字或者蓋章的撤回專利申請聲明。委托專利代理機構(gòu)的，撤回專利申請的手續(xù)應當由專利代理機構(gòu)辦理，并附具全體申請人簽字或者蓋章同意撤回專利申請的證明材料，或者僅提交由專利代理機構(gòu)和全體申請人簽字或者蓋章的撤回專利申請聲明。

注：申請人應對希望撤回的專利申請主動提交“撤回專利申請聲明”，僅在意見陳述書中表明撤回意愿的，不視為克服該缺陷，將會導致兩件申請均被駁回?！贝饛推谙逓?個月，具體見如下截圖：

由上述的審查意見通知書可知，審查員認為本專利申請（202430003088.7）與同日申請的專利【2023305541066】屬于同樣的外觀設(shè)計，按照審查員所提出的問題必須得放棄一個，也就是二選一了，關(guān)鍵是收到本通知書的時候，專利【2023305541066】已經(jīng)獲得了授權(quán)，如果按照審查員提出的問題和思路就只能放棄本專利申請，也就是撤銷本專利申請，是最優(yōu)選擇，問題似乎陷入了僵局。

代理人結(jié)合申請文件對審查員提出的問題進行了系統(tǒng)的分析后發(fā)現(xiàn)：

1、本專利申請（202430003088.7）與同日申請的專利【2023305541066】存在區(qū)別設(shè)計特征：“本申請的喜字部分兩個直線絨條下方是8個口字形，對比文件的喜字部分兩個直線絨條下方是8個8字花形，占整體面積約一半，區(qū)別很明顯，并不是細微差別?！眱烧卟粚儆谙嗤耐庥^設(shè)計。

2、同時檢索到了上述區(qū)別設(shè)計特征的授權(quán)專利，專利號分別為：2020302883778和2023305541085，也就是說授權(quán)專利當中，存在兩個專利，該兩個專利的區(qū)別設(shè)計特征恰好為第1條所述的區(qū)別設(shè)計特征，也就是說，該兩個設(shè)計不屬于同樣的外觀設(shè)計，可以用于佐證第1條的觀點和論述。

所以，代理人就按照上述思路對審查意見通知書進行了答復，提交了意見陳述書及檢索到的授權(quán)文件作為佐證，得到了審查員的認可，最終獲得了專利授權(quán)，上述答辯思路個人認為同樣適用于專利復審、無效以及專利訴訟中。

以下是授權(quán)專利，專利號2020302883778和2023305541085的外觀設(shè)計專利附圖：

專利號：2020302883778

專利號：2023305541085

7、總結(jié)

專利審查意見答復是一個復雜且專業(yè)的過程，需要申請人具備一定的法律知識和專利實務(wù)經(jīng)驗。通過本文的探討，申請人可以更好地理解審查意見答復的重要性，掌握答復的基本思路和策略，從而提高專利申請的成功率。同時，我國專利申請已經(jīng)發(fā)展到了由量變到質(zhì)變的過程，因此，對專利申請質(zhì)量及創(chuàng)新性的要求越來越高，也會越來越難，所以申請人在提升專利質(zhì)量和創(chuàng)新性的同時，也要把握好申請的時機。

8、展望

隨著知識產(chǎn)權(quán)保護意識的增強，專利審查意見答復的專業(yè)性和復雜性將會增加。申請人應不斷提升自身的專業(yè)知識，或?qū)で髮I(yè)代理機構(gòu)的幫助，以應對日益嚴格的專利審查要求。

9、結(jié)語

專利審查意見答復不僅是一門科學，也是一門藝術(shù)。它要求申請人既要有扎實的專業(yè)知識，又要有靈活的應變策略。以上為個人觀點，僅供參考。

（原標題：專利審查意見答復的藝術(shù)：如何巧妙答復，贏得授權(quán)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王紅

編輯：IPRdaily辛夷校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利審查意見答復的藝術(shù)：如何巧妙答復，贏得授權(quán)（點擊標題查看原文）

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