權利要求放棄式修改的認定

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“上訴人某股份有限公司與被上訴人中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛案。”

權利要求放棄式修改的認定

——（2021）最高法知行終44號

裁判要旨

1.放棄式修改一般是指修改權利要求時引入否定性技術特征，將特定保護對象從原權利要求的保護范圍中予以排除，以此限縮原專利權利要求的保護范圍；通常僅適用于專利申請因部分重合的抵觸申請而喪失新穎性，或者因現(xiàn)有技術意外占先而喪失新穎性，或者基于非技術原因排除專利法不予保護的主題等有限的特定情形。
2.放棄式修改同樣需要符合專利法第三十三條的規(guī)定。具體判斷時，應當綜合考慮原權利要求書和說明書公開的內容、放棄保護的內容、放棄式修改后保留的內容以及三者關系等；如果本領域技術人員能夠確定修改后保留的內容在原權利要求書或者說明書中已經(jīng)直接公開或者隱含公開，則該修改符合專利法第三十三條的規(guī)定。

關鍵詞

行政 發(fā)明專利申請駁回復審 權利要求 放棄式修改 專利法第三十三條

基本案情

瑞士某公司系申請?zhí)枮?01480035281.2、名稱為“生產(chǎn)由氧化鋯制造的有色制品，特別是橙色制品的方法；和根據(jù)該方法得到的由氧化鋯制造的有色裝飾性制品”的發(fā)明專利申請的專利申請人。
國家知識產(chǎn)權局作出第172070號復審請求審查決定，以瑞士某公司對權利要求的修改屬于放棄式修改，而修改后的權利要求不具備創(chuàng)造性為由，認定瑞士某公司對權利要求的修改不符合專利法第三十三條規(guī)定，故維持原駁回決定；瑞士某公司不服，向北京知識產(chǎn)權法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定。

北京知識產(chǎn)權法院于2020年8月26日作出（2019）京73行初7568號行政判決：駁回瑞士某公司的訴訟請求。

瑞士某公司不服，提出上訴。最高人民法院于2023年11月29日作出（2021）最高法知行終44號行政判決：一、撤銷北京知識產(chǎn)權法院（2019）京73行初7568號行政判決；二、撤銷國家知識產(chǎn)權局第172070號復審請求審查決定；三、國家知識產(chǎn)權局就瑞士某公司針對申請?zhí)枮?01480035281.2、名稱為“生產(chǎn)由氧化鋯制造的有色制品，特別是橙色制品的方法；和根據(jù)該方法得到的由氧化鋯制造的有色裝飾性制品”的發(fā)明專利申請?zhí)岢龅膹蛯徴埱笾匦伦鞒鰧彶闆Q定。

裁判意見

法院生效裁判認為，第一，關于專利申請文件修改的一般要求。專利法第三十三條規(guī)定：“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍?！?/p>

原說明書和權利要求書記載的范圍應該包括如下內容：一是原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的內容考慮；二是所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確確定的內容。

與上述內容相比，如果修改后的專利申請文件引入新的技術內容，則應認定對該專利申請文件的修改超出原說明書和權利要求書記載的范圍，這種修改是不允許的。

第二，關于放棄式修改的內涵與要求。所謂放棄式修改一般是指修改權利要求時引入否定性技術特征，將特定保護對象從原權利要求的保護范圍中予以排除，以此限縮原專利權利要求的保護范圍。

放棄式修改所排除保護的內容可能在原說明書和權利要求書中并未直接公開或者隱含公開，因此該修改方式可能引入新的技術內容，與專利法第三十三條關于“對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍”的規(guī)定不盡相符。但如果放棄式修改后保留的保護對象在原說明書和權利要求書中已經(jīng)直接公開或者隱含公開，則基于公平保護專利權人利益的考慮得以允許。

因此，對于放棄式修改應該嚴格審查，通常僅適用于有限的特定情形：例如專利申請因部分重合的抵觸申請而喪失新穎性；因現(xiàn)有技術意外占先而喪失新穎性；或者基于非技術原因排除專利法不予保護的主題等。除滿足上述形式要求和特定情形外，放棄式修改同樣需要符合專利法第三十三條的規(guī)定。為此，還應綜合考慮原說明書和權利要求書公開的內容、放棄保護的內容以及放棄式修改后保留的內容以及三者關系等確定是否應予準許。

在滿足上述形式要求和特定情形條件后，綜合考慮上述因素，本領域技術人員能夠確定修改后保留的內容在原說明書和權利要求書中已經(jīng)直接公開或者隱含公開，則修改沒有違反專利法第三十三條的規(guī)定，應予接受。

第三，被訴決定關于放棄式修改的審查邏輯值得商榷。被訴決定認為，“如果鑒于對比文件公開的內容影響發(fā)明的創(chuàng)造性，而采用具體‘放棄’的方式，從原保護范圍中排除對比文件所公開的特征，使得要求保護的技術方案的保護范圍從整體上看來明顯不包括該部分，由于這樣的修改超出了原說明書和權利要求書記載的范圍，因此如果不能夠根據(jù)原始申請記載的內容證明該特征取被‘放棄’后的范圍時，本發(fā)明具備創(chuàng)造性，否則這樣的修改不能被允許”。

可見，被訴決定的審查邏輯是，先認定放棄式修改超出原說明書和權利要求書記載的范圍，再根據(jù)該修改能否使得專利申請具備新穎性或者創(chuàng)造性決定應否予以接受；如果該修改使得專利申請具備新穎性或者創(chuàng)造性，則修改可以接受，反之則不予接受。這一邏輯似難以自洽，如果放棄式修改已被認定超出原說明書和權利要求書記載的范圍，則不應予以接受，即便該修改使得專利申請具備新穎性或者創(chuàng)造性，亦無法挽救其修改超范圍的缺陷。

因此，被訴決定應先判斷放棄式修改是否超范圍以及應否予以接受，認定不超范圍且應予接受后再審查修改后的權利要求是否具備新穎性和創(chuàng)造性，而不是相反。

第四，關于本案中瑞士某公司對權利要求1的修改是否屬于放棄式修改以及應否接受。本案中，瑞士某公司在復審程序中修改權利要求1，進一步限定“其中第一混合物不包含氧化銅粉末”，此種修改方式并非對權利要求1所涵蓋的特定保護對象的排除，而是對于權利要求1整體技術方案的進一步限定，不符合放棄式修改的形式要求。

同時，該修改亦非出于專利申請因部分重合的抵觸申請或者因現(xiàn)有技術意外占先而恢復新穎性所需，更非基于非技術原因排除專利法不予保護的主題所需，不符合放棄式修改的特定情形要求。被訴決定不應接受并評述瑞士某公司所謂的“放棄式修改”請求，而應當針對駁回決定所依據(jù)的文本進行審查。

關聯(lián)索引

《中華人民共和國專利法》第22條第3款、第33條（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第22條第3款、第33條）
一審：北京知識產(chǎn)權法院（2019）京73行初7568號行政判決（2020年8月26日）
二審：最高人民法院（2021）最高法知行終44號行政判決（2023年11月29日）

附：判決書全文

某股份有限公司、中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局行政二審行政判決書

中華人民共和國最高人民法院

行 政 判 決 書

（2021）最高法知行終44號

上訴人（一審原告、專利申請人）：某股份有限公司。住所地：瑞士聯(lián)邦。
代表人：尼某，授權簽字人。
代表人：簡某，授權簽字人。
委托訴訟代理人：彭飛，北京市中咨律師事務所律師。
委托訴訟代理人：唐秀玲，北京市中咨律師事務所專利代理師。

被上訴人（一審被告）：中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局。
法定代表人：申長雨，該局局長。
委托訴訟代理人：焦磊，該局審查員。
委托訴訟代理人：史晶，該局審查員。

上訴人某股份有限公司（以下簡稱某股份公司）與被上訴人中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局（以下簡稱國家知識產(chǎn)權局）發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛一案，涉及專利申請人為某股份公司、名稱為“生產(chǎn)由氧化鋯制造的有色制品，特別是橙色制品的方法；和根據(jù)該方法得到的由氧化鋯制造的有色裝飾性制品”的發(fā)明專利申請（以下簡稱本申請）。原國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會（以下簡稱專利復審委員會）作出第172070號復審請求審查決定（以下簡稱被訴決定），維持其2017年9月6日作出的駁回本申請的決定；某股份公司不服，向中華人民共和國北京知識產(chǎn)權法院（以下稱一審法院）提起訴訟，請求撤銷被訴決定，國家知識產(chǎn)權局重新作出審查決定。一審法院于2020年8月26日作出（2019）京73行初7568號行政判決，判決駁回某股份公司的訴訟請求；某股份公司不服，向本院提起上訴。本院于2021年1月11日立案后，依法組成合議庭，并于2021年2月1日公開開庭審理了本案，上訴人某股份公司委托訴訟代理人彭飛、唐秀玲和被上訴人國家知識產(chǎn)權局委托訴訟代理人焦磊、史晶到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。

本案基本事實如下：本申請系名稱為“生產(chǎn)由氧化鋯制造的有色制品，特別是橙色制品的方法；和根據(jù)該方法得到的由氧化鋯制造的有色裝飾性制品”、申請?zhí)枮?01480035281.2的發(fā)明專利申請，申請人為某股份公司，申請日為2014年5月5日，優(yōu)先權日為2013年5月3日。作為本案審查基礎的權利要求為某股份公司于2017年12月18日修改的權利要求：

“1.制造鮮橙色氧化鋯基制品的方法，其特征在于它包括一系列步驟，在于：
產(chǎn)生包含以下組分的第一混合物：
●氧化鋯粉末，
●3-20重量％的至少一種穩(wěn)定劑，所述穩(wěn)定劑選自包含單獨或組合的氧化釔、氧化鎂和氧化鈣的氧化物組，
●0.1％至5重量％的至少一種預期產(chǎn)生玻璃相且選自包含單獨或組合的二氧化硅、氧化鋁、氧化鋰和氧化釔的組的元素，
●1％至6重量％的氧化鈰粉末，
其中第一混合物不包含氧化銅粉末；
產(chǎn)生包含所述第一混合物和粘合劑的第二混合物，
通過將所述第二混合物造粒而產(chǎn)生粒狀混合物；
通過賦予第二粒狀混合物所需制品的形狀而形成生坯；
在1250-1500℃的溫度下空氣燒結至少30分鐘，和
將所需制品在還原氣氛中在700℃至1350℃的溫度下退火30分鐘至20小時，和
將所述燒結生坯拋光。

2.根據(jù)權利要求1的方法，其中第一混合物包含0.1％至1重量％的預期形成玻璃相的粉末。

3.根據(jù)權利要求1或2的方法，其中預期形成玻璃相的粉末包含以重量計遞減次序的量的二氧化硅、氧化鋁、氧化鋰和氧化釔。

4.根據(jù)權利要求3的方法，其中二氧化硅、氧化鋁和氧化鋰的以重量計遞減次序的量分別為47％、40％和13％。

5.根據(jù)權利要求1或2的方法，其特征在于第一混合物包含1-6％，優(yōu)選4-5重量％的氧化鈰粉末。

6.根據(jù)權利要求1或2的方法，其特征在于穩(wěn)定劑為氧化釔。

7.根據(jù)權利要求1或2的方法，其特征在于退火溫度為700-1350℃且還原氣氛具有10-6至10-1大氣壓的氧分壓。

8.根據(jù)權利要求1-7中任一項所述方法得到的裝飾性鮮橙色氧化鋯基制品，其特征在于制品由燒結部件形成，所述燒結部件由模制部件制成，所述模制部件基本包含氧化鋯基體，3-20重量％的至少一種穩(wěn)定劑，所述穩(wěn)定劑選自包含氧化釔、氧化鎂、氧化鈰和氧化鈣及其混合物的氧化物組，0.1％至5重量％的玻璃相，所述玻璃相包含二氧化硅、氧化鋁、氧化鋰和氧化釔及其混合物，和1％至6重量％的氧化鈰?！?br/>
修改前的權利要求1為：
“1.制造鮮橙色氧化鋯基制品的方法，其特征在于它包括一系列步驟，在于：
產(chǎn)生包含以下組分的第一混合物：
●氧化鋯粉末，
●3-20重量％的至少一種穩(wěn)定劑，所述穩(wěn)定劑選自包含單獨或組合的氧化釔、氧化鎂和氧化鈣的氧化物組，
●0.1％至5重量％的至少一種預期產(chǎn)生玻璃相且選自包含單獨或組合的二氧化硅、氧化鋁、氧化鋰和氧化釔的組的元素，
●1％至6重量％的氧化鈰粉末；
產(chǎn)生包含所述第一混合物和粘合劑的第二混合物，
通過將所述第二混合物造粒而產(chǎn)生粒狀混合物；
通過賦予第二粒狀混合物所需制品的形狀而形成生坯；
在1250-1500℃的溫度下空氣燒結至少30分鐘，和
將所需制品在還原氣氛中在700℃至1350℃的溫度下退火30分鐘至20小時，和
將所述燒結生坯拋光。”

2017年9月6日，國家知識產(chǎn)權局經(jīng)其原審查部門審查，決定駁回本申請。主要理由包括：權利要求1-8不具備創(chuàng)造性。

國家知識產(chǎn)權局原審查部門引用了如下證據(jù)：對比文件1：公開日為2000年1月19日，授權公告號為CN1241551A的發(fā)明專利；其公開了一種桔/紅色氧化鋯制品的生產(chǎn)方法，包括以下連續(xù)步驟：形成包括氧化鋯粉末、3-20重量％穩(wěn)定劑(選自于氧化釔、氧化鎂、氧化鈰和氧化鈣的氧化物)、0.1-5重量％用于形成玻璃相的粉末(包括氧化硅、氧化鋁和氧化釔)、0.01-10重量％氧化銅粉末的第一混合物；形成包括所說的第一混合物和粘合劑的第二混合物；粉碎所說的第二混合物，從而形成顆粒化的混合物；使所說的粒化第二混合物具有所需制品的形狀從而形成生坯；在大氣氣氛中，在1350-1500℃的溫度下燒結至少30分鐘；在氧分壓為10-6-10-2大氣壓的惰性氣氛或還原氣氛中，在700-1350℃溫度下對所需制品退火30分鐘-20小時；拋光所說的燒結制品。也涉及一種特別是按上述方法獲得的桔/紅色氧化鋯裝飾制品，其由來自于成型體的燒結體形成。

針對某股份公司提出的復審請求，專利復審委員會引用了如下證據(jù)：公知常識性證據(jù)：《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術》，張某某、徐某編著，中國輕工業(yè)出版社1999年9月出版，第514-521頁；其公開了鈰鹽是一種常用的陶瓷顏料用原料，其三價鹽無色，四價鹽為橙色。

2019年2月21日，專利復審委員會作出被訴決定認為：本申請權利要求1與對比文件1相比，區(qū)別技術特征在于本申請權利要求1不含氧化銅粉末，但包含1%-6重量%的氧化鈰粉末。本申請復審請求時修改了權利要求1，針對駁回決定引用的影響權利要求1創(chuàng)造性的對比文件1，進一步限定“其中第一混合物不包含氧化銅粉末”，屬于放棄式修改。合議組經(jīng)審查后認為，由于修改后的權利要求1相對于對比文件1仍不具備創(chuàng)造性，因此上述修改超范圍。國家知識產(chǎn)權局據(jù)此認定：維持國家知識產(chǎn)權局于2017年9月6日對本申請作出的駁回決定。

某股份公司不服，于2019年6月25日向一審法院提起訴訟，請求：撤銷被訴決定，判令國家知識產(chǎn)權局重新作出審查決定。事實和理由為：（一）權利要求1相對于對比文件1具備創(chuàng)造性。1.《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術》僅公開了鈰鹽作為陶瓷顏料用原料，并沒有公開氧化鈰作為陶瓷顏料用原料。2.該文獻記載的是一些具體的鹽類和氧化物，不能據(jù)此推斷出同一種元素的氧化物和鹽均可以作為陶瓷顏料用原料，并據(jù)此認定鈰的氧化物必然可以用作陶瓷顏料用原料。3.對比文件1的顯色工藝和顯色情況僅僅是描述Cu的，不能認定鈰也一定能夠應用這種同樣或類似工藝并呈現(xiàn)同樣或類似顯色情況，對比文件1對于氧化鈰的公開和教導是作為穩(wěn)定劑，沒有公開和教導可以使用氧化鈰代替氧化銅，或氧化鈰使用與氧化銅同樣或類似的燒結和退火操作可以呈現(xiàn)與氧化銅同樣或類似的顯色情況。（二）在獨立權利要求1具備創(chuàng)造性的前提下，其從屬權利要求2-8也具備創(chuàng)造性。

國家知識產(chǎn)權局辯稱：被訴決定認定事實清楚，適用法律正確，請求駁回某股份公司的訴訟請求。1.陶瓷顏料用原料的物質來源通常即包括鹽或氧化物的形式，本領域技術人員選擇氧化鈰作為橙色顏料是通過合乎邏輯的分析、推理后能夠得到的。2.本領域技術人員經(jīng)過合乎邏輯的分析、推理后完全可以預期該退火工藝能夠適用于以鈰為陶瓷顏料的技術方案并可預期其技術效果。3.權利要求2-8是否具備創(chuàng)造性不屬于本案審理范圍。

一審法院經(jīng)審理基本認定了上述事實。

一審法院認為：本案的爭議焦點在于本申請權利要求1是否具備創(chuàng)造性。

某股份公司認為，公知常識性證據(jù)僅公開了鈰鹽作為陶瓷顏料用原料，并沒有公開氧化鈰作為陶瓷顏料用原料，并且該文獻記載的是一些具體的鹽類和氧化物，不能據(jù)此推斷出同一種元素的氧化物和鹽均可以作為陶瓷顏料用原料；對比文件1對于氧化鈰的公開和教導是作為穩(wěn)定劑，沒有公開和教導可以使用氧化鈰代替氧化銅；本申請在燒結步驟之后得到的是象牙白色，由于三價鹽為無色，四價鹽為橙色，退火處理后由于將部分四價鈰鹽還原成三價鈰鹽，因此，制品的顏色將會變淺，而實際上退火之后制品由象牙白色變成鮮橙色。

對此，一審法院認為，首先，本申請說明書中記載,通過將氧化鈰粉末結合到待燒結混合物中而降低燒結溫度,且氧化鈰還充當賦予制品所需的橙色的決定元素之一，而對比文件1說明書第2頁第5段同樣記載了“通過在待燒結的混合物中加入氧化銅粉末，本發(fā)明方法可降低燒結溫度。氧化銅也用作決定制品所需的桔紅色著色的元素之一”。在燒結溫度方面，本申請限定的燒結溫度1250-1500℃與對比文件1限定的燒結溫度1350-1500℃重疊且最高溫是一致的。此外，橙色又稱桔色，是指可見光波長約為590-610nm的部分。因此,根據(jù)區(qū)別技術特征在本申請所達到的技術效果可以確定，本申請相對于對比文件1實際解決的技術問題是提供一種使氧化鋯基制品顯鮮橙色的替代的著色顏料。

其次，對于區(qū)別技術特征，對比文件1教導了在氧化鋯基中添加穩(wěn)定劑、玻璃相成分、氧化銅著色劑，經(jīng)造粒、形成生坯、高溫燒結、退火處理、拋光得到一種具有強烈的光澤或亮度并適合于制備裝飾制品例如表殼的構成部件的桔/紅色氧化鋯制品。因此，在對比文件1公開的技術方案的基礎上，本領域技術人員能夠預期，每替換一種著色劑就能得到一種新的氧化鋯制品，該制品最終的顏色是采用該方法帶來的必然結果，這不需要付出任何創(chuàng)造性勞動。而氧化鈰是本領域公知的用于陶瓷領域的顏料，根據(jù)本案公知常識性證據(jù)第514-517頁的記載，目前大部分陶瓷顏料用原料都采用工業(yè)純、化學純的化工原料，這些色劑原料分為色基、載色體和礦化劑，色基即呈色原料，包括著色氧化物或氫氧化物、碳酸鹽、硝酸鹽與氯化物，有時也用磷酸鹽、硫酸鹽、鉻酸鹽、重鉻酸鹽等，并進一步公開了陶瓷顏料可以為鈰。由于氧化物和鹽均為常見的引入發(fā)色基團的載體，本領域技術人員經(jīng)過簡單的嘗試能夠想到采用鈰的氧化物形式作為陶瓷顏料來替代對比文件1的氧化銅從而得到權利要求1的氧化鋯制品，因此權利要求1不具備創(chuàng)造性。

最后，對于制品顯現(xiàn)的鮮橙色，一方面是方法帶來的必然結果，一旦本領域技術人員選擇氧化鈰作為陶瓷顏料替換氧化銅則必然得到本申請的鮮橙色；另一方面，對比文件1教導了通過退火處理可以將具有變價的+2銅還原為多種價態(tài)的銅混合物從而得到不同顏色的制品。對比文件1說明書第2頁第6段明確記載了，在CuO存在下燒結的制品顏色由于CuO以+2氧化態(tài)聚集在顆粒邊緣而呈綠色，隨后，在退火步驟將所存在的CuO(+2氧化態(tài))還原為Cu2O(+1氧化態(tài))或甚至將一部分Cu2O還原為凝膠態(tài)銅金屬(0氧化態(tài))，由于在顆粒邊緣存在一定數(shù)量的氧化態(tài)各自為+2、+1、0的銅，其作用使得制品具有在桔黃色到紅色或棗紅色范圍內的顏色。因此，對比文件1教導了通過退火處理而得到不同顏色制品的方法，而鈰具有+3價和+4價，氧化鈰（+4價）為淡黃色，三氧化二鈰（+3價）為金黃色，是本領域技術人員公知的。因此，在對比文件1公開的方案中將著色劑替換為氧化鈰并燒結得到象牙白色的制品，并進一步退火處理從而得到由多價態(tài)鈰混合物呈現(xiàn)的鮮橙色制品是可以預期的。在對比文件1已經(jīng)公開了這種控制顏料顯色的工藝的情況下，本領域技術人員容易想到選擇已知顯橙色的陶瓷顏料用原料，并運用現(xiàn)有控制顏料顯色工藝對其進行加工，從而得到權利要求1所要求保護的技術方案。

綜上所述，在對比文件1的基礎上結合本領域的公知常識從而得到權利要求1的技術方案是顯而易見的，因而本申請權利要求1不具備《中華人民共和國專利法》（以下簡稱專利法）第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

在此基礎上，某股份公司對權利要求1的修改屬于排除原始申請文件中沒有公開的技術特征來限制權利要求的保護范圍的情形，屬于放棄式修改，不符合專利法第三十三條的規(guī)定，某股份公司在一審庭審中亦明確表示認可被訴決定中關于放棄式修改規(guī)則的論述。因此，被訴決定的相關論述并無不當。

此外，被訴決定以權利要求1修改超范圍為由駁回本申請，因此權利要求2-8是否具備創(chuàng)造性不屬于本案審理范圍，一審法院不予贅述。

一審法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九條之規(guī)定，判決：“駁回原告某股份有限公司的訴訟請求。案件受理費100元，由原告某股份有限公司負擔?！?br/>
某股份公司不服一審判決，向本院提起上訴，請求：1.撤銷一審判決；2.撤銷被訴決定并責令國家知識產(chǎn)權局重新作出決定。事實和理由為：本申請權利要求1相對于對比文件1具備創(chuàng)造性，某股份公司于2017年12月18日對權利要求1的修改符合專利法第三十三條的規(guī)定。1.被訴決定使用《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術》作為公知常識性證據(jù)，程序錯誤，該文獻不屬于公知常識性證據(jù)。同時，被訴決定將引用的證據(jù)由對比文件1修改為對比文件1結合公知常識，從實質上改變了駁回決定的理由，不符合《專利審查指南》列舉的可以維持駁回決定的情形。2.本申請權利要求1實際解決的技術問題是提供一種制造鮮橙色氧化鋯基制品的方法，而“提供一種使氧化鋯基制品呈現(xiàn)鮮橙色的替代的著色原料”是本發(fā)明為解決所述技術問題所采用的技術手段的一部分。被訴決定和一審判決錯誤地將技術問題所采用的技術手段當成要解決的技術問題。3.對比文件1中對于氧化鈰的公開和教導是作為穩(wěn)定劑，將氧化鋯穩(wěn)定為四方晶相。對比文件1中沒有任何公開和教導可以使用氧化鈰作為著色劑，也沒有任何公開和教導氧化鈰使用與氧化銅一樣或類似的燒結和退火操作可以呈現(xiàn)與氧化銅一樣或類似的顯色情況。

國家知識產(chǎn)權局辯稱：被訴決定認定事實清楚，適用法律正確，請求駁回某股份公司的上訴請求。1.根據(jù)《專利審查指南》第四部分第二章4.1規(guī)定，被訴決定引用的《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術》可作為公知常識性證據(jù)使用。2.被訴決定認定本申請權利要求1實際解決的技術問題正確，某股份公司認為本申請權利要求1提供了一種制造鮮橙色氧化鋯基制品的方法，意味著本申請?zhí)峁┝艘环N不同于對比文件1工藝路線的全新的制備鮮橙色氧化鋯基制品的方法，其主張明顯無依據(jù)。3.本申請與對比文件1中顏料的發(fā)色機理均為發(fā)色離子著色，根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術》的記載，以鈰作為發(fā)色顏料時，發(fā)色物質為四價鈰離子Ｃｅ4ｔ，鈰鹽或氧化鈰只是作為引入四價鈰離子Ｃｅ4ｔ的鈰源。對比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術以氧化銅作為著色元素，權利要求1相對于對比文件1解決的技術問題僅在于著色元素的替換，與對比文件1的著色劑銅相同，鈰同樣是一種在不同價態(tài)下呈現(xiàn)不同顏色的元素，因此本領域技術人員經(jīng)過合乎邏輯的分析、推理后完全可以預期該退火工藝能夠適用于以鈰為陶瓷顏料的技術方案。

本院二審期間，某股份公司向本院提交了如下證據(jù)：新證1為EP2991950B1專利文本，新證2為JP6195977B2專利文本，新證3為US9676671B2專利文本，新證1-3擬共同證明本發(fā)明同族申請已在其他多個國家和地區(qū)獲得授權。

國家知識產(chǎn)權局的質證意見為：對新證1-3真實性認可，證明目的不認可。
國家知識產(chǎn)權局向本院提交了兩份新證據(jù)：反證1為《簡明玻璃手冊》，王某某編著，北京玻璃容器委員會、北京玻璃總廠科學技術協(xié)會1981年8月出版，第147頁；反證2為《實用著色與配色技術》，張某某、徐某編著，化學工業(yè)出版社2001年9月出版，第762-763頁。反證1、2擬共同證明使用氧化鈰作為著色劑是本領域公知常識。

某股份公司的質證意見為：反證1、2在復審階段及一審階段均未提交，不應作為二審證據(jù)；反證2不是公知常識性證據(jù)，不能用來證明公知常識。

本院的認證意見為：某股份公司提交的三份新證據(jù)與本案無直接關聯(lián)，本院不予認可。國家知識產(chǎn)權局提交的兩份新證據(jù)的出版時間均在本申請優(yōu)先權日之前，擬用于證明使用氧化鈰作為陶瓷著色劑屬于公知常識。被訴決定已經(jīng)基于復審程序中援引的證據(jù)認定氧化鈰是一種常用的陶瓷顏料用原料，國家知識產(chǎn)權局新提交的上述證據(jù)實際上系用于補強證明被訴決定已經(jīng)認定的相同公知常識，故本院對于上述證據(jù)予以審查；至于其能否實現(xiàn)國家知識產(chǎn)權局的證明目的，本院將在判決理由部分予以分析。

本院經(jīng)審理查明：一審法院認定的有關本申請、被訴決定的基本事實屬實，本院予以確認。

本院另查明：1999年9月出版的《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術》“前言”記載：本書內容新穎、詳實、系統(tǒng)、全面，可以供與著色有關的行業(yè)中的工程技術人員、技術工人參考，也可以供相關大專院校師生閱讀。第514-517頁記載：色基包括著色氧化物或氫氧化物、碳酸鹽、硝酸鹽與氯化物，有時也用磷酸鹽、硫酸鹽、鉻酸鹽、重鉻酸鹽等；表13-4列舉了一些氧化物和鹽類，例如鹽類有氯化錫、氯化亞錫、氯化鈣、氯化鈉等，氧化物有氧化鐵、氧化亞鈷、氧化鈷、三氧化二鉻等；鈰（Ce），灰色金屬，三價鹽無色，四價鹽橙色，用途為黃色、藍電光水原料。

1981年8月出版的《簡明玻璃手冊》是技術手冊，其第147頁記載：常用的離子著色劑有錳化合物、銅化合物、稀土元素氧化物等。附表中記載氧化鈰與氧化鈦在氧化條件下及還原條件下著色均為黃色。

2001年9月出版的《實用著色與配色技術》第762-763頁記載：含有3.56%氧化鈰（CeO2）的顏色玻璃用途為信號玻璃，顏色為橙色。

本院認為：本申請的申請日和優(yōu)先權日均在2008年修正的專利法施行日（2009年10月1日）之后、2020年修正的專利法施行日（2021年6月1日）之前，本案應適用2008年修正的專利法。本案二審爭議焦點問題是：（一）被訴決定是否違反法定程序；（二）本申請的修改是否屬于放棄式修改；（三）被訴決定關于修改后本申請權利要求1不具備創(chuàng)造性的認定是否正確。

（一）被訴決定是否違反法定程序

某股份公司上訴主張，1999年9月出版的《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術》不屬于公知常識性證據(jù)；被訴決定使用1999年版《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術》作為所謂的公知常識性證據(jù)，以對比文件1結合公知常識評價本申請的創(chuàng)造性，程序錯誤。對此，本院分析如下：

第一，關于公知常識以及公知常識性證據(jù)的認定。首先，對于相關技術知識是否屬于公知常識，原則上可以通過技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據(jù)加以證明；在難以通過技術詞典、技術手冊、教科書等公知常識性證據(jù)予以證明的情況下，也可以通過所屬領域的多份非公知常識性證據(jù)例如多篇專利文獻、期刊雜志等相互印證，以充分證明該技術知識屬于公知常識，但這種證明方式應遵循更嚴格的證明標準。其次，公知常識性證據(jù)是指技術詞典、技術手冊、教科書等記載本領域基本技術知識的文獻。如無相反證據(jù)，技術詞典、技術手冊、教科書記載的技術知識可以推定為公知常識。對于技術詞典、技術手冊、教科書之外的文獻，判斷其是否屬于記載本領域基本技術知識的公知常識性證據(jù)，則需要結合該文獻的載體形式、內容及其特點、受眾、傳播范圍等具體認定。最后，1999年版《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術》不屬于公知常識性證據(jù)。從該書封面及“前言”所記載的內容來看，該書由中國輕工業(yè)出版社1999年出版，其中介紹了在不同基質材料上的著色與配色、著色劑的要求和選擇、配色與配方等，書籍中“內容新穎、詳實”，受眾主要是與著色有關的行業(yè)人員，該書并不屬于教科書、技術詞典、技術手冊，結合其載體形式、內容及受眾，亦無法認定為屬于記載本領域基本技術知識的公知常識性證據(jù)。

第二，關于被訴決定以對比文件1結合公知常識評價本申請的創(chuàng)造性是否違反正當程序。首先，復審程序既是因申請人對駁回決定不服而啟動的救濟程序，又是專利審批程序的延續(xù)。基于專利復審程序的救濟性，國家知識產(chǎn)權局復審部門在復審程序中一般僅針對駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)進行審查。同時，基于專利復審程序系專利審批程序的延續(xù)，并基于審查效率及聽證原則的要求，如果復審部門發(fā)現(xiàn)審查文本存在足以用在駁回決定作出前已告知過申請人的其他理由及其證據(jù)予以駁回的缺陷，亦可以對與之相關的理由及其證據(jù)進行審查，并不完全受限于駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)。其次，在復審程序中，由于申請人修改專利申請等原因，國家知識產(chǎn)權局復審部門可能需要引入新理由或者證據(jù)作出復審決定。此時，根據(jù)聽證原則和正當程序原則，國家知識產(chǎn)權局復審部門應當向申請人發(fā)出復審通知書，給予其陳述意見的機會。在符合上述條件和程序的情況下，即使復審決定引入新理由或者證據(jù)，亦不意味著該復審決定違反法定程序。最后，國家知識產(chǎn)權局復審部門引入公知常識評價本申請的創(chuàng)造性是否符合正當程序。本案中，某股份公司提出復審請求時修改了權利要求，國家知識產(chǎn)權局在2018年10月30日的復審通知書中引用1999年9月出版的《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術》，以證明“氧化鈰是一種常用的陶瓷顏料用原料，其三價鹽無色，四價鹽橙色”這一所謂公知常識，給予了某股份公司陳述意見的機會。上述處理符合正當程序。

某股份公司關于被訴決定違反法定程序的上訴理由不能成立，本院不予支持。

（二）本申請的修改是否屬于放棄式修改

某股份公司上訴主張，其對權利要求1的修改符合專利法第三十三條的規(guī)定。由于被訴決定以某股份公司對權利要求的修改屬于放棄式修改，而修改后的權利要求不具備創(chuàng)造性為由，認定某股份公司對權利要求的修改不符合專利法第三十三條規(guī)定，故某股份公司的本項上訴主張實際上系認為修改后的權利要求具備創(chuàng)造性。同時，某股份公司在一審程序中對放棄式修改的規(guī)則無異議。盡管如此，由于某股份公司的本項上訴主張以某股份公司對權利要求的修改屬于放棄式修改為前提，本院無法回避對此基礎問題的審查。對此，本院分析如下：

第一，關于專利申請文件修改的一般要求。專利法第三十三條規(guī)定：“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。”原說明書和權利要求書記載的范圍應該包括如下內容：一是原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的內容；二是所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確確定的內容。與上述內容相比，如果修改后的專利申請文件引入新的技術內容，則應認定對該專利申請文件的修改超出原說明書和權利要求書記載的范圍，這種修改是不允許的。

第二，關于放棄式修改的內涵與要求。所謂放棄式修改一般是指修改權利要求時引入否定性技術特征，將特定保護對象從原權利要求的保護范圍中予以排除，以此限縮原專利權利要求的保護范圍。放棄式修改所排除保護的內容可能在原說明書和權利要求書中并未直接公開或者隱含公開，因此該修改方式可能引入新的技術內容，與專利法第三十三條關于“對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍”的規(guī)定不盡相符。但如果放棄式修改后保留的保護對象在原說明書和權利要求書中已經(jīng)直接公開或者隱含公開，則基于公平保護專利權人利益的考慮得以允許。因此，對于放棄式修改應該嚴格審查，通常僅適用于有限的特定情形：例如專利申請因部分重合的抵觸申請而喪失新穎性；因現(xiàn)有技術意外占先而喪失新穎性；或者基于非技術原因排除專利法不予保護的主題等。除滿足上述形式要求和特定情形外，放棄式修改同樣需要符合專利法第三十三條的規(guī)定。為此，還應綜合考慮原說明書和權利要求書公開的內容、放棄保護的內容以及放棄式修改后保留的內容以及三者關系等確定是否應予準許。在滿足上述形式要求和特定情形條件后，綜合考慮上述因素，本領域技術人員能夠確定修改后保留的內容在原說明書和權利要求書中已經(jīng)直接公開或者隱含公開，則修改沒有違反專利法第三十三條的規(guī)定，應予接受。

第三，被訴決定關于放棄式修改的審查邏輯值得商榷。被訴決定認為，“如果鑒于對比文件公開的內容影響發(fā)明的創(chuàng)造性，而采用具體‘放棄’的方式，從原保護范圍中排除對比文件所公開的特征，使得要求保護的技術方案的保護范圍從整體上看來明顯不包括該部分，由于這樣的修改超出了原說明書和權利要求書記載的范圍，因此如果不能夠根據(jù)原始申請記載的內容證明該特征取被‘放棄’后的范圍時，本發(fā)明具備創(chuàng)造性，否則這樣的修改不能被允許”?？梢姡辉V決定的審查邏輯是，先認定放棄式修改超出原說明書和權利要求書記載的范圍，再根據(jù)該修改能否使得專利申請具備新穎性或者創(chuàng)造性決定應否予以接受；如果該修改使得專利申請具備新穎性或者創(chuàng)造性，則修改可以接受，反之則不予接受。這一邏輯似難以自洽，如果放棄式修改已被認定超出原說明書和權利要求書記載的范圍，則不應予以接受，即便該修改使得專利申請具備新穎性或者創(chuàng)造性，亦無法挽救其修改超范圍的缺陷。因此，被訴決定應先判斷放棄式修改是否超范圍以及應否予以接受，認定不超范圍且應予接受后再審查修改后的權利要求是否具備新穎性和創(chuàng)造性，而不是相反。

第四，關于本案中某股份公司對權利要求1的修改是否屬于放棄式修改以及應否接受。本案中，某股份公司在復審程序中修改權利要求1，進一步限定“其中第一混合物不包含氧化銅粉末”，此種修改方式并非對權利要求1所涵蓋的特定保護對象的排除，而是對于權利要求1整體技術方案的進一步限定，不符合放棄式修改的形式要求。同時，該修改亦非出于專利申請因部分重合的抵觸申請或者因現(xiàn)有技術意外占先而恢復新穎性所需，更非基于非技術原因排除專利法不予保護的主題所需，不符合放棄式修改的特定情形要求。被訴決定不應接受并評述某股份公司所謂的“放棄式修改”請求，而應當針對駁回決定所依據(jù)的文本進行審查。

（三）被訴決定關于修改后本申請權利要求1不具備創(chuàng)造性的認定是否正確

某股份公司上訴主張本申請具備創(chuàng)造性，主要理由在于：本申請權利要求1實際解決的技術問題是提供一種制造鮮橙色氧化鋯基制品的方法，被訴決定和一審判決對此認定錯誤；對比文件1沒有任何公開和教導可以使用氧化鈰作為著色劑，也沒有任何公開和教導氧化鈰使用與氧化銅同樣或類似的燒結和退火操作可以呈現(xiàn)與氧化銅同樣或類似的顯色情況。對此，本院分析如下：

第一，本院針對被訴決定關于修改后本申請權利要求1創(chuàng)造性的評價予以審查。前已述及，某股份公司對本申請權利要求1的修改不符合放棄式修改的條件，被訴決定不應接受并評述某股份公司所謂的“放棄式修改”請求，而應當針對駁回決定所依據(jù)的文本進行審查。但是，鑒于被訴決定已對某股份公司修改后的權利要求的創(chuàng)造性進行了審查，本院在本案中亦在某股份公司修改后的本申請權利要求1的基礎上對被訴決定予以審查。

第二，被訴決定關于1999年9月出版《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術》公開內容的認定有失準確。首先，前已述及，1999年9月出版的《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術》并非公知常識性證據(jù)，僅憑該證據(jù)不能證明“鈰，Ce，灰色金屬，三價鹽無色，四價鹽橙色，黃色、藍電光水原料”屬于本領域公知常識。其次，該文獻公開的上述內容僅僅是鈰鹽作為黃色、藍電光水原料，并沒有公開氧化鈰作為黃色、藍電光水原料，更沒有公開氧化鈰作為陶瓷顏料用原料。再次，該文獻第514頁該段僅僅公開了“色基包括著色氧化物或氫氧化物、碳酸鹽、硝酸鹽與氯化物，有時也用磷酸鹽、硫酸鹽、鉻酸鹽、重鉻酸鹽等”，并不能據(jù)此得出“對于陶瓷顏料用原料來說，氧化物與鹽類均為其常見形式”的結論。其文獻表13-4則進一步證明陶瓷顏料用原料的氧化物和鹽類并不對應。該文獻表13-4列舉了一些氧化物和鹽類，例如鹽類有氯化錫、氯化亞錫、氯化鈣、氯化鈉等，氧化物有氧化鐵、氧化亞鈷、氧化鈷、三氧化二鉻等。可見，1999年9月出版的《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術》公開的僅是一些具體的鹽類和氧化物，不能據(jù)此推斷出“對于陶瓷顏料用原料來說，氧化物與鹽類均為其常見形式”。

第三，國家知識產(chǎn)權局新提交的證據(jù)亦不足以支持被訴決定關于“鈰，Ce，灰色金屬，三價鹽無色，四價鹽橙色，黃色、藍電光水原料”屬于本領域公知常識的認定。首先，1981年8月出版的《簡明玻璃手冊》雖屬于公知常識性證據(jù)，但是其公開的是氧化鈰作為玻璃著色劑，并非陶瓷用著色劑，更非用于高溫下氧化鋯燒結制品用的著色劑。其次，2001年9月出版的《實用著色與配色技術》并非公知常識性證據(jù)，其第762-763頁公開的同樣是氧化鈰作為玻璃著色劑，并非陶瓷用著色劑，更非用于高溫下氧化鋯燒結制品用著色劑。

第四，被訴決定關于“在現(xiàn)有技術已知四價Ce為橙色的情況下，本領域技術人員容易想到采用氧化鈰CeO2作為陶瓷顏料用原料”技術啟示的認定缺乏事實依據(jù)。首先，1999年9月出版的《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術》并沒有公開四價Ce為橙色，該文獻中公開的是四價Ce鹽為橙色，并未公開四價Ce的氧化物的顏色。而根據(jù)本申請說明書的記載，在CeO2存在下的燒結操作以后（未經(jīng)退火）得到的制品顏色是象牙白，并非橙色。其次，國家知識產(chǎn)權局二審提交的兩份新證據(jù)亦不足以證明現(xiàn)有技術中存在上述技術啟示。該兩份新證據(jù)僅僅能夠證明氧化鈰作為玻璃著色劑，并非陶瓷用著色劑，更非用于高溫下氧化鋯燒結制品用的著色劑。即便其已經(jīng)公開氧化鈰在氧化條件下著色為黃色，其并未公開本申請退火條件下四價鈰變?yōu)槿齼r鈰的顏色變化。最后，更為重要的是，對比文件1使用氧化銅作為氧化鋯基制品顯現(xiàn)鮮橙色的著色原料，對于氧化鈰的公開和教導則是用作穩(wěn)定劑，將氧化鋯穩(wěn)定為四方晶相。對比文件1中沒有任何公開和教導可以使用氧化鈰作為著色劑，也沒有任何公開和教導氧化鈰經(jīng)歷與該文件所記載的氧化銅所經(jīng)歷的相同或類似的燒結和退火操作可以呈現(xiàn)與氧化銅相同或類似的顯色情況。在此情況下，本領域技術人員基于對比文件1和現(xiàn)有技術想到用氧化鈰代替氧化銅作為著色顏料存在較大困難。

基于上述理由，被訴決定和一審判決關于《工業(yè)產(chǎn)品著色與配色技術》公開內容的認定有所偏差，關于在對比文件1的基礎上結合本領域公知常識或者常規(guī)技術手段得到本申請權利要求1的技術方案是顯而易見的認定結論有誤。某股份公司的本項上訴主張成立，本院予以支持。

綜上所述，某股份公司的上訴請求成立，應予支持。一審判決和被訴決定認定事實部分有誤，適用法律有失準確。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條、第八十九條第一款第二項、第三款之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷中華人民共和國北京知識產(chǎn)權法院（2019）京73行初7568號行政判決；
二、撤銷中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局第172070號復審請求審查決定；
三、中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局就某股份有限公司針對申請?zhí)枮?01480035281.2、名稱為“生產(chǎn)由氧化鋯制造的有色制品，特別是橙色制品的方法；和根據(jù)該方法得到的由氧化鋯制造的有色裝飾性制品”的發(fā)明專利申請?zhí)岢龅膹蛯徴埱笾匦伦鞒鰧彶闆Q定。

一、二審案件受理費各100元，均由中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局負擔。

本判決為終審判決。

審 判 長  朱理
審 判 員  魏磊
審 判 員  鄧卓
二〇二三年十一月二十九日
法官助理  游美玲
書 記 員  王怡

（原標題：權利要求放棄式修改的認定）

來源：IPRdaily綜合最高人民法院知識產(chǎn)權法庭、中國裁判文書網(wǎng)

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：權利要求放棄式修改的認定（點擊標題查看原文）

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