在網(wǎng)店商品創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置使用他人商標(biāo)文字構(gòu)成商標(biāo)性使用

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“上海金山區(qū)法院判決華為公司訴暨奢公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案?！?br/>

裁判要旨

在網(wǎng)店的商品創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置突出使用與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或近似文字，會(huì)使網(wǎng)絡(luò)用戶認(rèn)為該文字與搜索結(jié)果出現(xiàn)的商品或服務(wù)具有特定聯(lián)系，即此時(shí)創(chuàng)意標(biāo)題中的文字具備了識(shí)別商品或服務(wù)來源的功能，該行為構(gòu)成商標(biāo)性使用。

案情

2022年初，華為技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱華為公司）發(fā)現(xiàn)暨奢服飾（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱暨奢公司）在天貓平臺(tái)經(jīng)營(yíng)店鋪“庫巴洛旗艦店”，銷售多種3C數(shù)碼產(chǎn)品，通過在產(chǎn)品創(chuàng)意標(biāo)題、內(nèi)容標(biāo)題設(shè)置關(guān)鍵詞“華為”，意在讓消費(fèi)者搜索“華為”時(shí)能夠展現(xiàn)出其銷售的商品，造成消費(fèi)者的混淆、誤認(rèn)，侵權(quán)商品共16款，銷售金額達(dá)到2300余萬至3700余萬元間，遂起訴要求暨奢公司承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。2022年11月，法院判決暨奢公司停止侵權(quán)，并賠償華為公司經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理費(fèi)用200萬元。

之后，華為公司發(fā)現(xiàn)，暨奢公司非但不履行生效判決，且繼續(xù)擴(kuò)大侵權(quán)行為，侵權(quán)商品數(shù)量從16款擴(kuò)大到27款，銷售金額達(dá)到近2000萬元。暨奢公司為逃避責(zé)任，將天貓平臺(tái)店鋪“庫巴洛旗艦店”的經(jīng)營(yíng)主體變更為韓邁化妝品（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱韓邁公司），主觀惡意明顯。

基于此，華為公司起訴暨奢公司、韓邁公司及二公司實(shí)際控制人李某某，要求三被告停止侵權(quán)，賠償經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)費(fèi)用并適用懲罰性賠償，實(shí)際控制人李某某承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

裁判

上海市金山區(qū)人民法院審理后認(rèn)為，關(guān)于在網(wǎng)店的商品創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置突出使用他人注冊(cè)商標(biāo)文字的行為是否構(gòu)成商標(biāo)性使用的問題，網(wǎng)絡(luò)用戶在電商購物平臺(tái)的搜索框中輸入關(guān)鍵詞的目的是尋找與關(guān)鍵詞相關(guān)的信息，當(dāng)搜索結(jié)果的創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置出現(xiàn)該關(guān)鍵詞時(shí)，網(wǎng)絡(luò)用戶一般認(rèn)為該關(guān)鍵詞與搜索結(jié)果出現(xiàn)的商品或服務(wù)有關(guān)，認(rèn)為該商品或服務(wù)涉及該關(guān)鍵詞相同或近似商標(biāo)所代表的商品或服務(wù)，即在此時(shí)，該創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置出現(xiàn)的文字具備了識(shí)別商品或服務(wù)來源的功能。在此種使用方式下，該行為構(gòu)成商標(biāo)性使用。關(guān)于三被告的責(zé)任問題，未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的，屬于侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。天貓店鋪“庫巴洛旗艦店”中27款商品創(chuàng)意標(biāo)題將“華為”“華為正品”“華為手機(jī)適用”“華為正品手機(jī)適用”等文字在顯著位置突出使用，其自身品牌卻不予顯示，該店鋪的經(jīng)營(yíng)主體暨奢公司、韓邁公司共同實(shí)施實(shí)施了侵權(quán)行為。李某某作為暨奢公司、韓邁公司的實(shí)際控制人，自始明知侵權(quán)行為并使用個(gè)人支付寶賬戶、銀行賬戶積極參與，該侵權(quán)行為既體現(xiàn)了兩公司的法人意志，又體現(xiàn)了實(shí)際控制人李某某的意志，應(yīng)當(dāng)作為共同侵權(quán)人承擔(dān)連帶責(zé)任。關(guān)于是否適用懲罰性賠償?shù)膯栴}，暨奢公司、韓邁公司侵權(quán)主觀惡意深、侵權(quán)規(guī)模大、侵權(quán)時(shí)間長(zhǎng)，屬于故意且情節(jié)嚴(yán)重的情形，依法應(yīng)當(dāng)適用懲罰性賠償。法院經(jīng)審理查明，其利潤(rùn)率為30%，侵權(quán)所獲利益約為600萬元。遂判決，支持華為公司的訴訟請(qǐng)求。

一審判決后，雙方均未上訴，判決已生效。

評(píng)析

本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于在網(wǎng)店的商品創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置突出使用他人注冊(cè)商標(biāo)文字的行為是否構(gòu)成商標(biāo)性使用。
    
1.商標(biāo)性使用與商標(biāo)文字合理使用的界限。關(guān)于創(chuàng)意標(biāo)題商標(biāo)性使用的認(rèn)定?；ヂ?lián)網(wǎng)環(huán)境下，商標(biāo)使用的表現(xiàn)形式呈現(xiàn)多元化特征，除了傳統(tǒng)的表現(xiàn)形式，商標(biāo)使用在網(wǎng)站、即時(shí)通訊工具、社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、應(yīng)用程序、二維碼等載體上的新型表現(xiàn)形式越發(fā)普遍。商標(biāo)性使用是認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)行為的基礎(chǔ)，法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合相關(guān)標(biāo)識(shí)能否起到識(shí)別區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用來判斷是否構(gòu)成商標(biāo)性使用。
    
在電商購物平臺(tái)上使用與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或近似文字主要有兩種常見情形：一是在搜索關(guān)鍵詞使用與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或近似文字，該文字僅用于關(guān)鍵詞推廣，不顯示在搜索結(jié)果中；二是除關(guān)鍵詞外，搜索結(jié)果商品創(chuàng)意標(biāo)題的顯著位置也顯示該文字。將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或近似文字在自身商品的創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置予以突出使用，會(huì)讓網(wǎng)絡(luò)用戶產(chǎn)生聯(lián)想，認(rèn)為該商品或服務(wù)涉及該關(guān)鍵詞相同或近似商標(biāo)所代表的商品或服務(wù)，使得自身商品或服務(wù)與文字指向的他人商標(biāo)產(chǎn)生特定聯(lián)系，該行為構(gòu)成商標(biāo)性使用。
    
關(guān)于3C數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域合理使用的認(rèn)定。應(yīng)當(dāng)允許他人在不引起混淆、誤認(rèn)的前提下，正常、合理地使用權(quán)利人的商標(biāo)。在3C數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域，由于不同的電子產(chǎn)品適配性、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)不同，當(dāng)消費(fèi)者選擇購買3C數(shù)碼產(chǎn)品時(shí)，必須了解其選擇的產(chǎn)品是否適配于其他品牌。在符合電商平臺(tái)規(guī)范、行業(yè)通行做法的前提下，品牌方或銷售方可以在自身產(chǎn)品銷售的創(chuàng)意標(biāo)題、內(nèi)容標(biāo)題上指出該產(chǎn)品適配的其他品牌、型號(hào)等，以使消費(fèi)者能夠作出正確的選擇。天貓平臺(tái)3C數(shù)碼產(chǎn)品標(biāo)題發(fā)布規(guī)范和行業(yè)通行做法是“自有品牌名稱+產(chǎn)品型號(hào)/規(guī)格+描述性文字”，即應(yīng)當(dāng)將適配兼容其他品牌的內(nèi)容放在標(biāo)題尾部作為描述性文字使用，才符合合理使用的界限。
    
2.對(duì)故意且情節(jié)嚴(yán)重的商標(biāo)侵權(quán)行為依法適用懲罰性賠償。關(guān)于“換殼經(jīng)營(yíng)”行為的認(rèn)定。電商購物平臺(tái)的不少商家在被判決承擔(dān)賠償義務(wù)后，為了繼續(xù)實(shí)施侵權(quán)行為同時(shí)避免被法院認(rèn)定存在重復(fù)、反復(fù)侵權(quán)的情節(jié)，往往采用更換經(jīng)營(yíng)主體的方式，作為不符合懲罰性賠償適用條件的抗辯理由，進(jìn)而規(guī)避責(zé)任。因此，如何認(rèn)定網(wǎng)店“換殼經(jīng)營(yíng)”是該類案件的審理難點(diǎn)。

根據(jù)天貓平臺(tái)經(jīng)營(yíng)主體變更規(guī)則，店鋪和主體要求符合以下任一要求的旗艦店可以申請(qǐng)主體變更：（1）現(xiàn)主體和新主體具備同一控股股東或者同一實(shí)際控制人，且控制關(guān)系存續(xù)6個(gè)月及以上。（2）新主體是品牌商體系內(nèi)公司，且商標(biāo)近6個(gè)月內(nèi)未發(fā)生過轉(zhuǎn)讓。（3）新主體為經(jīng)天貓備案公示的星級(jí)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。根據(jù)上述規(guī)則，依據(jù)第二種和第三種條件變更主體的網(wǎng)店尚需考慮具體情形來認(rèn)定是否符合“換殼經(jīng)營(yíng)”，但依據(jù)第一種條件變更主體的網(wǎng)店因具備同一控制股東或者同一實(shí)際控制人，且控制時(shí)間存續(xù)6個(gè)月以上這兩個(gè)條件，即符合“換殼經(jīng)營(yíng)”的認(rèn)定條件。法院根據(jù)上述理由認(rèn)定網(wǎng)店構(gòu)成“換殼經(jīng)營(yíng)”后，即可認(rèn)定網(wǎng)店的新老經(jīng)營(yíng)主體共同實(shí)施侵權(quán)行為，系共同侵權(quán)人。
    
關(guān)于懲罰性賠償利潤(rùn)率的精細(xì)化計(jì)算。如何確定利潤(rùn)率是法院計(jì)算被告非法獲利金額并以此作為懲罰性賠償基數(shù)的難點(diǎn)。根據(jù)行政機(jī)關(guān)的卷宗所查明的相關(guān)事實(shí)，確定利潤(rùn)率是較為行之有效的方法之一。行政機(jī)關(guān)根據(jù)部分查貨的商品，能夠確定部分商品的銷售額和非法獲利金額，在扣除倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)缺匾杀竞?，法院可以憑借行政機(jī)關(guān)卷宗中的數(shù)據(jù)大致確定某款商品的利潤(rùn)率，為懲罰性賠償計(jì)算基數(shù)提供數(shù)據(jù)支撐和參考依據(jù)。
    
關(guān)于懲罰性賠償中高倍數(shù)的適用。在確定懲罰性賠償倍數(shù)時(shí)，應(yīng)綜合考慮侵權(quán)人的主觀故意、侵權(quán)時(shí)長(zhǎng)、侵權(quán)規(guī)模等因素，在適用3倍以上的較高倍數(shù)時(shí)，應(yīng)綜合考慮到以下情形：一是侵權(quán)人是否之前受到行政處罰或法院認(rèn)定侵權(quán)判決；二是侵權(quán)人是否履行行政處罰罰款或判決賠償義務(wù)；三是侵權(quán)人持續(xù)、反復(fù)的侵權(quán)行為是否存在擴(kuò)大趨勢(shì)；四是侵權(quán)人的銷售金額是否達(dá)到數(shù)百萬元以上。符合以上條件的，可以認(rèn)定此情形在適用懲罰性賠償?shù)那闆r較為惡劣，應(yīng)當(dāng)在懲罰性賠償倍數(shù)適用中考慮3倍以上的高倍數(shù)進(jìn)行判決。

3.實(shí)際控制人與法人構(gòu)成共同侵權(quán)的認(rèn)定。一般而言，法人以其全部財(cái)產(chǎn)獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，法定代表人因執(zhí)行職務(wù)造成他人損害的，由法人承擔(dān)民事責(zé)任。通常情況下，法定代表人、實(shí)際控制人、主要負(fù)責(zé)人對(duì)履行職務(wù)的行為不承擔(dān)責(zé)任，但并非對(duì)所有與公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的行為都不承擔(dān)責(zé)任。法人的法定代表人、實(shí)際控制人、主要負(fù)責(zé)人明知法人實(shí)施的行為是侵權(quán)行為，且該法定代表人、實(shí)際控制人、主要負(fù)責(zé)人自身積極參與侵權(quán)行為的實(shí)施，則該侵權(quán)行為既體現(xiàn)了法人的意志，又體現(xiàn)了其法定代表人、實(shí)際控制人、主要負(fù)責(zé)人的意志，此時(shí)可以認(rèn)定該法定代表人、實(shí)際控制人、主要負(fù)責(zé)人與法人共同實(shí)施了侵權(quán)行為，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

本案案號(hào)：（2023）滬0116民初4729號(hào)

案例編寫人：上海市金山區(qū)人民法院  唐若愚

（原標(biāo)題：在網(wǎng)店商品創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置使用他人商標(biāo)文字構(gòu)成商標(biāo)性使用）

來源：人民法院報(bào)

作者：唐若愚 上海市金山區(qū)人民法院

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：在網(wǎng)店商品創(chuàng)意標(biāo)題顯著位置使用他人商標(biāo)文字構(gòu)成商標(biāo)性使用（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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