PCT進(jìn)美國(guó)和進(jìn)歐洲的常規(guī)格式性調(diào)整

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“本文將討論進(jìn)入其他國(guó)家作業(yè)中較常遇到的一些具有普適性的格式性調(diào)整。”

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：高佳凱

在中國(guó)案作為優(yōu)先權(quán)進(jìn)入其他國(guó)家時(shí)，往往會(huì)通過(guò)PCT途徑或者巴黎公約途徑，而專利權(quán)人較常會(huì)選擇進(jìn)入美國(guó)（US）和歐洲（EP）。

若采用PCT途徑，在撰寫PCT國(guó)際申請(qǐng)時(shí)，可能會(huì)通過(guò)主動(dòng)修改來(lái)規(guī)避掉一些其他國(guó)家較為敏感的用詞，例如，優(yōu)選地（preferably）等。但若PCT國(guó)際申請(qǐng)中沒(méi)有調(diào)整或者直接選擇采用巴黎公約途徑，則可能會(huì)正式進(jìn)國(guó)家時(shí)再調(diào)整。

下文將討論進(jìn)入其他國(guó)家作業(yè)中較常遇到的一些具有普適性的格式性調(diào)整，以供參考。

1、可選限定語(yǔ)（optional features）

在中文案中，較常使用到的可選限定語(yǔ)有，優(yōu)選地（preferably）、可選地（optionally），以及可以是（may）。

在進(jìn)入U(xiǎn)S時(shí)，就優(yōu)選地（preferably）一詞而言，建議在權(quán)項(xiàng)和說(shuō)明書中都規(guī)避掉。這是因?yàn)椋寒?dāng)記載有“特征A，preferably，特征A1”時(shí)，美國(guó)審查員可能會(huì)認(rèn)為“preferably，特征A1”會(huì)限縮掉特征A的范圍。

就可選地（optionally）一詞而言，也建議在權(quán)項(xiàng)中規(guī)避掉。

在進(jìn)入EP時(shí)，就optional features這一類表達(dá)而言，建議在權(quán)項(xiàng)中規(guī)避掉。

建議在進(jìn)入U(xiǎn)S時(shí)規(guī)避與建議在進(jìn)入EP時(shí)規(guī)避這兩個(gè)規(guī)避建議的原因是不同的。建議在進(jìn)入EP時(shí)規(guī)避的原因是：Optional features, i.e. features preceded by expressions such as "preferably", "for example", "such as" or "more particularly" are allowed if they do not introduce ambiguity (EPC Guidelines Part F Chapter IV 4.9 Optional features). 即，在進(jìn)入EP時(shí)可以使用optional features，但是，審查員有一定的可能會(huì)指出optional features帶來(lái)了不清楚（lack of clarity）的問(wèn)題；當(dāng)然，使用optionally等詞并不必然導(dǎo)致不清楚。

所以，進(jìn)入EP時(shí)是否規(guī)避optional features，也可以由IPR或者代理人自行再判斷，此處建議規(guī)避僅是一個(gè)操作方便的操作方式。

2、發(fā)明內(nèi)容部分的調(diào)整

考慮到中文案通常會(huì)有發(fā)明內(nèi)容這個(gè)部分，所以，在進(jìn)入其他國(guó)家時(shí)，代理人也會(huì)保留這個(gè)部分。

通常在中文案撰寫時(shí)，會(huì)在發(fā)明內(nèi)容中寫有技術(shù)效果，可能是一段，也可能對(duì)應(yīng)多個(gè)從權(quán)分別各寫有一段。

在進(jìn)入U(xiǎn)S時(shí)，建議規(guī)避掉該部分中的技術(shù)效果。這是因?yàn)?，美?guó)案中沒(méi)有要求在發(fā)明內(nèi)容中必須寫出技術(shù)效果，但如果原文寫了技術(shù)效果且又沒(méi)有明確對(duì)應(yīng)單個(gè)權(quán)項(xiàng)去寫出對(duì)應(yīng)權(quán)項(xiàng)的技術(shù)效果，可能會(huì)導(dǎo)致權(quán)項(xiàng)范圍的限縮。當(dāng)然，若閱讀后，技術(shù)效果確實(shí)寫的是對(duì)應(yīng)的且不會(huì)混亂的，也可以保留或者仍刪除掉（因?yàn)榫唧w實(shí)施方式中通常也寫有一致的效果文字）。

在進(jìn)入EP時(shí)，可以保留技術(shù)效果。這是因?yàn)?，在?shí)操上，EP案的發(fā)明內(nèi)容中留有技術(shù)效果是便于OA答復(fù)的。發(fā)明內(nèi)容部分的技術(shù)效果往往通過(guò)段落分割方式就可以明確地識(shí)別哪個(gè)權(quán)項(xiàng)對(duì)應(yīng)哪個(gè)技術(shù)效果，具體實(shí)施方式中實(shí)施例與技術(shù)效果的對(duì)應(yīng)關(guān)系往往是混亂的。所以，進(jìn)入EP時(shí)，可以保留該部分的技術(shù)效果。

3、摘要的調(diào)整

在進(jìn)入U(xiǎn)S時(shí)，建議規(guī)避掉該部分的技術(shù)效果。這是因?yàn)樵赨S案中，摘要會(huì)被視為說(shuō)明書的一部分，換言之，摘要中的文字能起到限縮的作用。關(guān)于摘要的作用也存在著一定的爭(zhēng)議，可參見(jiàn)Hill-Rom v. Kinetic以及Merck v. Teva。

在進(jìn)入EP時(shí)，可以保留技術(shù)效果。這是因?yàn)樵贓P案中，摘要僅作為技術(shù)信息（European Patent Guide, Chapter 4.2, Presenting your invention, Abstract: The abstract merely serves for use as technical information），不會(huì)影響其他部分。

上述分享的基礎(chǔ)，部分來(lái)自法規(guī)本身的表述，部分來(lái)自作業(yè)過(guò)程的實(shí)踐?？紤]到審查環(huán)境存在著變化以及個(gè)人理解的差異性，所以，上述僅為工作過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)分享，不構(gòu)成實(shí)際的修改建議。

（原標(biāo)題：PCT進(jìn)美國(guó)和進(jìn)歐洲的常規(guī)格式性調(diào)整）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：高佳凱

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：PCT進(jìn)美國(guó)和進(jìn)歐洲的常規(guī)格式性調(diào)整（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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