董寧 夏鋒 | 中國技術(shù)類知識產(chǎn)權(quán)訴訟：通過美國法院取證的實(shí)踐與挑戰(zhàn)

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“本文結(jié)合一個具體案例，簡要介紹通過第1782條向美國法院取證的相關(guān)問題?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iPrdaily.cn）

作者：董寧 夏鋒 己任律師事務(wù)所

《美國聯(lián)邦法典》第28編第1782條（a）（以下簡稱“第1782條”）規(guī)定，在滿足特定條件的情況下，美國聯(lián)邦地區(qū)法院可以頒發(fā)命令，要求住所或居所在其轄區(qū)內(nèi)的主體提供證詞、陳述，或提供相關(guān)文件或其他物品，以便在外國或國際法庭的程序中使用。近年來，在眾多跨境糾紛中，出現(xiàn)了當(dāng)事人利用第1782條向美國法院申請取證，以支持其在中國訴訟中的主張。這種情況最常見于跨境商事訴訟和仲裁糾紛，但近年來，在專利、商業(yè)秘密等技術(shù)類知識產(chǎn)權(quán)訴訟中也屢見不鮮。

在中國的知識產(chǎn)權(quán)訴訟中，權(quán)利人常常面臨取證困難。例如，所主張的專利涉及方法權(quán)利要求，或技術(shù)秘密為配方、工藝，此時往往需要被告的生產(chǎn)工藝、源代碼等機(jī)密文檔以證明侵權(quán)。原告難以通過合法手段自行收集這些材料。眾所周知，美國的證據(jù)開示（discovery）范圍和力度通常超過其他國家。因此在某些情況下，例如被告是美國公司或在美國有子公司，利用美國的證據(jù)開示制度來嘗試收集一些國內(nèi)難以收集的證據(jù)也是一個思路，但美國的法院訴訟程序中有“保護(hù)令（protective order）”，通過discovery獲得的證據(jù)也不是隨意可以用于外國訴訟的，而是需要基于第1782條向美國申請批準(zhǔn)。

筆者近期在兩起技術(shù)類知識產(chǎn)權(quán)訴訟中代理被告，均遇到原告依據(jù)第1782條，向美國法院申請將美國平行訴訟中開示的證據(jù)用于中國訴訟的情況。最終，美國法院均駁回了原告的請求。本文將結(jié)合其中一個具體案例，簡要介紹通過第1782條向美國法院取證的相關(guān)問題。

利用第1782條向美國聯(lián)邦地區(qū)法院申請證據(jù)開示的申請人需要滿足一些法定條件：

1. 證據(jù)開示必須用于外國或國際法庭的程序；

2. 申請人必須是上述程序的利益相關(guān)方；

3. 被要求提供證據(jù)的個人或?qū)嶓w的住所或所在地必須在申請人提交申請的美國聯(lián)邦地區(qū)法院管轄范圍內(nèi)。

這些法定條件一般較易滿足。

聯(lián)邦地區(qū)法院對于是否允許證據(jù)開示擁有自由裁量權(quán)。美國最高法院在Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc.案中明確，裁定第1782條的請求時可以考慮四個因素（“Intel要素”）：

1. 所請求的證據(jù)是否在外國法庭的司法可及范圍內(nèi)，即使沒有第1782條的幫助也可獲得；

2. 外國法庭的性質(zhì)、外國訴訟的特點(diǎn)，以及外國政府、法院或機(jī)構(gòu)對美國聯(lián)邦法院提供司法協(xié)助的接受程度；

3. 第1782條的請求是否掩蓋了規(guī)避外國或美國有關(guān)外國取證限制或其他政策的企圖；以及

4. 是否包含過度介入（外國司法程序）或帶來繁重負(fù)擔(dān)的請求。

Intel要素是法院在決策是否提供協(xié)助時的考量因素，但并不要求每個要素都支持法院的決策，法院也不必考慮所有這些因素，但請求方應(yīng)盡可能的證明在每個要素下的必要性和合理性。而反對第1782條請求的當(dāng)事人則有責(zé)任證明任何可以拒絕該申請的事實(shí)。

在Intel要素（1）中，關(guān)注的是在不依賴第1782條的情況下，所請求的證據(jù)是否可獲得。在我們的案例中，作為中國訴訟的當(dāng)事人，被告向美國法院提交了中國律師（包括一位前法官）的聲明，論證中國法院完全有權(quán)要求當(dāng)事人舉證，例如《最高人民法院關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條規(guī)定的舉證責(zé)任分配規(guī)則、第二十四條規(guī)定的書證提出令以及第二十五條規(guī)定的拒不提交證據(jù)所面臨的不利后果。美國法院認(rèn)為，在Intel要素（1）方面，對請求人不利。

關(guān)于Intel要素（2），要求考慮外國法院對于美國聯(lián)邦地區(qū)法院協(xié)助的接受程度，這并非指證據(jù)本身是否會被外國法院接受，而是外國法院對這種協(xié)助的態(tài)度。在我們的案例中，被告向美國法院指出，原告在中國訴訟的起訴狀中已經(jīng)宣稱通過對被控侵權(quán)產(chǎn)品的分析能夠確認(rèn)侵權(quán)，因此并不需要第1782條的額外證據(jù)開示。美國法院認(rèn)為，雙方在這一要素上是均勢的，但也提到中國法院可能因程序繁瑣且多余而不太歡迎外國的證據(jù)開示。

Intel要素（3）要求考慮請求人是否試圖通過第1782條繞開外國訴訟中不利的取證程序。這并不要求請求人在外國訴訟中窮盡所有證據(jù)開示的努力。在我們的案例中，被告證明在中國訴訟中有多種途徑允許原告獲得所請求的證據(jù)，無需求助于第1782條，而原告并未嘗試這些途徑。此外，原告在中國訴訟中明確表示已具備證明侵權(quán)所需的證據(jù)，如今又尋求第1782條，表明其可能是為了繞過中國的證據(jù)收集程序，違背了司法禮讓和高效的目標(biāo)。

Intel要素（4）要求所請求的證據(jù)開示不會過度介入或帶來繁重負(fù)擔(dān)。在我們的案例中，原告主張的權(quán)利要求為產(chǎn)品權(quán)利要求，且已購買被控侵權(quán)產(chǎn)品的樣品，完全能夠通過實(shí)物檢查和被告公開的技術(shù)文檔來證明侵權(quán)。要求被告提供包含生產(chǎn)工藝等機(jī)密信息的文件，對于本案而言是重復(fù)的，且與案件需求不成比例。

我們注意到，近些年來第1782條已逐漸從單純的調(diào)查取證手段演變?yōu)榫哂休^強(qiáng)威懾力的進(jìn)攻手段。在我們的案例中，原告請求開示的證據(jù)包括被告的生產(chǎn)工藝等高度機(jī)密文件，包含被告生產(chǎn)的幾乎所有技術(shù)訣竅（know-how）。一旦泄露，后果不堪設(shè)想，被告自然不愿輕易提供。而原告在中國訴訟中事實(shí)上并不需要被告的生產(chǎn)工藝等機(jī)密文件即可證明侵權(quán)，原告甚至提交了第三方鑒定機(jī)構(gòu)的鑒定意見，通過對被控侵權(quán)產(chǎn)品的分析，得出其落入專利保護(hù)范圍的結(jié)論。因此，在中國訴訟中使用被告的機(jī)密文件是完全不必要的。

事實(shí)上，隨著中國近年來在知識產(chǎn)權(quán)舉證規(guī)則和實(shí)踐方面的逐步完善，原告的舉證難度已大大降低，也意味著在中國訴訟中尋求第1782條協(xié)助的必要性越來越低。律師在代理此類知識產(chǎn)權(quán)案件原告時，應(yīng)結(jié)合案件情況，充分論證應(yīng)用第1782條的必要性，即為何某些證據(jù)在中國程序中難以獲得且必不可少。而如果代理被告，則從相反角度進(jìn)行反駁，證明中國的司法程序已經(jīng)給予了當(dāng)事人足夠的取證可能性，而支持這一點(diǎn)的專家聲明（比如從事過中國司法審判工作的專家）會很有幫助。

夏 鋒  合伙人

業(yè)務(wù)領(lǐng)域：知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)交易、爭議解決、兼并收購、合規(guī)事務(wù)、政府關(guān)系

聯(lián)系電話：021-5266 0175

郵箱：jerryxia@genlaw.com

夏鋒律師是己任律師事務(wù)所創(chuàng)始人之一，負(fù)責(zé)上海辦公室和美國聯(lián)絡(luò)處，他擁有超過20年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備法律與技術(shù)、企業(yè)法務(wù)與律所以及在亞歐美洲多地工作和學(xué)習(xí)的多元化背景。在回歸律所執(zhí)業(yè)前，他曾經(jīng)長期擔(dān)任世界500強(qiáng)美國霍尼韋爾公司（Honeywell）亞太區(qū)副總法律顧問兼首席知識產(chǎn)權(quán)法律顧問。

夏鋒律師的執(zhí)業(yè)專注于為國內(nèi)外客戶在知識產(chǎn)權(quán)（訴訟與非訴）、爭議解決、品牌許可與技術(shù)交易、兼并與收購、企業(yè)合規(guī)以及政策與政府關(guān)系等方面提供戰(zhàn)略性的法律意見。尤其在知識產(chǎn)權(quán)（IP）領(lǐng)域（專利、商標(biāo)、商業(yè)秘密、著作權(quán)等），夏律師是中國工信部認(rèn)可的工業(yè)和信息技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的IP專家之一。他的專長覆蓋幾乎所有IP相關(guān)領(lǐng)域，包括各種IP訴訟與維權(quán)、IP申請布局與群組管理、IP風(fēng)險(xiǎn)管控與合規(guī)、IP許可交易、商業(yè)秘密保護(hù)等等。

在IP維權(quán)與訴訟方面，夏律師取得的成績最為斐然。他有一系列的獲獎案例，包括曾歷史性地獲得專利侵權(quán)訴訟中的訴前/訴中臨時禁令、在最高院贏得里程碑式的商標(biāo)再審案件勝利、為獨(dú)特的工業(yè)品外觀獲得反法下的知名商品特有裝潢的保護(hù)以及在商業(yè)秘密侵權(quán)案件中開創(chuàng)性地以補(bǔ)救成本為損失使侵權(quán)人受到刑事處罰。他的最新戰(zhàn)績包括有入選最高院知識產(chǎn)權(quán)法庭5周年100大的典型案例、在一個專利侵權(quán)訴訟中為國際客戶創(chuàng)紀(jì)錄地贏得3200多萬的判賠（其中包括法定最高的5倍懲罰性賠償），以及為一個國際工業(yè)品牌贏得馳名商標(biāo)訴訟（包括最高500萬的法定賠償）。

此外，夏律師近年來還越來越多地協(xié)助中國企業(yè)處理海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛，包括美國337調(diào)查。夏律師是上海、江蘇、浙江、深圳等地入庫的海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家。

夏律師在業(yè)內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可，他多次上榜錢伯斯推薦的“中國知識產(chǎn)權(quán)訴訟律師”、IAM“世界IP戰(zhàn)略家300人”和“專利律師1000強(qiáng)”、《商法》“A-List中國法律精英”、WTR“全球商標(biāo)專業(yè)人士1000 強(qiáng)”、Asia IP雜志“中國知識產(chǎn)權(quán)專家”等榜單。此外，他還曾贏得了一系列業(yè)內(nèi)獎項(xiàng)，比如，Lexology“客戶首選律師”、LegalBand評選的“中國15佳知識產(chǎn)權(quán)律師”、ALB“中國客戶首選律師”和“中國IP律師15強(qiáng)”，WTR“全球年度最佳公司法務(wù)”獎（首位華人獲獎?wù)撸┮约皣H法律辦公室(ILO)與和企業(yè)法律顧問協(xié)會(ACC)共同評選的“亞太區(qū)年度IP人物”獎等。

夏鋒律師從美國加州大學(xué)伯克利分校和荷蘭鹿特丹大學(xué)分別獲得法學(xué)碩士學(xué)位。此外，他還從北京大學(xué)獲得法學(xué)學(xué)士以及從北京化工大學(xué)獲得工程學(xué)士學(xué)位。

長按識別二維碼，查閱夏鋒簡歷。

董 寧  合伙人

業(yè)務(wù)領(lǐng)域：專利、商業(yè)秘密、商標(biāo)、著作權(quán)、不正當(dāng)競爭

聯(lián)系電話：010-65215999

郵箱：dongning@genlaw.com

董寧律師主要從事知識產(chǎn)權(quán)訴訟及非訴業(yè)務(wù)，尤其擅長處理科技企業(yè)的復(fù)雜、高價值知識產(chǎn)權(quán)糾紛。

在過去近二十年，董寧律師曾代表客戶在中國主要的知識產(chǎn)權(quán)管轄法院處理過多起有重大影響的疑難技術(shù)糾紛案件，包括國內(nèi)LED頭部企業(yè)之間的系列專利侵權(quán)訴訟、多家跨國企業(yè)在國內(nèi)的專利侵權(quán)訴訟和商業(yè)秘密侵權(quán)訴訟等。得益于在計(jì)算機(jī)軟硬件、無線通信、半導(dǎo)體、光電等技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)背景，董寧律師能夠在疑難案件中快速找到切入點(diǎn)并為客戶制定富有成效的訴訟策略，他特別擅長于協(xié)調(diào)專利侵權(quán)訴訟與相關(guān)的專利無效程序，幫助客戶取得最大優(yōu)勢。

董寧律師在知識產(chǎn)權(quán)非訴領(lǐng)域也具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，為TMT、醫(yī)療器械等行業(yè)的多家知名企業(yè)提供了量體裁衣的知識產(chǎn)權(quán)管理咨詢和IP盡調(diào)服務(wù)，并且為多家科技企業(yè)提供專利挖掘和申請服務(wù)。

長按識別二維碼，查閱董寧簡歷。

（原標(biāo)題：己任視點(diǎn) | 中國技術(shù)類知識產(chǎn)權(quán)訴訟：通過美國法院取證的實(shí)踐與挑戰(zhàn)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：董寧 夏鋒 己任律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：董寧 夏鋒 | 中國技術(shù)類知識產(chǎn)權(quán)訴訟：通過美國法院取證的實(shí)踐與挑戰(zhàn)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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