揭秘，歐洲階段PCT申請程序新變化！

原標題：歐洲階段PCT申請程序新變化

【導讀】

2013年10月16日歐洲專利組織行政理事會作出一項修法決議，決定修改《歐洲專利公約實施細則》（IREPC）第一百六十四條和一百三十五條，并于2013年12月13日配套性地通過另一項修法決議，決定修改《費用相關規(guī)則》第二條第一款。

上述兩項修法決議消除了以往申請人因選擇不同的申請途徑，以及在國際階段選擇不同的國際檢索單位而在歐洲專利局（EPO）的授權程序中享受不同的檢索服務水平的狀況，賦予進入歐洲階段的PCT申請（Euro-PCT申請）更多程序方面的靈活性，是EPO試圖強化PCT體系、增加PCT途徑吸引力的一項務實舉措。

2014年6月10日，EPO發(fā)布通告，確認上述修法決議，并宣布上述修法將于2014年11月1日生效。

根據(jù)歐洲專利實踐，如果在國際階段EPO被選擇作為國際檢索單位（ISA）或補充國際檢索單位（SISA），則EPO將不再為該Euro-PCT申請出具補充歐洲檢索報告（SESR）；如果在國際階段EPO既未被選擇作為ISA，也未被選擇作為補充SISA，例如申請人在國際階段選擇中國國家知識產權局（SIPO）作為ISA，且未選擇EPO作為SISA，則EPO須為該Euro-PCT申請出具SESR。顯然，這種程序設置反映了EPO為所有Euro-PCT申請?zhí)峁┩葯C會享受本機構檢索服務的立法意圖，盡管此種服務有的發(fā)生在國際階段，有的發(fā)生在歐洲階段。而本文所要介紹的程序的新變化則是EPO致力于使申請人在上述兩種情況下?lián)碛型鹊恼埱驟PO進行額外檢索的機會，即申請人有權就國際階段未被檢索的發(fā)明或者不符合單一性要求的權利要求書中非首先提及的發(fā)明請求EPO進行檢索，且使這種機會與歐洲直接申請（Euro-direct申請）所享有的機會相同。

兩種情形下的適用

1.國際階段EPO未被選擇作為ISA或SISA

在此種情形下，Euro-PCT申請將經(jīng)歷補充歐洲檢索（SES）程序。如果EPO在該程序中認為申請文件存在單一性問題，根據(jù)現(xiàn)行和修改后的IREPC第一百六十四條第一款，EPO給予申請人的選擇機會大不相同。

根據(jù)現(xiàn)行IREPC第一百六十四條第一款規(guī)定，如果申請文件不符合單一性要求，EPO僅須就權利要求書中首先提及的發(fā)明起草SESR，而其他發(fā)明申請僅可以通過提交分案申請來獲得EPO檢索的機會。這與IREPC第六十四條第一款規(guī)定的Euro-direct申請在缺乏單一性的情形下所享受的機會有很大不同。根據(jù)IREPC第六十四條第一款，在EPO認定Euro-direct申請缺乏單一性的情形下，其不僅應就權利要求書中首先提及的發(fā)明起草SESR，還應同時發(fā)出通知：申請人可以通過在兩個月內繳納額外檢索費使其他發(fā)明得到EPO的檢索。

修改后的IREPC第一百六十四條第一款采用了與IREPC第六十四條第一款基本相同的措辭，規(guī)定Euro-PCT申請將享受與Euro-direct申請同等的待遇，即在被EPO認定缺乏單一性的情形下，申請人有權在收到EPO通知之后通過繳納額外檢索費使其他發(fā)明申請獲得EPO的檢索。

具體而言，如果EPO認為Euro-PCT申請不符合單一性要求，它將對符合單一性要求的部分發(fā)明起草SESR，并同時通知申請人繳納額外檢索費。與Euro-direct申請不同的是，此處的SESR不會附上檢索意見。如果申請人期望繳納額外檢索費，它須在EPO通知發(fā)出之日起兩個月內繳納費用。在此基礎上，EPO將對所有繳納過檢索費的發(fā)明起草SESR，并附上檢索意見。

隨后，申請人有權從已被EPO檢索過的發(fā)明中選擇一項發(fā)明或符合單一性要求的一組發(fā)明進入后續(xù)審查程序，但不能選擇未繳納檢索費的發(fā)明進入后續(xù)審查程序。

2.國際階段EPO被選擇作為ISA或SISA

在此種情形下，Euro-PCT申請將不經(jīng)歷SES程序，而由EPO審查部門進行處理。如果EPO審查部門認為申請文件存在單一性問題，根據(jù)現(xiàn)行和修改后的IREPC第一百六十四條第二款，EPO給予申請人的選擇機會也大不相同。

對于此種情形下的Euro-PCT申請而言，根據(jù)IREPC第一百六十一條和第一百六十二條規(guī)定，在EPO發(fā)出補正或修改通知書或者繳費通知書后的6個月內，申請人有陳述意見或修改申請文件，或者繳納權利要求超項費的機會。在此期限屆滿后，根據(jù)現(xiàn)行IREPC第一百六十四條第二款的規(guī)定，如果EPO認定申請缺乏單一性或要求了未被EPO檢索過的發(fā)明，其須作出的行為僅為要求申請人對權利要求作出限制。而根據(jù)修改后的IREPC第一百六十四條第二款，在EPO已在國際階段被選擇作為ISA或SISA的情況下，如果EPO在歐洲階段認定權利要求書包含了未被EPO檢索過的發(fā)明，則它將要求申請人為此類發(fā)明申請繳納額外檢索費，并且在申請人繳納了該額外檢索費的情況下將對此類發(fā)明申請進行檢索。

此處問題的焦點在于，是否可以就未被EPO檢索過的發(fā)明請求審查，而不是申請是否符合單一性要求。申請人在IREPC第一百六十一條規(guī)定的6個月期限內修改Euro-PCT申請，導致其包含未被EPO檢索過的發(fā)明的原因不僅僅是由于該申請不符合單一性要求。例如，修改后的權利要求書可能僅包含一項發(fā)明，但它仍有可能是在國際階段未被作為ISA或SISA的EPO檢索過的發(fā)明。此外，還存在另一種導致權利要求書中包含在國際階段未被作為ISA或SISA的EPO檢索的發(fā)明的情形：申請人通過修改申請文件，將原始權利要求書中未記載，而在說明書中記載的發(fā)明移至修改后的權利要求書中。

根據(jù)PCT實施細則第四十五之二條第六款，當EPO在國際階段作為SISA時，它僅會對符合單一性要求的發(fā)明進行“補充”檢索，而不會對其它發(fā)明進行“額外”檢索。這就意味著，在現(xiàn)行PCT法律框架下，申請人在國際階段無法通過向EPO繳納檢索費而獲得EPO額外檢索的機會。因此，可以說修改后的IREPC第一百六十四條第二款消除了向EPO提出補充國際檢索（SIS）請求時可能存在的這種后果。

根據(jù)新增的IREPC第一百六十四條第三款規(guī)定，此處“額外檢索”的方式與Euro-direct申請接受的歐洲檢索基本類似，例如適用于Euro-direct申請的對含有多項獨立權利要求的申請的檢索處理方式以及進行不完整檢索的情形和程序也完全適用于“額外檢索”。

根據(jù)新增的IREPC第一百六十四條第四款規(guī)定，此處的“額外檢索”的結果將作為EPO通知書（而不是歐洲檢索意見）的附件傳送給申請人，這也與IREPC第六十二條第一款的規(guī)定一致，因為此時申請?zhí)幱趯彶殡A段，EPO將發(fā)出通知書而不是檢索意見，即EPO的額外檢索結果不附具檢索意見。

申請人在收到EPO的額外檢索結果后，有權修改申請文件，且有權選擇已被EPO作為ISA或SISA或指定/選定局檢索過的任何發(fā)明在后續(xù)授權程序中接受審查。也就是說，就在歐洲階段被審查的發(fā)明而言，申請人的選擇不限于在國際階段被EPO檢索過的發(fā)明。如果申請人沒有在規(guī)定的期限內繳納額外檢索費，則EPO的審查部門將要求申請人在權利要求書中刪除任何未被其檢索過的發(fā)明。

需要指出的是，修改后的IREPC第一百六十四條第二款對IREPC第一百六十一條第一款的適用沒有影響。如果Euro-PCT申請中包含了被國際檢索單位書面意見或國際初審報告作出負面評價的發(fā)明，則申請人仍需要作出（強制性）回應。如果申請人在依據(jù)IREPC第一百六十一條和第一百六十二條規(guī)定的期限屆滿前修改了申請文件，例如刪除了被國際檢索單位書面意見或國際初審報告作出負面評價的發(fā)明，則EPO將認為申請人履行了IREPC第一百六十一條規(guī)定的回應義務。

對中國申請人的意義

由于中國申請人在國際階段大部分會選擇中國國家知識產權局（SIPO）作為ISA，因此其Euro-PCT申請在EPO將經(jīng)歷SES程序。由此，即將生效的新檢索程序對中國申請人的主要意義在于其在歐洲階段尋求專利保護時對保護客體的選擇有更大的靈活性和便捷性。例如，如果中國申請人在權利要求書中請求保護的部分發(fā)明因不具備單一性而在國際階段未被作為國際檢索單位的中國國家知識產權局（ISA/CN）檢索，他仍有機會在歐洲階段就此部分發(fā)明請求EPO進行檢索和審查，具體請求方式可以是根據(jù)IREPC第一百六十一條第一款的規(guī)定修改權利要求書，并根據(jù)IREPC第一百六十四條第一款的規(guī)定繳納額外檢索費，而不用另行提交分案申請，這顯然為申請人提供了便利，值得在實務中予以關注。

來源：中國知識產權報 ? ? 作者：楊興整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：www.islanderfriend.com ? IPRdaily小秘書個人微信號： 各位D友可添加“IPRdaily”的個人微信號:?iprdaily2014（驗證申請中請說明具體供職機構+姓名） 關注小D可獲更多的實務干貨分享，定期私密線下活動，更有機會加入細分專業(yè)，接地氣的知識產權圈實務社區(qū)交流群。

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