商標(biāo)“被動(dòng)使用”的法律困境

【小D導(dǎo)讀】

我國(guó)《商標(biāo)法》第31條規(guī)定，“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。這條規(guī)定是對(duì)商標(biāo)在先使用人的保護(hù)，要求他人注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，避讓“已經(jīng)使用并有一定影響”的商標(biāo)，并且不得“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)”。

而且，在司法實(shí)踐中，商標(biāo)局、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)以及法院對(duì)于這條規(guī)定的適用條件已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，即：第一，被搶注的商標(biāo)必須為未注冊(cè)商標(biāo)且屬于可注冊(cè)商標(biāo)；第二，被搶注的商標(biāo)必須為在先使用的商標(biāo)，且該使用必須為真實(shí)、合法、有效的使用，達(dá)到“使相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)、商標(biāo)所標(biāo)示的商品及商品提供者有所認(rèn)識(shí)”[1]；第三，被搶注商標(biāo)經(jīng)過(guò)使用已經(jīng)獲得一定的知名度；第四，搶注人采取了不正當(dāng)手段并具有主觀惡意。

過(guò)去幾年，在國(guó)內(nèi)知名商標(biāo)在國(guó)外頻遭搶注、國(guó)外商家借此遏制國(guó)內(nèi)對(duì)手進(jìn)入該國(guó)市場(chǎng)的時(shí)候，國(guó)內(nèi)類(lèi)似“陸虎”商標(biāo)案[2]、“索尼”商標(biāo)案[3]以及“偉哥”商標(biāo)案[4]層出不窮，國(guó)外知名商標(biāo)的中文翻譯或者簡(jiǎn)稱(chēng)也在國(guó)內(nèi)遭到頻繁的搶注。在實(shí)踐中，如何認(rèn)定在先商標(biāo)的“使用”是適用《商標(biāo)法》第31條的核心問(wèn)題，如果商標(biāo)未經(jīng)使用，就不存在“先使用權(quán)”，就更談不上他人不正當(dāng)搶注的問(wèn)題。

仔細(xì)分析上述列舉的三個(gè)典型案件，像“陸虎”、“索愛(ài)”以及“偉哥”這樣的外文商標(biāo)的中文翻譯或者簡(jiǎn)稱(chēng)作為未注冊(cè)商標(biāo)被相關(guān)公眾使用在有關(guān)商品上，其外文商標(biāo)的所有者就不得不接受這樣“被動(dòng)使用”的事實(shí)：第一，外文商標(biāo)本來(lái)就有一定的知名度，或?qū)儆隈Y名商標(biāo)；第二，翻譯或簡(jiǎn)稱(chēng)首先來(lái)自媒體或者相關(guān)公眾，當(dāng)然為相關(guān)公眾所熟知；第三，因?yàn)榕c該翻譯或者簡(jiǎn)稱(chēng)的利害關(guān)系并發(fā)生了混淆，盡管極力澄清，但公眾仍然繼續(xù)使用該翻譯或簡(jiǎn)稱(chēng)與特定來(lái)源的商品對(duì)應(yīng)，特定商品的提供者從而被動(dòng)接受該翻譯或簡(jiǎn)稱(chēng)為其中文商標(biāo)的事實(shí)；第四，雖然該中文翻譯商標(biāo)或簡(jiǎn)稱(chēng)與特定商品及其來(lái)源形成密切的聯(lián)系，被公眾當(dāng)成知名商品的特有名稱(chēng)，或者商標(biāo)指稱(chēng)特定的商品，而且有一定影響，但由于未注冊(cè)，在法律上卻是“無(wú)主”商標(biāo)[5]。正因?yàn)槿绱?，其共同的命運(yùn)就是被他人搶先注冊(cè)為商標(biāo)，使用在相同或者類(lèi)似商品上，結(jié)果造成消費(fèi)者對(duì)于商品來(lái)源的混淆。

? 一、進(jìn)退失據(jù)的法律困境 這三個(gè)案件爭(zhēng)議均涉及《商標(biāo)法》第31條“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的事實(shí)認(rèn)定。法律規(guī)定了三個(gè)事實(shí)認(rèn)定要件：“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)”、“他人已經(jīng)使用”和“有一定影響的商標(biāo)”。裁決者之間的分歧主要體現(xiàn)在對(duì)“他人已經(jīng)使用”的事實(shí)認(rèn)定方面，即：未注冊(cè)商標(biāo)由于媒體宣傳和相關(guān)公眾的使用、達(dá)成的共識(shí)與一定的商標(biāo)或者商品來(lái)源形成當(dāng)然的對(duì)應(yīng)關(guān)系，這樣的“被動(dòng)使用”是否應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為與該商標(biāo)有密切關(guān)系人的使用？換言之，《商標(biāo)法》第31條所規(guī)定的商標(biāo)使用，當(dāng)然指主動(dòng)使用，但是否應(yīng)當(dāng)包括“被動(dòng)使用”？

從三個(gè)案件已經(jīng)生效的法律判決分析，多數(shù)意見(jiàn)認(rèn)為，未注冊(cè)商標(biāo)的“被動(dòng)使用”不能認(rèn)定為與該商標(biāo)有密切關(guān)系人的使用，故判決被搶注的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)予以維持。如此，在法律上與該商標(biāo)有密切關(guān)系的人則會(huì)被置于進(jìn)退失據(jù)的困境中。從此類(lèi)案件的起因分析：第一，未注冊(cè)商標(biāo)被用來(lái)指稱(chēng)特定的商品并不是與該商標(biāo)有密切關(guān)系人的初衷，用判決書(shū)中的語(yǔ)言就是不是其“真實(shí)意思”。所以，與該商標(biāo)有密切關(guān)系的人最初并不認(rèn)同該商標(biāo)與自己或者自己商品的關(guān)系。但是，媒體和相關(guān)公眾仍然將該商標(biāo)與其及其商品聯(lián)系起來(lái)。第二，發(fā)生了他人“主動(dòng)使用”，即搶先注冊(cè)，利用與商標(biāo)有密切關(guān)系人的商譽(yù)出售相同或者類(lèi)似商品，由此產(chǎn)生或者可能產(chǎn)生市場(chǎng)混淆的情況。在這種情況下，與該商標(biāo)有密切關(guān)系的人，退無(wú)路可退，由于市場(chǎng)緊逼，消費(fèi)者普遍認(rèn)為，凡是用該商標(biāo)的商品與其有密切聯(lián)系；進(jìn)則無(wú)路可進(jìn)，因?yàn)樗艘呀?jīng)搶先注冊(cè)，將其申請(qǐng)注冊(cè)自己使用的前途堵死了[6]。為了防止混淆，唯一的出路就是提出異議、訴訟以制止他人使用。但是目前，這樣的路，也被法律堵死了。

對(duì)于上述判決結(jié)果，有些學(xué)者認(rèn)為，其一，“申請(qǐng)?jiān)谙取笔侵袊?guó)商標(biāo)制度的基本原則，這個(gè)原則動(dòng)搖不得。否則，就破壞了整個(gè)商標(biāo)制度。其二，保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)，這是中國(guó)商標(biāo)法的重要原則，未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，則是少數(shù)的例外。法院判決“申請(qǐng)?jiān)谙取比藙僭V，就是要督促遵守注冊(cè)商標(biāo)制度。其三，即使保護(hù)未注冊(cè)商標(biāo)，也是要保護(hù)那些自己宣傳和使用的商標(biāo)。產(chǎn)生于公眾領(lǐng)域的未注冊(cè)商標(biāo)被用來(lái)指向一定的商品及其來(lái)源，但與該商標(biāo)有密切關(guān)系人并沒(méi)有付出任何勞動(dòng)，如果認(rèn)定該商標(biāo)屬于他們，則對(duì)“申請(qǐng)?jiān)谙取比瞬还健?

? 二、“使用被動(dòng)”概念的引入 法律的規(guī)定往往不能與社會(huì)的發(fā)展變化保持一致的步伐。因此，有一些學(xué)者或法律實(shí)踐工作者主張，需要根據(jù)法律的基本精神及基本原則對(duì)具體的法律條文做出合理的擴(kuò)張解釋?zhuān)瑥亩鴮?shí)現(xiàn)法律與現(xiàn)實(shí)同步的基本要求。因此，對(duì)于《商標(biāo)法》第31條關(guān)于“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的理解不宜過(guò)于僵化、嚴(yán)格。即可以在結(jié)合商標(biāo)法的基本原則、并考察商標(biāo)法立法本意的基礎(chǔ)上，再結(jié)合市場(chǎng)的實(shí)際情況，根據(jù)在先使用主體的不同，將商標(biāo)的在先使用分為“主動(dòng)使用”和“被動(dòng)使用”兩種不同的情形。

商標(biāo)最基本的功能是區(qū)分商品的來(lái)源，任何“主動(dòng)使用”的目的也無(wú)非是建立這種聯(lián)系，既然現(xiàn)在“被動(dòng)使用”已經(jīng)能明確指向特定的商品及其來(lái)源，那么“被動(dòng)使用”實(shí)際上產(chǎn)生了“主動(dòng)使用”的效果[7]。因此，在今后無(wú)論是立法還是司法中，都不應(yīng)把“被動(dòng)使用”完全排除，而是應(yīng)該根據(jù)具體案件考慮“被動(dòng)使用”的影響程度，以彰顯法律的公平與公正。

? (一)理論層面 商標(biāo)的功能主要體現(xiàn)在兩點(diǎn)：第一，區(qū)分商品或者服務(wù)的來(lái)源，便于消費(fèi)者進(jìn)行選擇，維護(hù)社會(huì)正常的經(jīng)濟(jì)秩序；第二，基于消費(fèi)者對(duì)商標(biāo)或者服務(wù)的信賴(lài)?yán)娑a(chǎn)生的商品或者服務(wù)所承載的品牌價(jià)值，即商譽(yù)。保護(hù)未注冊(cè)商標(biāo)的立法本意不但在于保護(hù)在先使用人本人的利益，更重要的是保護(hù)商標(biāo)所載有的商譽(yù)、一般公眾基于該商譽(yù)對(duì)特定生產(chǎn)商或服務(wù)提供者的信賴(lài)?yán)?，以及依?jù)誠(chéng)實(shí)信用原則維護(hù)正常的市場(chǎng)交易秩序。

在“被動(dòng)使用”的情形下，相關(guān)公眾主動(dòng)在商標(biāo)、商標(biāo)所標(biāo)示的商品以及商品的提供者之間形成了相應(yīng)的認(rèn)識(shí)，從而使相關(guān)的標(biāo)志起到了商標(biāo)區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的基本功能，客觀上可以認(rèn)定為在先的商標(biāo)使用行為；同時(shí)，相關(guān)公眾基于該標(biāo)志對(duì)特定商品或服務(wù)提供者提供的特定商品或服務(wù)的信賴(lài)已客觀存在，基于誠(chéng)實(shí)信用的基本原則，法律亦應(yīng)對(duì)該種客觀存在提供相應(yīng)的保護(hù)[8]。

(二)司法實(shí)踐層面 結(jié)合我國(guó)目前的司法實(shí)踐，根據(jù)我國(guó)商標(biāo)法對(duì)于采取不正當(dāng)手段進(jìn)行搶注商標(biāo)的行為，被搶注人只能選擇第31條維護(hù)自己的合法權(quán)益。因?yàn)槟壳八痉▽?shí)踐已經(jīng)明確排除了被搶注人選擇《商標(biāo)法》第41條第1款為依據(jù)，以私權(quán)受到侵害為由提起行政訴訟的機(jī)會(huì)。因此，如果對(duì)于《商標(biāo)法》第31條施以過(guò)于苛刻的條件，被搶注人的利益將難以維護(hù)，則不符合商標(biāo)法“保護(hù)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，促使生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)者保證商品和服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)商標(biāo)信譽(yù)，以保障消費(fèi)者和生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)者的利益，促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展”的立法本意。

(三)司法保護(hù)優(yōu)先 “保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)”是商標(biāo)法的一般原則。對(duì)于商標(biāo)的保護(hù)，我國(guó)采用的是行政和司法保護(hù)雙軌制。行政保護(hù)側(cè)重于商標(biāo)的申請(qǐng)、分類(lèi)注冊(cè)、公告、變更、續(xù)展、撤銷(xiāo)和注銷(xiāo)，以及轉(zhuǎn)讓等。在商標(biāo)行政管理部門(mén)的檔案系統(tǒng)中注冊(cè)的商標(biāo)，可以?xún)?yōu)先得到保護(hù)，這是行政管理的制度特點(diǎn)決定的。商標(biāo)的司法保護(hù)，一方面要維護(hù)商標(biāo)行政管理制度的合法性和穩(wěn)定性，另一方面則要對(duì)行政管理制度進(jìn)行必要的補(bǔ)充和制衡。如果兩種保護(hù)的內(nèi)容完全重合、同質(zhì)化，則失去了國(guó)家設(shè)立司法保護(hù)制度的必要性。司法保護(hù)是對(duì)行政保護(hù)的必要補(bǔ)充和制衡。所以，法院要更多地考慮商標(biāo)法特別原則的適用。對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)，法院要比商標(biāo)行政機(jī)構(gòu)給予更多的考慮和保護(hù)。除了商標(biāo)法有特別規(guī)定之外，未注冊(cè)商標(biāo)的使用是允許的，也是大量存在的，其實(shí)際數(shù)量不一定少于注冊(cè)商標(biāo)。注冊(cè)公告中有許多不使用的“死商標(biāo)”。相反，市場(chǎng)中則有不少經(jīng)過(guò)競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期使用取得顯著性，與一定商品及其來(lái)源形成密切關(guān)系的但未注冊(cè)的“活商標(biāo)”。這樣的“活商標(biāo)”有待于經(jīng)過(guò)法院認(rèn)定確權(quán)和維權(quán)然后納入商標(biāo)注冊(cè)和保護(hù)制度當(dāng)中[9]。

(四)外國(guó)立法層面 被動(dòng)使用的概念在美國(guó)的司法實(shí)踐中早巳被采用。在“BUG”案中，大眾公司一經(jīng)典性轎車(chē)的正式名稱(chēng)為“TYPE1” (一型)或者后來(lái)使用的“BEETLE”(甲蟲(chóng))。但是公眾一般叫它“BUG”。問(wèn)題的關(guān)鍵是最先使用這個(gè)名稱(chēng)的是消費(fèi)者，而非大眾公司。但是在該案中，法院的傾向性觀點(diǎn)是：消費(fèi)者建立的這種聯(lián)系在這種情形下應(yīng)當(dāng)?shù)玫奖Ｗo(hù)[10]。因?yàn)榧词箼?quán)利請(qǐng)求人沒(méi)有直接使用商標(biāo)別名，但法院通常認(rèn)定相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)別名的使用產(chǎn)生了一種可受保護(hù)的權(quán)利，這種可受保護(hù)的權(quán)利應(yīng)當(dāng)歸屬于原始的商標(biāo)權(quán)人，故這種他人的公開(kāi)使用應(yīng)保證權(quán)利人的利益。從某種意義上說(shuō)，這種相關(guān)公眾的使用可以合理地被認(rèn)為是相關(guān)公眾代表權(quán)利人使用該標(biāo)識(shí)。

? 三、認(rèn)定未注冊(cè)商標(biāo)的使用 使用是商標(biāo)的靈魂。商標(biāo)只有通過(guò)使用才能發(fā)揮其標(biāo)識(shí)商品來(lái)源的功能，才能承載商家的信譽(yù)。我國(guó)《商標(biāo)法實(shí)施條例》第3條規(guī)定：“商標(biāo)法和本條例所稱(chēng)商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中”。有學(xué)者就指出，我國(guó)商標(biāo)法對(duì)使用一詞的定義范圍非常廣泛，不但包括在生產(chǎn)、銷(xiāo)售中的直接使用，還包括在廣告、商業(yè)文函乃至出口中的間接使用，既包括商標(biāo)注冊(cè)人的使用，又包括侵權(quán)人對(duì)商標(biāo)的使用[11]。因此，對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)“使用”的認(rèn)定也應(yīng)如此。

結(jié)合相關(guān)學(xué)者的意見(jiàn)，我們認(rèn)為，商標(biāo)法上未注冊(cè)商標(biāo)的使用應(yīng)是真誠(chéng)的、公開(kāi)的，并能夠?qū)崿F(xiàn)商標(biāo)主要功能、具有一定規(guī)模的使用。它包括兩方面內(nèi)容，從主觀方面講，必須具有真誠(chéng)的使用意圖，即必須具有行銷(xiāo)于市、從事貿(mào)易活動(dòng)的目的。從客觀方面講，應(yīng)具有將商標(biāo)用于商品或其包裝、容器、標(biāo)貼、說(shuō)明書(shū)、價(jià)目表或其他類(lèi)似對(duì)象上，進(jìn)而持有、陳列、散布、出口等行為；或者具有在服務(wù)的推銷(xiāo)或廣告宣傳中使用或予以展示的行為。具體來(lái)說(shuō)，主要有以下幾個(gè)方面：

(一)必須在中國(guó)大陸地區(qū)真實(shí)善意的使用 眾所周知，商標(biāo)權(quán)具有地域性，即一個(gè)國(guó)家或地區(qū)依照其本國(guó)的商標(biāo)法或本地區(qū)的商標(biāo)條約所授予的商標(biāo)權(quán)，僅在該國(guó)或該地區(qū)有效，對(duì)他國(guó)或該地區(qū)以外的國(guó)家沒(méi)有約束力。同樣道理，《商標(biāo)法》第31條規(guī)定的未注冊(cè)商標(biāo)的“已經(jīng)使用”也應(yīng)當(dāng)具有地域性，應(yīng)當(dāng)是在我國(guó)地域內(nèi)的使用，而不包括我國(guó)境外。即“已經(jīng)使用”的地域范圍應(yīng)該是與商標(biāo)權(quán)的地域范圍相一致，也就是適用《商標(biāo)法》的地域范圍，即中國(guó)大陸地區(qū)，不包括港、澳、臺(tái)。這點(diǎn)可以在“HYSTERIC”商標(biāo)行政糾紛案中體現(xiàn)[12]。

而且，就商標(biāo)權(quán)的獲得及維持而言，商標(biāo)使用行為還應(yīng)當(dāng)是在真實(shí)的主觀狀態(tài)下進(jìn)行善意的使用，而不能僅為了保留和維持商標(biāo)權(quán)利而進(jìn)行“象征性”使用，比如僅在少量的業(yè)務(wù)資料上使用，或?yàn)榱司S持商標(biāo)權(quán)效力而象征性的在廣告宣傳中使用。商標(biāo)使用總的原則是：“不能僅僅是為了應(yīng)付使用義務(wù)而進(jìn)行的象征性使用，例如偶爾發(fā)一小批貨，在報(bào)紙上聲明一下商標(biāo)的歸屬，應(yīng)該都不屬于正常的商業(yè)性使用”[13]。

? (二)必須是“主動(dòng)使用” 這就要求未注冊(cè)商標(biāo)“已經(jīng)使用”的方式應(yīng)當(dāng)是具體的、具有商業(yè)意義的。根據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施條例》第3條的規(guī)定，“使用”包括：第一，直接附著于商品、商品包裝或者容器上的使用，或者在商業(yè)廣告、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等其他商業(yè)文件中的間接使用；第二，注冊(cè)商標(biāo)所有人的自行使用或者是商標(biāo)權(quán)人以外的第三人被許可使用、與商標(biāo)所有人有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的人的使用；第三，商品或服務(wù)經(jīng)銷(xiāo)商中的使用或者是產(chǎn)品銷(xiāo)售前的使用，如廣告宣傳等。以上的使用，無(wú)論是直接使用、間接使用、商標(biāo)權(quán)人使用、第三人使用亦或是售前使用，都屬于企業(yè)“主動(dòng)使用”未注冊(cè)商標(biāo)的情況，也就是“已經(jīng)使用”的方式不包括商標(biāo)“被動(dòng)使用”，即不包括媒體宣傳報(bào)道或是相關(guān)公眾的使用。

(三)必須滿足“標(biāo)志、對(duì)象、出處”的對(duì)應(yīng)關(guān)系 關(guān)于商標(biāo)的定義，有多種不同的表述，但各種不同的表述均包含了商標(biāo)的三個(gè)核心要素：標(biāo)記、對(duì)象(商品或服務(wù))、出處(生產(chǎn)者或經(jīng)營(yíng)者)。商標(biāo)使用的目的可以有很多，可以是基于自我欣賞，可以是描述性或指示性使用，但商標(biāo)法規(guī)制的商標(biāo)使用行為應(yīng)當(dāng)是為了識(shí)別商品來(lái)源的使用。也就是，商標(biāo)使用必須是商標(biāo)所有人在他自己的商品或服務(wù)上使用商標(biāo)，從而形成標(biāo)志、商品或服務(wù)、生產(chǎn)者或經(jīng)營(yíng)者三者之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，缺一項(xiàng)商標(biāo)使用便不可成立。即達(dá)到使相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)、商標(biāo)所標(biāo)示的商品或者服務(wù)及商品或者服務(wù)的提供者有所認(rèn)識(shí)[14]。正如有些學(xué)者指出，離開(kāi)了商品或服務(wù)，所謂商標(biāo)就是一種毫無(wú)意義的符號(hào)；離開(kāi)了生產(chǎn)者或經(jīng)營(yíng)者，不但無(wú)從判斷商品或服務(wù)的來(lái)源，依附于商標(biāo)的權(quán)利義務(wù)也就失去了主體

? (四)必須是商業(yè)性使用 《商標(biāo)法》第31條“已經(jīng)使用”中的“使用”，應(yīng)該是指嚴(yán)格的商業(yè)性使用，以商品行銷(xiāo)為目的，即通過(guò)“使用”，使該商標(biāo)具有了指示商品或者服務(wù)的出處乃至產(chǎn)品質(zhì)量的功能?！吧虡?biāo)使用通常被理解為帶有商標(biāo)的商品的銷(xiāo)售”或者“是指將符號(hào)用于商業(yè)活動(dòng)中并起到區(qū)分商品來(lái)源的作用”[16]。成就商標(biāo)權(quán)的使用之所以必須與商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)聯(lián)，是因?yàn)椤吧虡?biāo)所承載的商譽(yù)，系通過(guò)商標(biāo)的使用而獲得，某一具體的商標(biāo)，只有在與特定產(chǎn)品或者服務(wù)聯(lián)系在一起并且提供給市場(chǎng)上的消費(fèi)者的時(shí)候，才有可能獲得消費(fèi)者的積極評(píng)價(jià)，從而積累和增加與之相關(guān)的商譽(yù)”[17]。

? 四、總結(jié)與建議 “商標(biāo)的生命在于使用”。換言之，商標(biāo)的功能與價(jià)值，只有在實(shí)際使用中才能得到體現(xiàn)。體現(xiàn)在法律和司法實(shí)踐中，則表現(xiàn)為商標(biāo)的使用，或是商標(biāo)權(quán)取得的前提，或是商標(biāo)權(quán)持續(xù)的要件，或是商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的必備因素等，其重要性不言而喻[18]。

如前所述，我國(guó)《商標(biāo)法》第31條所規(guī)定的商標(biāo)使用，僅僅指主動(dòng)使用，不包括“被動(dòng)使用”的情形。換言之，未注冊(cè)商標(biāo)由于媒體宣傳和相關(guān)公眾的使用而達(dá)成的共識(shí)與一定的商標(biāo)或者商品來(lái)源形成當(dāng)然的對(duì)應(yīng)關(guān)系，這樣的“被動(dòng)使用”不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為與該商標(biāo)有密切關(guān)系人的使用。所以，像“陸虎”、“索愛(ài)”以及“偉哥”這樣的外文商標(biāo)的中文翻譯或者簡(jiǎn)稱(chēng)作為未注冊(cè)商標(biāo)的使用就不能認(rèn)定為與商標(biāo)有密切關(guān)系人的使用。

但是，如此一來(lái)，在法律上與該商標(biāo)有密切關(guān)系的人則會(huì)置于進(jìn)退失據(jù)的困境中。那作為未注冊(cè)商標(biāo)的密切關(guān)系人，應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)？以下提出幾點(diǎn)建議。

(一)利用好商標(biāo)異議程序 申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查，凡符合《商標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定的，予以初步審定和公告。初步審定不等于核準(zhǔn)注冊(cè)，還需要經(jīng)過(guò)公告異議程序才能決定是否核準(zhǔn)注冊(cè)。自公告之日起3個(gè)月內(nèi)，任何人都可以對(duì)初步審定的商標(biāo)提出異議，這一程序稱(chēng)為商標(biāo)異議。異議的理由可以是該商標(biāo)不符合積極條件，也可以是其在消極條件上的缺陷。異議申請(qǐng)人沒(méi)有限制，可以是任何人。異議申請(qǐng)經(jīng)商標(biāo)局裁定后，當(dāng)事人對(duì)裁定不服的，可以自收到通知之日起30日內(nèi)向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)復(fù)審。當(dāng)事人對(duì)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)做出的復(fù)審決定不服的，可以自收到通知之日起30日內(nèi)向人民法院起訴。

現(xiàn)在，大多數(shù)公司或企業(yè)都設(shè)有法務(wù)部門(mén)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門(mén)，尤其是一些跨國(guó)公司。那么，這些公司的部門(mén)相關(guān)人員就應(yīng)該適當(dāng)注意與其競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域的相關(guān)對(duì)手的商標(biāo)申請(qǐng)狀況。如果有搶注其商標(biāo)的中文或外文翻譯、簡(jiǎn)稱(chēng)、縮寫(xiě)、別稱(chēng)等，就應(yīng)及時(shí)提出商標(biāo)異議，充分利用好訴前程序，盡量解決問(wèn)題。

(二)商標(biāo)的中外文翻譯、簡(jiǎn)稱(chēng)、縮寫(xiě)等都要注冊(cè) 如果企業(yè)的商標(biāo)有中文和外文、簡(jiǎn)稱(chēng)、縮寫(xiě)等，在申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，應(yīng)當(dāng)把這些相關(guān)的商標(biāo)都進(jìn)行注冊(cè)。否則，其中之一可能會(huì)被人搶注。

正如前面提到的，像“陸虎”、“索愛(ài)”、“偉哥”，并不是企業(yè)自身使用的，而是若干媒體在報(bào)道、評(píng)論中或者消費(fèi)者的使用，那么作為與這些標(biāo)識(shí)有密切關(guān)系的企業(yè)或個(gè)人也應(yīng)當(dāng)及時(shí)將該慣用的商標(biāo)稱(chēng)呼在中國(guó)注冊(cè)為商標(biāo)。

(三)外文商標(biāo)的多種譯法也應(yīng)及時(shí)注冊(cè) 由于英文詞匯常常具有一詞多義的特征，而中文詞匯的用法也十分豐富，在對(duì)外文進(jìn)行翻譯的時(shí)候有音譯和意譯等多種翻譯方法，這就常常導(dǎo)致同一個(gè)外文詞匯對(duì)應(yīng)多種不同的翻譯結(jié)果。如“LAND ROVER”商標(biāo)的中文翻譯有“羅浮”、“蘭德·羅孚”、“陸虎”、“路虎”等多種譯法；“Viagra”商標(biāo)的中文翻譯也有“萬(wàn)艾可”、“威爾剛”、“偉哥”等。那么在注冊(cè)好相關(guān)外文商標(biāo)后，對(duì)一些有可能被他人注冊(cè)的中文翻譯商標(biāo)也要進(jìn)行注冊(cè)，以免遭他人搶注。

(四)做好防御商標(biāo)戰(zhàn)略 企業(yè)應(yīng)著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略思考，為了在更多的商品或服務(wù)上獨(dú)占使用某一商標(biāo)，則應(yīng)在多個(gè)類(lèi)別進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)。

索尼愛(ài)立信(中國(guó))公司在2008年1月14日才開(kāi)始在各類(lèi)商品上進(jìn)行注冊(cè)“索愛(ài)”商標(biāo)。可是到目前為止，像“索愛(ài)”、“索愛(ài)ING”、“索愛(ài)SORE”、“索愛(ài)無(wú)限”等59個(gè)商標(biāo)已經(jīng)被26個(gè)不同的權(quán)利人注冊(cè)成功，而且主要集中在第9類(lèi)商品的注冊(cè)上。

注釋 [1]參見(jiàn)《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問(wèn)題的解答》第2條。 [2]參見(jiàn)北京市第一中級(jí)人民法院(2011)一中行終字第336號(hào)行政判決書(shū)。 [3]參見(jiàn)北京市高級(jí)人民法院(2008)高行終字第717號(hào)行政判決書(shū)。 [4]參見(jiàn)北京市高級(jí)人民法院(2007)高民終字第1685號(hào)民事判決書(shū)。 [5]李靜冰：《外文商標(biāo)的中譯或簡(jiǎn)稱(chēng)被搶注的法律困境》，載《中華商標(biāo)》，2010年第1期。 [6]同[5]。 [7]楊敏：《‘HYSTERIC’商標(biāo)行政糾紛案引發(fā)的<商標(biāo)法>第三十一條適用的再思考》，載《電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2010年第11期。 [8]王東勇：《搶注未注冊(cè)商標(biāo)之‘在先使用’的司法認(rèn)定》載《電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)》，2011年第7期。 [9]同[5]。 [10][美]羅伯特．P．墨杰斯等著，奇筠等譯：《新技術(shù)時(shí)代的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》，中國(guó)政法大學(xué)出版社，2003年版，第189-190頁(yè)。 [11]黃暉：《商標(biāo)法》，法律出版社，2004年版，第15頁(yè)。 [12]參見(jiàn)北京市第一中級(jí)人民法院(2006)一中行初字第191號(hào)行政判決書(shū)。 [13]同[11]。 [14]劉書(shū)瓊：《如何認(rèn)定<商標(biāo)法>第31條中的商標(biāo)‘使用’——兼評(píng)‘陸虎’商標(biāo)案》，載《中華商標(biāo)》，2011年第8期。 [15]吳漢東等著：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)基本問(wèn)題研究(分論)》，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2009年3月第2版，第341頁(yè)。 [16]文學(xué)：《商標(biāo)使用與商標(biāo)保護(hù)研究》，法律出版社2008年版，第19頁(yè)。 [17]李明德：《商譽(yù)、商標(biāo)和制止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)》，載中國(guó)社會(huì)科學(xué)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心等編：《<商標(biāo)法>修訂中的若干問(wèn)題》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2011年版，第115頁(yè)。 [18]金艷娟：《商標(biāo)使用的認(rèn)定——以美國(guó)、日本、臺(tái)灣地區(qū)比較為視角》，華東政法大學(xué)碩士論文，2011年。

來(lái)源：中華商標(biāo) ? ?作者：魯維佳 ? 上海大學(xué)法學(xué)院整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：islanderfriend.com ? IPRdaily小秘書(shū)個(gè)人微信號(hào)： 各位D友可添加“IPRdaily”的個(gè)人微信號(hào):?iprdaily2014（驗(yàn)證申請(qǐng)中請(qǐng)說(shuō)明具體供職機(jī)構(gòu)+姓名） 關(guān)注小D可獲更多的實(shí)務(wù)干貨分享，定期私密線下活動(dòng)，更有機(jī)會(huì)加入細(xì)分專(zhuān)業(yè)，接地氣的知識(shí)產(chǎn)權(quán)圈實(shí)務(wù)社區(qū)交流群。商標(biāo)“被動(dòng)使用”的法律困境

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