企業(yè)真正懂『利用專利檢索』就可降低風(fēng)險及創(chuàng)造利潤

 

【小D導(dǎo)讀】

專利這門工作，需要的就是一步一腳印的血汗工夫，尤其「檢索」這個很辛苦但是很重要的基本馬步，卻長年經(jīng)常被我國廠商蓄意性忽視。

 

專利檢索需要貫通性全盤認(rèn)識，從創(chuàng)意點子、RD研發(fā)到協(xié)助廠商做更完善的產(chǎn)品開發(fā)策略，方能了解其重要性。我國ICT廠商憑藉優(yōu)異代工製造技術(shù)，往往可以很快為企業(yè)取得『第一桶金』，然而賺了錢卻不願花錢買保險—經(jīng)營IP智財(包括：自我研發(fā)及向外購買)，以致讓競爭對手端出幾件專利武器就擺平了。

 

技術(shù)前案的狀態(tài)都搞不清楚，不知道同業(yè)做過甚麼，短期來看，企業(yè)會踩到地雷；長期來看，無法擬定正確的發(fā)展策略。這也是國內(nèi)企業(yè)做了半世紀(jì)的代工，始終無法大步向前的主因之一吧！ ? 專利，可以避險

 

在進入正題前，先拿一個真實的案例做引言。某家OEM大廠總部某日收到一封信，對方自稱手上握有美國專利，而該廠某項放置汽車儀表板上的活動基座，其掛鉤侵犯了發(fā)信者的該項專利。該OEM大廠的法務(wù)部門必須為這件事?lián)艹鰝€二天的工時來處理。如果用精準(zhǔn)的作業(yè)成本方式來攤提人力支出，保守估算兩萬元。不只如此，智權(quán)部門、工廠主管、設(shè)計代表、業(yè)務(wù)代表也必須一起找來開會，拖拖拉拉的半天會議，所有與會人員的工時成本再估算個三萬元。會後，專利部門工程師乖乖地回去翻字典，很辛苦地讀完該專利說明書，出具書面意見；設(shè)計部門必須著手變更設(shè)計；工廠端重新開模、備料，變更產(chǎn)線流程，估算再耗五十萬元。美國發(fā)貨倉庫中堆放的存貨，通通就地銷毀，大約損失美金十五萬。除此之外，聲稱專利權(quán)遭到侵害的苦主，只要了區(qū)區(qū)五萬美金的賠償。衡量後續(xù)龐大的法律訴訟費用，該廠決定付錢了事。

 

簡單地寫了這筆糊塗帳，不需另花時間加總，因為再簡單的腦袋也猜得出來，該大廠為了專利蟑螂的一封信而損失數(shù)百萬新臺幣。蟑螂之可惡無庸置疑，但是對於一間在代工業(yè)已稍有規(guī)模的公司，其實只要願意稍微花些成本，建置完整的專利檢索系統(tǒng)，配置適當(dāng)訓(xùn)練的專業(yè)人員，在PM開出NRE前，可以先行發(fā)覺該產(chǎn)品的專利地雷，進而採取規(guī)避設(shè)計。根據(jù)美國專業(yè)的專利檢索公司Landon IP估計，類似的專利檢索大約兩天時間，可以做出相當(dāng)完整的專利全景地圖（patent landscape），該大廠可以根據(jù)檢索結(jié)果而放心的開工生產(chǎn)，進而避免後續(xù)數(shù)百萬臺幣的損失。這樣的檢索委託專利檢索公司大約索價一千美元左右（註一）。這還是委託美國專業(yè)公司的行情，如果公司願意用心，其實有更簡單、低廉的方式。投資非常的精簡，但效益卻是十分劃算。對於成天面對美日歐廠商追索專利侵權(quán)賠償?shù)呐_灣中小型電子廠商，或許應(yīng)該認(rèn)真檢討在這方面是不是有更多的努力空間。

 

善用專利檢索，可以創(chuàng)富

 

國內(nèi)從事智財權(quán)服務(wù)的相關(guān)業(yè)者否有自己的國際專利檢索服務(wù)，這點本文不予置評。如果只是將臺灣廠商的委託再轉(zhuǎn)包給美國的公司，那不過是一隻羊剝兩次皮。臺灣廠商在成本控制上錙銖必較的性格，在新產(chǎn)品開發(fā)已經(jīng)十分高昂的費用上，再加一筆「似乎」可有可無的專利地圖分析，老闆往往是未見其利，先見其害，自然不願意投資。更有甚者，國內(nèi)廠商所做的檢索似乎都非常的簡略，得到的檢索結(jié)果自然容易掛一漏萬。以筆者的經(jīng)驗，國內(nèi)廠商提供的專利檢索結(jié)論，不但未進一步查證相關(guān)專利案的進展?fàn)顟B(tài)，甚至連分割案已經(jīng)被核準(zhǔn)的事實都弄不清楚。在專利檢索十分不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那闆r下，任何研發(fā)投資其實都冒著極高的風(fēng)險，輕者，像前文所提某大廠幾百萬臺幣打發(fā)；重者，上億美金的權(quán)利金就得從公司的財報表上揭去。國內(nèi)當(dāng)然也有國際一流的專利事務(wù)所駐點，但以筆者個人經(jīng)驗，美國專利律師對於檢索的興趣不高，因為他們所受的訓(xùn)練是根據(jù)檢索公司提供資料，出具分析意見。甚至是等廠商被告後再來委託他們提供服務(wù)，要大型國際事務(wù)所提供專利檢索，除了索價不斐外，事務(wù)所最終還是委外處理。

 

以筆者個人的淺見，國內(nèi)上市、上櫃公司可考慮編列預(yù)算，跟專利檢索公司（如美國Landon IP是前三大檢索服務(wù)公司，連美國專利局都將檢索工作外包給該公司進行）維持長期合作關(guān)係。至於中小型公司可以在有限預(yù)算下，採用內(nèi)外分工模式，建置公司內(nèi)部的專利檢索功能。專利檢索人員不一定必須是工程背景，筆者就碰過美國某大型生物科技公司的檢索人員是「政治系」畢業(yè)的。當(dāng)然不是說以政治系所受訓(xùn)練就能勝任專利檢索工作，從業(yè)人員必須對檢視的專利範(fàn)圍有一定的瞭解跟訓(xùn)練。只是相對於工程背景，國內(nèi)廠商更該重視的是人員的英語訓(xùn)練?？萍几⑽?？似乎大多數(shù)的人都認(rèn)為科技的實力應(yīng)該來自於數(shù)理能力的提升，但是在專利這塊領(lǐng)域，筆者的感受就是專利「玩弄」語文的要求可能比一般對律師的要求更高。一個訓(xùn)練有素的專利人員可以用「velocity pads」形容自行車，所得到的結(jié)果就是把針對bicycle的科技發(fā)明保護範(fàn)圍，擴大到連嬰兒學(xué)步車都可以概括進去。對於廠商辛苦的研發(fā)投資，這種靠賣弄文字而巧取豪奪的專利保護，能提供最大的回饋。

 

中小型企業(yè)如何利用檢索

 

以中小型科技公司的規(guī)模，理想模式可考慮以訓(xùn)練內(nèi)部人緣擔(dān)綱初步檢索（Preliminary Patent Search, PPS)。這個階段工作的主要目的在於確認(rèn)「可專利性」（patentability）。某些大型公司（註二）將這個階段的目標(biāo)定義為「找出產(chǎn)品是否具有科技尖端性（state of the art）」。對於一般公司而言，這階段的主要工作在於確認(rèn)新產(chǎn)品是否有開發(fā)的價值？如何撰寫專利請求項。如果檢索齊全，本階段工作有助於直接申請美國專利局的「加速專利檢查」（accelerated examination）?？剂颗_灣公司的省錢文化，內(nèi)部檢索往往就是針對公司產(chǎn)品的主要市場。臺灣科技公司的一般習(xí)慣就是「三地」：臺灣、大陸跟美國。然以美國市場為例，在AIA施行後，專利前案範(fàn)圍擴大到任何國家、任何市場的銷售行為、出版品及刊行的專利申請案，那麼如果檢索範(fàn)圍僅限於美國本地的專利案，顯然就很容易會得到錯誤的結(jié)論，從而導(dǎo)致公司做出災(zāi)難性的開發(fā)決策。對於不願意花錢訂閱付費（subscription-based）專利資料庫的公司，專利人員應(yīng)考慮將搜索範(fàn)圍擴展至以下七大國家的專利資料庫：EP（歐洲A，B. 約從1978年起迄今，百分之六十有英文簡介），US（美國 A1, A, B1, B2. 約從1971年起），WO （智財權(quán)組織。約自1978年起迄今，百分之七十有英文簡介），JP（日本。約自1978年起迄今。英文簡介稀落，但感謝谷歌翻譯，即使連Landon公司有時也靠機器翻譯幫忙），GB（英國。約自1916年起），DE（德國。約自1989年起），F(xiàn)R（法國。約自1971年起）。另有一說：包括中國大陸CN，俄羅斯RU及加拿大CA，也需是產(chǎn)品狀況而加入檢索其官方資料庫。美國專利人員檢索大陸資料庫，可能因為語言障礙而視為挑戰(zhàn)，但對臺灣的同業(yè)而言，這倒是一個較為輕易的工作。

 

檢索的工具及技巧

 

跟一般處理美國法律案件所需進行的檢索有些不同，專利檢索一來幾乎不可能靠「純手工」來處理那麼大量的資料；再者，專利檢索通常不能只靠著檯面上現(xiàn)有的「證據(jù)」。前面段落所引述的「velocity pads」就是一個很鮮明的例子。現(xiàn)代商戰(zhàn)爾虞我詐，在專利申請書上玩弄各種玄虛，包括隱藏發(fā)明者、申請者的真實身份、以各種文字技巧描述發(fā)明及請求項，目的除不希望讓對手知道自己的研發(fā)進度外，更重要的是希望藉由撰述技巧能將專利請求範(fàn)圍擴大到最大限度。所以完整的專利檢索除了前述的七大（或十大）資料庫外，往往需要許多的不同的檢索技巧。

 

一個稱職的專利檢索者應(yīng)該在縱向及橫向上，熟悉各種的搜尋技巧。在縱向上，分類檢索（又稱「一擊必殺」，scoping search又稱「jugular search」。美國專利局的檢查員認(rèn)為這種檢索需要精準(zhǔn)到能夠找出前案分布的範(fàn)圍）、全文文義（full text）檢索、發(fā)明者檢索、指定讓渡者（asignee）檢索、引文（citation）檢索 – 以檢索結(jié)果A專利為中心，還分向前（forward）及向後（backward）。在這過程中，當(dāng)然會依產(chǎn)業(yè)別，如機械、電子、軟體、化工、生物、醫(yī)藥等行業(yè)的不同，而有不同程度的搜尋重點。例如機械發(fā)明偏重結(jié)構(gòu)，發(fā)明的歷史淵遠(yuǎn)流長，所以搜尋時，須視狀況而拉長搜尋的時間範(fàn)圍；而電子類的發(fā)明搜尋時間可能就可以從1970年代開始，當(dāng)然軟體發(fā)明需要搜尋的時間帶可能就更短。這些搜尋的工作當(dāng)然如果是在付費的專利資料庫中進行，有各式的彙整工具加以利用，效果自然是事半功倍。可惜廠商的短視近利是個「既成」的事實，即使專利武器是個有效幫助臺灣廠商轉(zhuǎn)型升級的強大武器，但是在廠商尚未因為投資專利而獲利前，希望廠商能再投資在專利資料庫上，有點像是「雞生蛋、蛋生雞」的邏輯辯證。在這個論證難題未解前，中小型廠商至少應(yīng)該對投資專利人員的訓(xùn)練有一定的決心。而專利人員在沒有資料庫的工具協(xié)助下，唯一能做的似乎也只有熟練這些搜尋的基本功夫，而利用重要市場的官方專利資料庫，分別一一檢索。耗時費工那是一定的，但其實只要熟悉基本原理，「手工業(yè)」得到的結(jié)果往往也有驚人的效果。

 

做完縱向檢索，完整的檢索結(jié)果還需要進一步做橫向的檢索。在解釋橫向檢索前，需要對「縱向」做一個簡短的說明：所謂縱向，指的是檢索結(jié)果會隨著對檢索結(jié)果的評估（evaluating）而有一步步更深入的挖掘。上段所提及的幾種檢索方法，並沒有哪一步驟孰先孰後的順序。做完縱向檢索，得到的結(jié)果是一個又一個跟目標(biāo)專利A相關(guān)的專利家族。下圖可以提供讀者對專利家族與目標(biāo)專利相關(guān)性有個初步的認(rèn)識：

 

 

pclass_10220_20141015 圖一、專利家族與目標(biāo)專利相關(guān)性（註三）

 

橫向檢索則是針對專利資料（patent literature）以外的相關(guān)文獻進行挖掘。非專利資料可以提供發(fā)明的背景、發(fā)明的細(xì)節(jié)，以及未來的發(fā)展。非專利資料可以是已經(jīng)公布的科學(xué)報告（academic journal, grade literature or dissertation)、工業(yè)期刊專文（industrial journal)、市場資訊（market information）、金融分析報告（financial information）、法律分析（legal）、新聞（press release, news）或是產(chǎn)品簡介（product literature or manual）。

 

如何培訓(xùn)專利檢索人才

 

公司內(nèi)部專利人員在有限資源下，光是一個PPS就可以忙翻天，因為除了免費的搜索引擎可以幫有限的忙外，所有的搜尋、整理、解讀，都必須依賴人力。但要一再強調(diào)的是：這種投資以臺灣目前中小企業(yè)的規(guī)模，是可以負(fù)擔(dān)的。這種人才是可以培養(yǎng)的，最重要的是這種投資是一本萬利，可以協(xié)助廠商念茲在茲的「產(chǎn)業(yè)升級」。專利檢索其實是個「錯誤」的名詞（misnomer），正確的說法應(yīng)該是「用來協(xié)助專利相關(guān)決策的技術(shù)的科技檢索」。完整且善加整理的專利檢索，可以協(xié)助廠商避免如本文一開始所舉的實例造成的損失，可以幫助廠商擬定未來產(chǎn)品的發(fā)展策略，可以協(xié)助廠商避免對手的侵權(quán)追償。臺灣以高科技廠商的製造實力自豪，但是我們的廠商卻長期忽略對專利工具、策略的投資。等到國際大廠紛紛以臺廠為代宰肥羊，盡情掠奪後，臺灣廠商開始驚覺專利作為產(chǎn)業(yè)競爭武器，竟有如此強大威力。

 

但即便如此，目前廠商對專利的投資，似乎還停留在雇用幾個專利工程師，找找Google patent資料庫，申請一些花俏的設(shè)計專利，即覺得滿意的狀態(tài)。專利檢索不是找人寫寫英文專利申請書那麼簡單。理工科系畢業(yè)的學(xué)生或許對科技有一定的瞭解，但如果只是放牛吃草，不給予進一步的教育訓(xùn)練，得到的結(jié)果就往往是要找「bicycle」的專利，也只能找到「bicycle」，而不可能突破到搜尋「velocity pads」的程度。我不知道究竟是理工科系的人來從事專利工作比較好，還是文法科系的人來從事專利工作比較好。專利理應(yīng)是跨科際的整合應(yīng)用，任何一個專業(yè)畢業(yè)的人要從事這門行業(yè)，都不可能故步自封，而必須跨出腳步，接受更多更嚴(yán)格的訓(xùn)練。筆者在接受Landon公司的檢索訓(xùn)練時，講師一再強調(diào)的是「同義詞」thesaurus對full text檢索的重要性。也就是說：如果專利工作的基本功夫是專利檢索，那專利檢索除了對科技需要有一定瞭解外，對文字（英文）的敏感度也不可能偏廢。這點恰巧也是國內(nèi)年輕學(xué)子們深深欠缺的。

 

檢索工具是公司開創(chuàng)藍(lán)海的利器

 

談完公司內(nèi)部的PPS工作，感嘆的是即使這種本輕利重，甚至是一本萬利的投資，許多廠商已經(jīng)皺起眉頭，遑論接下來要談的專利無效（invalidity）、專利侵權(quán)（infringement）及產(chǎn)品空間（clearance，又稱Freedom to Operate FTO）。這些目標(biāo)的專利檢索更專業(yè)（同時也需要更大投資），有意願投資的廠商可能更如鳳毛麟角。對這類的檢索工作，即便如Smucker（美國食品界龍頭）這類國際大廠也是委託外界專業(yè)事務(wù)所進行。因為這類的投資所費不貲，所需的專業(yè)人才更專精。談了這些關(guān)於專於檢索的投資，究竟投資專利檢索的效益如何？當(dāng)初微軟要投資遊戲機生產(chǎn)前，市場的前三大公司分別是任天堂、新力及Sega。微軟委託專利檢索公司對三家公司的專利佈局進檢視，發(fā)現(xiàn)Sega在專利佈局上較為鬆散。於是微軟進一步分析Sega的專利弱點，以上述complex patent family所得結(jié)論，進一步歸納出所謂的「計量專利空間分析」（qualitative patent whitespace analysis），從而在Sega尚未佈局的市場空間積極申請專利。此一策略最終導(dǎo)致Sega在推出備受好評的Dreamcast遊戲機後無以為繼，因為微軟已經(jīng)在Sega的產(chǎn)品發(fā)展路徑上，佈滿了專利地雷，從而使得Sega不得不退出遊戲機此一龐大產(chǎn)業(yè)，只能專注在軟體遊戲的開發(fā)。

 

臺灣廠商談升級、轉(zhuǎn)型已經(jīng)有廿年了。除了代工外，臺廠在開拓新事業(yè)這條路上，一直都有事倍功半之嘆。在研發(fā)這條路上固然是吃力不討好，臺廠受限於財力、人力、市場規(guī)模，很難奢望可以跟國際一線廠商一較短長。但如果能重視專利這項工具，是可以利用專輔助公司進行更有效的研發(fā)投資。但專利這門功課，除了講究有心投資、有財力投資外，如何投資更是一門學(xué)問。而專利檢索以筆者的認(rèn)知，就是利用專利工具必具的基本功夫。這點以我對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的初淺認(rèn)知，廠商在人才培育及知識累積上，都還有很大的努力空間。(5068字；圖1)

 

註一：此一價碼是一般行情，每個案件不同，每家檢索公司的服務(wù)專長不同，所以千萬不要因為找不到類似行情，而回來責(zé)怪我給錯訊息。

 

註二：這是Smucker公司的專利部門分工規(guī)劃。

 

註三：Landon IP: Art & Science of Patent Searching. 這個截圖是自蘭登公司講義中摘錄，是Orbit資料庫中的特殊功能，可以協(xié)助檢索人員瞭解檢索案標(biāo)的所牽涉到的所有相關(guān)專利家族分布狀況。

 

科技產(chǎn)業(yè)資訊室 – 舒安居律師 發(fā)表於 2014年10月15日 本文的作者是美國律師，受過專利檢索訓(xùn)練(Landon IP)，提出的說法沒深奧理論，但確實是過來人的實用經(jīng)驗分享。

 

整理：IPRdaily 趙珍 網(wǎng)站：islanderfriend.com

 

 

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