專利中介機構在知識產(chǎn)權戰(zhàn)略中的作用

【小D導讀】 ?

在全國來說，知識產(chǎn)權中介服務的體系和中介服務的行業(yè)還是比較小，跟企業(yè)相比，我們?nèi)藬?shù)也比較少，從業(yè)人員比較少，規(guī)模也不是特別大。當然我們事務所算是國內(nèi)最大的，有470個人，但是一般來說，做知識產(chǎn)權中介服務的就是幾個人或者幾十個人居多。

我們國家知識產(chǎn)權戰(zhàn)略實施比喻成一個火箭發(fā)射的過程，我個人理解我們中介機構可以在里面起到助推器的作用。我們國家實施知識產(chǎn)權戰(zhàn)略的主要目的就是提升知識產(chǎn)權應用、創(chuàng)造和保護的能力。在實現(xiàn)這個目標的時候，我們的角色里面有幾個部分，我們很重要的一個就是政府，政府在實施國家知識產(chǎn)權戰(zhàn)略過程中起到了很重要的作用，主要是完善或者是搭建一個知識產(chǎn)權的制度體系。使得我們的企業(yè)作為一個創(chuàng)新的主體能夠在比較好的制度的體系下充分發(fā)揮我們創(chuàng)新的能力。以知識產(chǎn)權為依托，以高新技術為核心，從很小的企業(yè)走到現(xiàn)在很成功、也很有規(guī)模的一個企業(yè)。

知識產(chǎn)權中介機構服務的內(nèi)容做了一個分類、概括：

第一個是知識產(chǎn)權的獲權和確權代理服務。主要是商標的代理機構和版權的代理機構和職務新品種權代理機構。

第二個是知識產(chǎn)權法律服務，這個范圍比較寬，我們把它理解為知識產(chǎn)權的訴訟代理和知識產(chǎn)權的合同的起草和合同的審核，以及知識產(chǎn)權方面的法律咨詢服務。比如說碰到侵權糾紛了，希望中介機構出具一個法律鑒定書。這是一個法律服務。

第三個是推廣應用服務，主要是指的我們的許可，專利、商標和版權這些知識產(chǎn)權的許可和轉(zhuǎn)讓，還有投融資的一些服務。

第四個資產(chǎn)評估服務，這是資產(chǎn)評估師和資產(chǎn)評估事務所做的事。在交易、轉(zhuǎn)讓許可上市之前，請他們對價值做一個評估。

第五信息服務，任何一家從事研發(fā)的企業(yè)都不是白手起家，都是在別人研發(fā)的基礎上來做，他有一個專利信息檢索和分析的工作。當然這些工作在國外有很多大公司是自己知識產(chǎn)權部里面有相當?shù)娜嗽趶氖虑閳?、信息分析工作。在國?nèi)我們可以有一些中介機構專門做專利數(shù)據(jù)分析，包括專利地圖。這方面的工作有一些專業(yè)的機構做得也相當不錯。

中介機構參與知識產(chǎn)權戰(zhàn)略的實施，第一，中介機構可以參與企業(yè)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略的制訂。現(xiàn)在比較大一點的或者有規(guī)模的企業(yè)都需要有自己的知識產(chǎn)權的戰(zhàn)略。但是制訂這項工作也是一個很復雜的工作，大的企業(yè)，華為這種公司他們自己有能力做，但是很多中小企業(yè)還是借助于中介機構的協(xié)助和幫助，能夠使得知識產(chǎn)權的戰(zhàn)略制定和管理體系更方便、更快捷。你在市場上的主要競爭對手現(xiàn)在的產(chǎn)品和技術是一個什么狀況。還有一個是自身的知識產(chǎn)權，現(xiàn)在有的大公司有很多專利，你需要做一個分析，如果是小一點的公司，可能就是幾件專利或者是十幾件專利，這比較簡單。另外一個，你未來一段時間重點發(fā)展的技術領域里面，你準備從哪幾個角度進行專利的布局和分析。這些都是企業(yè)制訂知識產(chǎn)權戰(zhàn)略的時候可以考慮的要點。

另外，中介機構參與企業(yè)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略是實施。知識產(chǎn)權實施主要還是從知識產(chǎn)權戰(zhàn)略綱要的角度來說，分四個部分，一個是知識產(chǎn)權戰(zhàn)略的創(chuàng)造、管理、應用和保護。我們覺得中介機構在這四個環(huán)節(jié)里面都能夠發(fā)揮自己的一些作用。其中當然比較多的是在知識產(chǎn)權創(chuàng)造中的作用，我作為一個專利代理人，從這個角度來說，還是能夠幫助企業(yè)做很多工作，其中專利代理人一個優(yōu)勢就是技術背景和專利的專業(yè)知識，這兩者良好的結合。因為作為一個專利代理人通常都需要很強的技術背景，各個領域都有。我們現(xiàn)在博士學位的有三十多個，其中包括很多最新的技術領域，包括通訊的、電子的、計算機的、生物制藥的、化學的、材料的、汽車的、精密儀器的。各個領域的專業(yè)人員他首先有很強的專業(yè)背景，然后還需要經(jīng)過專業(yè)知識的培訓，參加國家知識產(chǎn)權局的考試，考試完了以后還要實習一年以后，才可以拿到執(zhí)業(yè)證進行執(zhí)業(yè)。中介機構在幫助企業(yè)進行知識產(chǎn)權創(chuàng)造的過程中能夠發(fā)揮比較獨特的作用。我列舉了幾項，第一，可以對企業(yè)的研發(fā)人員進行知識產(chǎn)權的培訓。這也是我們一個代表，我們替一些現(xiàn)在我們服務的對象很多是國外的跨國公司和他們在中國的研發(fā)中心。我們幫他們進行內(nèi)部員工的培訓，使他們增加對專利知識的了解，知道怎么在日常的工作中挖掘發(fā)明創(chuàng)造，提升為一個專利。第二個是為發(fā)明創(chuàng)造構筑一個合理的保護范圍。通常他懂技術，對專利不是很了解，根據(jù)他公開披露的一個具體的技術方案，給他構筑一個比較合理的保護范圍，是專利代理的一項重要工作。撰寫說明書等等，這些可以幫助企業(yè)做的。第二個，如何為國外申請專利提供咨詢。有一些企業(yè)對國內(nèi)申請專利比較了解，但是對國外申請專利，美國、日本、歐洲、美國國家的專利制度都有自己的特點，如果企業(yè)不了解，很難能夠很順利的到這些國家申請專利，獲得授權。通過一個專利機構肯定能夠起很大的幫助作用。還有一個是為申請人管理專利申請的程序，包括費用。這看起來是很簡單的一個事情，但是實際上程序和費用在專利申請的過程中是非常重要的一件事情。前一段時間知識產(chǎn)權報和網(wǎng)上也在報道，花生奶專利索賠案，就是一個發(fā)明人自己在95年的時候申請了專利保護，國家給了受理通知書，讓他交費，他一直沒有交費。現(xiàn)在他說花生奶滿地都是，他去國家知識產(chǎn)權局索賠，這完全是他自己程序上的失誤導致他喪失了獲得專利權的機會。雖然他當時向?qū)＠诌f交了申請。在整個申請過程中因為申請問題導致權利喪失的案子遠遠不止這一個。甚至很多很好的專利也是因為程序上的問題導致最后拿不到專利權。

知識產(chǎn)權的法律法規(guī)是過幾年都要修改，比如說去年年底進行的專利法的修改，這里面很多改動是企業(yè)需要注意的。但是作為企業(yè)來說，他沒有這么多精力關注國家知識產(chǎn)權法律變化的動態(tài)，也不知道怎么操作才能夠滿足修改以后專利法的要求。比如說這次改完專利法以后，提出向外國申請專利之前，需要請求國家知識產(chǎn)權局做一個保密審查，原來這個規(guī)定不太嚴格。舊的專利法是在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造，你向國外申請，你只要先向國家知識產(chǎn)權局交完申請就可以了。但是現(xiàn)在改了以后是，你向國外提出專利申請之前，必須先請求國家知識產(chǎn)權局做一個保密審查，如果你沒有做，即便這個專利本身不涉及任何國家機密，但是你程序上違反了新的專利法程序規(guī)定，你的專利在中國的申請就不能獲得授權。即使審查員沒有發(fā)現(xiàn)，你僥幸拿到了專利權，國家知識產(chǎn)權局可以宣告你申請的知識產(chǎn)權無效。我們在中國交完專利申請的同時間，要向國家知識產(chǎn)權局提交一個保密審查。交PCT申請的時候，就不需要單獨的向國家保密局申請保密審查。這是國家專利法一個比較重大的修改。

第二個比較重要的就是，同樣的發(fā)明創(chuàng)造可以同時提出一件發(fā)明申請，也可以提出一件實用新型申請。這一個制度在原來的專利法里面沒有特別明確的規(guī)定，在原來的審查指南里面有一些規(guī)定，但是這個規(guī)定一直在變，以前的審查指南有一個說法，到后來北京高院有一個說明之后，又變了。去年把北京高院02年的判決改判了，又一個變化，今年新修改專利法算是是把這個制度固定下來了。同一項發(fā)明可以同時申請一個發(fā)明，一個實用新型。條件是你必須同一天向國家知識產(chǎn)權局交兩個專利，一個發(fā)明，一個使用先行你交發(fā)明的時候，你要交一個申明，就同樣的發(fā)明創(chuàng)造，我還交了同樣的實用新型申請。等你過兩三年以后外滾設計里面有一個非常重要的變化，以前我們叫外觀設計專利申請，你要想拿一個申請，你只要交一個請求書和外觀設計的圖片就可以了，你交完這兩個以后，專利局就可以給你一個申請日。但是10月1號以后變了，你還要提交一個外觀設計的簡要說明，告訴專利局這個外觀設計的名稱是什么，它是干什么用的，還可以做一些它的介紹。透視圖、透明部分、省略的視圖，你可以做一個說明。這個文件成為了確定申請日的必要文件。下個禮拜你的產(chǎn)品就要上市了，這個禮拜你去專利局交一個外觀設計的專利申請。10月1號以后你還是這么做，風險就很高了，你交一個圖、一個請求書上去以后，沒有寫外觀設計簡要說明，專利局不能給你申請日，他要給你發(fā)一個通知書，說你缺外觀設計的簡要說明，你再補，他給你的申請日就是三個禮拜以后的申請日，而你的產(chǎn)品可能第二個禮拜就上市了，你后來申請的產(chǎn)品，外觀設計的新穎性就喪失了。

專利權人應該對職務發(fā)明的發(fā)明人做獎勵，給報酬。但是怎么給，什么時間給，可以在合同里面做約定。這是給企業(yè)一個靈活性，不一定按照細則里面或者是草案里面說的比例，稅后利潤的2%或者是許可費用的10%。每個行業(yè)不一樣，一個手機里面有上千項專利，每項都給2%，這個企業(yè)就不用做了。但是法律規(guī)定還是應該給，只不過是數(shù)額和時間和給的方式，你可以簽合同。如果企業(yè)了解這些制度的變化，他就可以在企業(yè)自己的制度里面做一些設計。既可以獎勵發(fā)明人，又滿足法律的要求。這是我們覺得中介結構也能夠在這方面給申請人一些幫助。

機構的變化，09年財政部和國家知識產(chǎn)權局聯(lián)合發(fā)了一個文，關注組織申報2009年度資助向國外申請專利專項基金的通知。國內(nèi)的科研單位或者是企業(yè)向國外申請專利，他可以向國家財政部基金申請資助，一項發(fā)明資助最多金額是五十萬。起碼這是一個最新的動態(tài)，國家有這么一項優(yōu)惠或者是資助的政策，我們機構第一時間知道這個政策，國家知識產(chǎn)權局也組織了一些企業(yè)和代理機構去培訓。把這個政策，哪些企業(yè)可以做，什么情況下可以申請，能申請多少，滿足什么條件，需要提交什么表格。這個東西如果每個企業(yè)都自己去弄，也很難了解那么詳細的情況，如果你要通過中介機構，中介機構可以給你一個反饋。中介機構在企業(yè)的知識產(chǎn)權創(chuàng)造過程中還是能夠發(fā)揮一些獨特的作用。

第二，中介機構在企業(yè)知識產(chǎn)權管理過程中的作用。有一些企業(yè)事務多一些，有一些企業(yè)事務沒有那么多。比如說我們中介機構可以協(xié)助企業(yè)建立知識產(chǎn)權管理制度，因為不是每個企業(yè)都可以像華為那樣有一個很龐大的內(nèi)部的知識產(chǎn)權部門。有的企業(yè)沒有專門的人管，但是并不意味著他沒有這個制度。他這個制度可以和中介機構一起給企業(yè)制訂這樣一個制度。比如說新發(fā)明的報告制度，研發(fā)人員作出新發(fā)明以后，他通過什么方式報告給公司，從而公司可以決策是不是就這項發(fā)明申請專利，還是作為技術秘密來保護。另外，你如果作為技術秘密來保護，你需要什么合同，有什么條款，采取什么措施。還有發(fā)明人獎勵制度，職務發(fā)明企業(yè)是應該給獎勵的，但是怎么獎，什么時候獎，獎多少，你可以通過企業(yè)內(nèi)部制度的制訂來實現(xiàn)。

對企業(yè)人員技術知識產(chǎn)權的培訓。

第一，你可以讓他知道自己做出一個發(fā)明以后，他知道這個發(fā)明可以申請專利，或者是有這個意識挖掘他在工作中作出的一些發(fā)明創(chuàng)造，考慮是不是申請專利。

第二個他在研發(fā)自己新產(chǎn)品的時候，他也會考慮我這個新產(chǎn)品研發(fā)出來以后，會不會侵犯別的競爭對手已經(jīng)有了專利權。這種培訓對企業(yè)員工是很有幫助的。

第三，可以對企業(yè)自身和競爭對手進行專利技術情報分析和搜集。這個工作國內(nèi)現(xiàn)在有一些企業(yè)做，很多企業(yè)沒有意識到。但是國外企業(yè)對技術情報的搜集非常的重視，尤其是日本企業(yè)。他們當時發(fā)展了一個訣竅，他對美國企業(yè)的知識產(chǎn)權動態(tài)分析得非常清楚。他給自己研發(fā)省很多事情，而且少走很多彎路，也避免自己研發(fā)以后侵害別人的專利權。是一舉多得的事情。

中介機構在企業(yè)知識產(chǎn)權管理中的一個作用就是預防和處理和競爭對手的知識產(chǎn)權糾紛。管理上是起預防的作用，現(xiàn)在國內(nèi)也有很多新的說法，也可以說是預警，你怎么能夠避免你的產(chǎn)品侵犯別人的知識產(chǎn)權。我們事務所有一個案例可以說出來給大家分享一下。兩三年以前國內(nèi)一個工程機械比較大的公司去德國展會參展，他的展品價值肯定是一百萬以上，又比較大，其中有兩項技術，他有一點擔心。他知道他的競爭對手有幾項專利在這個技術里。但是他又要去參展，參展又怕別的競爭對手通過法院、通過當?shù)氐暮ｊP警察來查扣他的產(chǎn)品，他就來咨詢我們說，我們要去，價格又比較高，我也擔心競爭對手通過專利來查抄或者查封我的產(chǎn)品。后來我們跟德國合作的專利事務所聯(lián)系，給他們想解決的辦法。把他們的圖紙發(fā)給德國的伙伴律師事務所，人家對圖紙和專利進行分析，得出的結論說，兩個專利，有一個專利肯定不侵權，另外一個專利有侵權的風險，基于這種情況我們反饋給國內(nèi)的企業(yè)，說這個侵權風險比較高，你們能不能改一個設計，他們根據(jù)律師的意見，改了設計以后又發(fā)過去，國外的律師評估一下，這次侵權的風險比較小，出具了一個法律意見，向展會所在地的法院做一個備案，我們叫做防御性申明。這樣備案以后你去參展沒有花多少錢，花幾千歐元。整個過程一兩個月的時間，幾千歐元，一百多萬的設備去參展的時候他非常踏實。他覺得競爭對手有專利也不能把我怎么樣?，F(xiàn)在有很多例子，國內(nèi)的人去德國參展，因為知識產(chǎn)權的問題，展品被扣了，有極端的人也被帶走了。其實我們不用花特別多的錢做一些預防性的法律分析和咨詢，很有可能避免后來很大的麻煩。

中介機構在企業(yè)知識產(chǎn)權應用中的作用。我們上次去做中介機構體系的課題里面，他們也有一些資產(chǎn)評估行業(yè)的代表參加這個課題組。其實國內(nèi)現(xiàn)在這個行業(yè)生意不是特別好，恨不得你我評你多少，我就評你多少。但是實際上在國外這還是比較成熟的技術，他們有一些科學的方法來評估，不是說你說多少錢就給你多少錢。這跟行業(yè)的自律、規(guī)范很有關系。如果中小企業(yè)和個人發(fā)明人如果有技術需要上市，可以通過中介機構做一個評估，他自己心里也有一點底，這樣去交易更踏實一點。另外，我們現(xiàn)在國內(nèi)企業(yè)和國外公司并購的案例特別多，最新的就是四川的騰沖重工收購悍馬的品牌，包括他的商標權、專利技術、銷售網(wǎng)絡。這個肯定需要中介機構出具法律意見。我們做的是國外一個企業(yè)收購一個國內(nèi)企業(yè)的大概一億的收購案。國外企業(yè)委托我們查一下國內(nèi)企業(yè)專利和商標權的情況，他的有效性的基本判斷，我們給他出具一個法律意見。類似這樣的東西，現(xiàn)在我們并購的事情比較多，這種國外的管理都是需要找專門的中介機構來做知識產(chǎn)權的評估。

中介機構在知識產(chǎn)權保護中的作用。當企業(yè)是專利權人的時候，他想起訴競爭對手，想保護他的專利權。一般情況下企業(yè)要打官司、起訴的話，肯定要事先征求專利代理機構或者是律師事務所，專業(yè)的知識產(chǎn)權中介機構的法律意見，要制定一個很周密的訴訟意見或者是交涉的策略，才能夠取得很好的預期的效果。這里面我可以舉一點我們通常情況下應該做的，最先做的應該是法律意見，你拿一個樣品過來，讓代理人或者律師出具一個法律意見，跟你的專利是不是落在保護范圍內(nèi)，只有落在保護范圍內(nèi)，你才能進行下一步的取證、訴訟策略的確定。第二，對你的專利的有效性進行分析并出具法律意見。我們的發(fā)明專利雖然是經(jīng)過國家知識產(chǎn)權局實施審查以后授權的，但是還是有一定比例的專利最后在司法程序里面或者是專利市場中宣告無效，在無效的案件里面，比例還是比較高的，至少有35%以上是宣告無效的。所以你即使有專利也不能匆忙的起訴。因為專利里面可能有重要的瑕疵可能會有問題。讓中介機構出具一個意見你可能會比較踏實一點。原來的專利是A事務所做的，你最后最好是找B事務所做。第三，通常情況下你還要帶著公證員購買公正的證據(jù)，很多東西需要周密的部署和策略才能夠買到。你固定完證據(jù)之后可以跟侵權的企業(yè)進行交涉，因為你已經(jīng)拿到證據(jù)了，如果交涉不下來，可以去法院起訴，如果交涉下來了，中國人還是和為貴。不愿意每個企業(yè)都希望拿著專利告別人。最后，因為中國專利侵權有兩個途徑，一個是司法途徑，一個是去地方行政管理機關，根據(jù)你行使專利目標上的不同，可以有不同的策略。

我簡單介紹一下我們事務所的一個案例，我們代表一個外國企業(yè)，是一個自行車的零部件，他之前在一個外地的法院、中院和省高原打了兩審，他是專利權人，我們看應該是侵權的，但是因為專利的訴訟技術性很強。他要求寫的，你怎么跟法官把權利解釋得清楚，讓法官認為對方的產(chǎn)品落在專利保護范圍內(nèi)，這是一個技術性非常強的工作。他們原來找的律師說得不是特別清楚，所以他們一審、二審都輸了。他也不甘心，來找我們事務所。我們組織了一個團隊把他的權利要求和說明書的實例都做了很細的剖析、分析。跟他說，至少是我們認為這個案子應該是侵權的。最后建議他向最高人民法院提出再審，再審的程序比較煩瑣，等待的時間比較長，起碼等了兩年以后法院同意了我們的意見，認為這個權利是侵權的。最后出來一個裁定，發(fā)回到當?shù)氐母咴褐匦略賹?。在中介機構處理侵權案件的時候，因為這個工作是一個專業(yè)性非常強的工作，所以找中介機構肯定是大有幫助的。

經(jīng)常有競爭對手拿專利權來告你的時候，企業(yè)侵犯別人專利權的時候，應該借助于中介機構的技術和服務，能夠給企業(yè)起很好的作用。比如說企業(yè)投放新的產(chǎn)品之前，他去德國，我們需要找德國的律師做分析。如果他在國內(nèi)，我們做的很多法律意見是跨國公司在中國要上市一個新的產(chǎn)品，但是上市之前他還要讓我們做一個檢索，你檢索一下我這個配方如果在中國上市的話，會不會侵犯別人的專利權，我們給他檢索。很多情況下這個企業(yè)會收到別人的警告信，競爭對手給你一個警告信或者是在法院起訴。作為被訴的一個企業(yè)，首先想到的還是請中介機構去做一個分析，看我的產(chǎn)品是不是落在他的專利范圍內(nèi)。再確定企業(yè)的政策是跟他和解還是應訴。應訴同時經(jīng)常一個策略就是提出專利無效的請求。我舉我們企業(yè)幾年以前辦的案子，我們代理一個跨國公司當被告，國內(nèi)和臺灣的企業(yè)做原告。他們是一個計算機的企業(yè)，最后我們的策略就是提出專利無效請求，專利權人為了保護他的專利權，他就要解釋他的專利權是什么意思，其中就是關健詞的意思，他為了保護專利權，他就把那個詞解釋成可替換、可互換，我們在訴訟的過程中就說他權利要求的那個詞是可替換、可互換，既可以插到這個口，又可以插到那個口。但是我們銷的那個產(chǎn)品不是可互換的，所以這樣的話，我們就不侵權。其實就是通過無效的這么一個讓專利權人做這么一個陳述，我們最后就贏了一個官司。跨國公司就免除了侵權賠償?shù)暮蠊?

作者：龍傳紅中國貿(mào)促會商標專利事務所副所長來源：法律快車整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：islanderfriend.com ? IPRdaily小秘書個人微信號：iprdaily2014 ? ■小秘書【小D】個人微信號：iprdaily2014（添加驗證請說明供職單位+姓名） ■添加可獲得更多實務干貨分享、定期私密線下活動、更有機會加入知識產(chǎn)權界最大云社區(qū)【IPer社群班級】與全球知識產(chǎn)權優(yōu)秀精英深度交流。

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