無效程序中說明書解釋權(quán)利要求的時機

【小D導(dǎo)讀】 ?

?2012年05月16日，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會作出第18631號無效宣告請求審查決定。該決定涉及專利號為200520088452.6、發(fā)明名稱為“集裝箱式移動加油站箱體”的實用新型專利權(quán)（下稱本專利）。本專利的申請日為2005年10月26日，授權(quán)公告日為2006年10月18日，專利權(quán)人為金繼華。

本專利授權(quán)公告的權(quán)利要求書共有9項權(quán)利要求，其中權(quán)利要求1及從屬權(quán)利要求5如下： “1.一種集裝箱式移動加油站箱體，具有集裝箱外形的箱形罐體和框架，框架上的標(biāo)準(zhǔn)角件（1）之間，在長度、寬度方向的距離，符合對標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的要求，箱形罐體（10）由單層箱頂和箱底、側(cè)壁、端壁構(gòu)成，其特征在于箱底、側(cè)壁、端壁均為雙層結(jié)構(gòu)。 …… 5.按照權(quán)利要求1所述的集裝箱式移動加油站箱體，其特征在于端壁與側(cè)壁之間的連接結(jié)構(gòu)是外側(cè)板（23）和內(nèi)側(cè)板（24）與外端板（16）和內(nèi)端板（17），由內(nèi)外角焊縫密封連接，在外側(cè)板（23）與外端板（16）的外面還有包角柱（5）焊接連接?！? 在無效宣告請求中，請求人提出的無效理由之一為：從屬權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征被對比文件1及公知常識性證據(jù)1-4所公開，因而在引用的權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的基礎(chǔ)上，從屬權(quán)利要求5也不具備《中華人民共和國專利法》（下稱專利法）第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。經(jīng)查，對比文件1公開了一種可移動的燃油容器，具有雙層結(jié)構(gòu)，其中內(nèi)壁和外壁3、底板4、中間板6和頂板5構(gòu)成一個整體的密封的監(jiān)控室9，并通過設(shè)置在內(nèi)層板上的隔距件11將外層板間隔開。公知常識性證據(jù)1~4分別是焊接領(lǐng)域、集裝箱領(lǐng)域或易燃可燃性液體儲罐領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，其中對角焊給出的定義為“為完成角焊縫而進行的焊接”，并且給出了單層鋼板角焊的圖例。合議組認為，本專利涉及一種雙層的集裝箱式可移動加油站箱體，其所面對的是大型雙層鋼板而非一般單層板的端部密封問題，權(quán)利要求5中的附加技術(shù)特征“端壁和側(cè)壁之間的連接結(jié)構(gòu)是外側(cè)板和內(nèi)側(cè)板與外端板和內(nèi)端板由內(nèi)外角焊縫密封連接，外側(cè)板和外端板的外面還有包角柱焊接連接”，明確限定了將“外側(cè)板和內(nèi)側(cè)板與外端板和內(nèi)端板”在端部通過“內(nèi)外角焊縫”密封連接在一起，而且結(jié)合本專利說明書附圖8以及說明書的相應(yīng)記載“外端板16和內(nèi)端板17內(nèi)的空間與內(nèi)側(cè)板24和外側(cè)板23內(nèi)的空間不直接相通”（參見說明書第3頁第1段）、“側(cè)壁內(nèi)的空間、端壁內(nèi)的空間雖然不直接連通，但是都通過箱底內(nèi)的空間而互相連通”（參見本專利說明書第3頁第3段）也可以看出，權(quán)利要求5提供了一種具體的雙層板端部連接方式，所述“外側(cè)板和內(nèi)側(cè)板與外端板和內(nèi)端板”在端部不僅采用了內(nèi)外角焊，而且將外端板、外側(cè)板、內(nèi)端板、內(nèi)側(cè)板連接為一體，并且進一步地在外側(cè)板和外端板的外面通過包角柱焊接連接，從而在保證實現(xiàn)雙層箱體結(jié)構(gòu)的同時，提供了穩(wěn)定可靠的端部連接。而對比文件1從說明書記載及附圖2看出其端部同樣為隔距件隔開的雙層結(jié)構(gòu)，而公知常識性證據(jù)僅涉及單層鋼板的一般的角焊方式，均未涉及雙層板在端部的具體連接結(jié)構(gòu)，因此對比文件1及公知常識性證據(jù)1-4都沒有公開從屬權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征，所以權(quán)利要求5的技術(shù)方案具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。據(jù)此，合議組作出無效審查決定，宣告本專利權(quán)利要求部分無效，其中權(quán)利要求5的技術(shù)方案被維持有效。請求人對上述決定不服，于法定期限內(nèi)向北京市第一中級人民法院提起訴訟，涉及權(quán)利要求5的訴訟理由為：專利復(fù)審委員會在對權(quán)利要求5的評價過程中引入了權(quán)利要求中不存在的技術(shù)特征，從而錯誤地認定相關(guān)權(quán)利要求具有創(chuàng)造性。權(quán)利要求5不包括“外端板和內(nèi)端板內(nèi)的空間與內(nèi)側(cè)板和外側(cè)板內(nèi)的空間不直接相通”的技術(shù)特征。北京市第一中級人民法院經(jīng)審理認定：專利復(fù)審委員會結(jié)合本專利說明書中“外端板16和內(nèi)端板17內(nèi)的空間與內(nèi)側(cè)板24和外側(cè)板23內(nèi)的空間不直接相通”的表述以及附圖，進一步確認權(quán)利要求5附加技術(shù)特征“端壁和側(cè)壁之間的連接結(jié)構(gòu)是外側(cè)板和內(nèi)側(cè)板與外端板和內(nèi)端板由內(nèi)外角焊縫密封連接”所限定的將“外側(cè)板和內(nèi)側(cè)板與外端板和內(nèi)端板”在端部通過“內(nèi)外角焊縫”密封連接在一起的技術(shù)方案的作法并無不當(dāng)。因此，維持專利復(fù)審委員會作出的第18631號無效宣告請求審查決定。原告不服上訴，二審法院判決維持一審判決。 案例評析 本案例涉及的主要問題是無效程序中是否需要通過說明書和附圖解釋權(quán)利要求以及解釋權(quán)利要求有無不當(dāng)?shù)膯栴}。專利法第五十九條第一款規(guī)定：發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。該條款前半句指出保護范圍確定的原則“保護范圍以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)”，“為準(zhǔn)”二字表明保護范圍的基準(zhǔn)及對象。后半句是在上述前提下，允許利用說明書和附圖對權(quán)利要求表達的保護范圍作一定程度的解釋。然而，說明書和附圖何種情形“可以”用于解釋權(quán)權(quán)利要求呢？《專利審查指南》第二部分第二章3.2.2節(jié)規(guī)定：權(quán)利要求的保護范圍應(yīng)當(dāng)根據(jù)其所用詞語的含義來理解。一般情況下，權(quán)利要求中的用詞應(yīng)當(dāng)理解為相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域通常具有的含義。在特定情況下，如果說明書中指明了某詞具有特定的含義，并且使用了該詞的權(quán)利要求的保護范圍由于說明書中對該詞的說明而被限定得足夠清楚，這種情況也是允許的。《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定：人民法院對于權(quán)利要求，可以運用說明書及附圖、權(quán)利要求中的相關(guān)權(quán)利要求、專利審查檔案進行解釋。說明書對權(quán)利要求用語有特別界定的，從其特別界定。雖然專利侵權(quán)訴訟的相關(guān)司法解釋并不直接適用于專利無效宣告程序，但對于涉及專利侵權(quán)的當(dāng)事人而言，在專利侵權(quán)訴訟的司法程序和專利無效宣告的行政程序中涉及的權(quán)利客體是相同的，因而相關(guān)司法解釋也應(yīng)當(dāng)作為參考。根據(jù)上述法律法規(guī)、部門規(guī)章以及司法解釋中的相關(guān)內(nèi)容，可以看出，說明書對于權(quán)利要求的解釋是有時機和條件的約束的。在無效程序中，如果專利的權(quán)利要求所描述的技術(shù)方案含義清楚、確定，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠根據(jù)其記載清楚界定其范圍，而且權(quán)利要求與說明書所記載內(nèi)容一致的情況下，權(quán)利要求是不需要作過多解釋的。而如果權(quán)利要求的術(shù)語存在特定含義、或者說明書明確放棄某些技術(shù)方案、或者權(quán)利要求所包含的某些技術(shù)方案無法實現(xiàn)、或者權(quán)利要求的術(shù)語存在多種含義等情況下，根據(jù)壟斷與公開之間的平衡，應(yīng)當(dāng)使用說明書對于權(quán)利要求加以解釋。具體到本案例，爭議焦點在于如何理解權(quán)利要求5附加技術(shù)特征中的“端壁與側(cè)壁之間的連接結(jié)構(gòu)是外側(cè)板（23）和內(nèi)側(cè)板（24）與外端板（16）和內(nèi)端板（17），由內(nèi)外角焊縫密封連接”。請求人主張，外側(cè)板與外端板、內(nèi)側(cè)板與內(nèi)端板分別角焊的技術(shù)方案落入了權(quán)利要求5的保護范圍，并提供了對比文件1及多份公知常識性證據(jù)用于說明根據(jù)上述理解的技術(shù)方案是在所提供證據(jù)及公知常識結(jié)合的基礎(chǔ)上容易想到的。專利權(quán)人則主張：權(quán)利要求5的技術(shù)方案并非是外側(cè)板與外端板、內(nèi)側(cè)板與內(nèi)端板分別角焊，而是如說明書具體實施例所描述的，所述“外側(cè)板和內(nèi)側(cè)板與外端板和內(nèi)端板”在端部不僅采用了內(nèi)外角焊，而且將外端板、外側(cè)板、內(nèi)端板、內(nèi)側(cè)板連接為一體，從而在保證實現(xiàn)雙層箱體結(jié)構(gòu)的同時，提供了穩(wěn)定可靠的端部連接。在面對上述對于權(quán)利要求的特征含義的不同解釋或理解時，本領(lǐng)域技術(shù)人員有必要在本專利的說明書中尋求符合其發(fā)明本意的解釋，從而根據(jù)說明書的相應(yīng)記載“外端板16和內(nèi)端板17內(nèi)的空間與內(nèi)側(cè)板24和外側(cè)板23內(nèi)的空間不直接相通”、“側(cè)壁內(nèi)的空間、端壁內(nèi)的空間雖然不直接連通，但是都通過箱底內(nèi)的空間而互相連通”以及說明書附圖具體結(jié)構(gòu)來明確上述特征的確切含義，并明確權(quán)利要求5的實際保護范圍。在無效程序和侵權(quán)程序中，如果權(quán)利要求可能有多種解釋，選擇將說明書或附圖中實施例包括在內(nèi)的解釋符合保護專利權(quán)的價值取向，這樣能夠充分保護已經(jīng)獲得的專利權(quán)，保障了專利權(quán)人的可期待利益，同時由于將其它不符合專利發(fā)明本意的技術(shù)方案的解釋排除在權(quán)利要求的保護范圍之外，進一步明確且縮小權(quán)利要求的保護范圍，也符合維護專利權(quán)的公示作用的價值取向，沒有損害社會公眾的可期待利益。當(dāng)然，為了進一步保障專利權(quán)的公示作用，可以將上述解釋固定在生效決定或者判決中，以在專利確權(quán)、侵權(quán)判定中行使禁止反悔原則。（丁一）

來源：國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng) 整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：islanderfriend.com ? IPRdaily小秘書個人微信號：iprdaily2014 ? ■小秘書【小D】個人微信號：iprdaily2014（添加驗證請說明供職單位+姓名） ■添加可獲得更多實務(wù)干貨分享、定期私密線下活動、更有機會加入知識產(chǎn)權(quán)界最大云社區(qū)【IPer社群班級】與全球知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)秀精英深度交流。

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