未注冊商標與注冊商標權(quán)利沖突的解決

【案情回放】 2012年12月28日，原告寧波永來旅游用品有限公司（以下簡稱永來公司）核準注冊了“crane”商標，核定使用商品為第18類包括手杖等。2013年1月15日，工商部門在被告寧波利銘金屬制品有限公司倉庫里發(fā)現(xiàn)標有近似“crane”商標的手杖12萬余對，其生產(chǎn)時間均在2012年12月28日前。2013年2月，被告將上述手杖全部出口國外。原告為此訴至法院，請求判令被告停止商標侵權(quán)并賠償損失。

浙江省寧波市中級人民法院經(jīng)審理認為，涉案手杖商品在原告商標核準注冊日之前已生產(chǎn)完畢的事實在法律上產(chǎn)生兩個效果：1.使用涉案未注冊商標的生產(chǎn)行為是在先且合法的；2.源自該在先生產(chǎn)行為的商品亦屬合法，作為在先生產(chǎn)行為的結(jié)果，該未注冊商標標識已與該合法商品密不可分。上述在先的使用涉案商標的生產(chǎn)行為及商品的雙重合法性，并不因在后的原告商標核準注冊而改變?yōu)椴缓戏?，這也符合民事活動應(yīng)當(dāng)遵循的誠實信用、公平原則。故在該核準注冊日之后的涉案商品仍屬合法商品，并不屬于侵犯注冊商標專用權(quán)的商品，被告基于合法的使用涉案商標的在先生產(chǎn)行為而善意地后續(xù)銷售該涉案商品，并不構(gòu)成商標侵權(quán)。判決駁回原告訴訟請求。

永來公司不服一審判決，提起上訴，二審中浙江省高級人民法院裁定準予其撤回上訴。

【不同觀點】 本案的焦點問題是：本案發(fā)生在2013年商標法修訂實施之前，在適用修訂之前商標法的情況下，如何處理未注冊商標和注冊商標的沖突？在原告商標核準注冊日之后被告使用未注冊商標的后續(xù)銷售行為是否應(yīng)認定侵權(quán)？對此有兩種不同觀點：

第一種觀點認為，注冊商標具有絕對的禁止效力，即商標一旦注冊，他人在相同或者類似商品上使用與注冊商標相同或者近似的商標的，均構(gòu)成侵害注冊商標專用權(quán)的行為。原告商標自核準注冊日起已具有法律效力，雖然被告在原告商標核準注冊日之前使用未注冊商標的行為不違法，但其后續(xù)銷售標有與注冊商標近似商標的相同商品的行為已構(gòu)成對原告商標權(quán)的侵害。而且本案適用2001年修訂的商標法，對未注冊商標的保護只規(guī)定在商標申請注冊階段，被告并不享有2013年新修訂商標法中的未注冊商標在先使用不侵權(quán)的抗辯權(quán)。

第二種觀點認為，應(yīng)當(dāng)承認未注冊商標作為在先權(quán)利的對抗效力，當(dāng)未注冊商標與其后的注冊商標發(fā)生沖突時，應(yīng)遵循誠實信用和公平原則，如果有證據(jù)表明使用未注冊商標是誠信、善意的，就可以對抗在相同或者類似商品上的相同或者近似注冊商標。換一個角度，本案涉及在先使用未注冊商標的商品的后續(xù)銷售問題，在先生產(chǎn)與后續(xù)銷售的為同一批商品，商品生產(chǎn)行為的合法性應(yīng)及于商品本身，被告使用未注冊商標的合法性并不因原告商標核準注冊而割裂，后續(xù)的商品銷售仍屬于未注冊商標的合法使用，注冊商標權(quán)人應(yīng)對此容忍，所以應(yīng)認定被告使用未注冊商標的后續(xù)商品銷售行為具有合法性不構(gòu)成侵權(quán)。另外從公平原則來看，在認定原告核準注冊日之前在先生產(chǎn)行為合法的情況下，如認定后續(xù)銷售此前已生產(chǎn)商品的行為構(gòu)成違法侵權(quán)，亦有失公平。

【法官回應(yīng)】 遵循誠信公平原則保護在先使用未注冊商標

1.未注冊商標構(gòu)成民事權(quán)利，相對后注冊商標屬于在先權(quán)利 未注冊商標是指未經(jīng)核準注冊而使用的商標。對于未注冊商標是一種合法的利益還是法律上的特定民事權(quán)利，在學(xué)界尚有爭論。但從權(quán)利的法律功能和社會價值的角度衡量，將商標使用人對未注冊商標所享法益稱之為權(quán)利，并無實質(zhì)上的阻礙。商標權(quán)作為一種標識性權(quán)利，對注冊商標和未注冊商標的要求是不同的，我國實行商標申請制，注冊商標不以實際使用已具有識別性為限，其最低要求是具有顯著性，而未注冊商標受保護的前提是必須已現(xiàn)實使用并已具有識別作用，而不是僅具有識別商品或服務(wù)來源的可能性。所以，一方面未注冊商標經(jīng)現(xiàn)實使用產(chǎn)生標識功能而構(gòu)成一種商標權(quán)利，另一方面，未注冊商標權(quán)形成的時間在注冊商標之前，其又相對構(gòu)成商標法意義上的在先權(quán)利。

2.未注冊商標保護的法律依據(jù) 未注冊商標主要由商標法和反不正當(dāng)競爭法進行保護。在商標法（2001年修訂）中，主要是在商標注冊程序中對未注冊商標予以保護，將在先未注冊商標納入在先權(quán)利的范圍，在后注冊的商標不得侵犯在先未注冊商標的權(quán)利，否則，在先未注冊商標權(quán)利人可以通過商標異議或商標評審程序獲得救濟。所涉商標法（2001年修訂）第十三條第一款、第十五條、第三十一條和第四十一條等構(gòu)成一個以在相同或類似商品上禁止搶注未注冊商標為主干的體系，輔之以第十三條規(guī)定馳名商標所有人禁止他人使用復(fù)制、摹仿或者翻譯其未注冊的馳名商標。也因為商標法（2001年修訂）主要從禁止搶注角度來保護未注冊商標，對于未達馳名程度的未注冊商標在訴訟中是否予以司法保護，缺少明確條文，故在強保護注冊商標的背景下，司法實踐中曾經(jīng)就是否承認善意在先使用未注冊商標的抗辯存在困惑和爭論。這一爭議在2013年新修訂的商標法公布后已正式明確，新修訂的商標法第五十九條第三款規(guī)定了在先使用不侵權(quán)抗辯。新修訂的商標法第十五條第二款更從搶注人可能明知的角度禁止搶注未注冊商標。而反不正當(dāng)競爭法第五條第（二）項規(guī)定，擅自使用他人知名商品特有名稱、包裝、裝潢的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭，也是從禁止不正當(dāng)競爭的角度對未注冊商標予以補充保護。

3.注冊商標與未注冊商標權(quán)利的區(qū)別 注冊商標與未注冊商標的共性聯(lián)系顯而易見，厘清兩者在商標法中地位，需進一步考察兩者的區(qū)別：(1)權(quán)利取得不同。注冊商標的取得需經(jīng)申請核準注冊程序，屬于依法授權(quán)具有公示效力。而未注冊商標的取得，或謂之成為商標權(quán)利，須以實際在先使用成為識別性標識為依據(jù)，其實質(zhì)是民法意義上的先占原則，是經(jīng)營者對承載特定商品識別功能的信息財產(chǎn)的先占。（2）權(quán)利內(nèi)容不同。商標專用權(quán)可分為積極的專有使用權(quán)和消極的排他權(quán)。就注冊商標而言，在專有使用權(quán)領(lǐng)地上具有強保護；只要在相同商品上使用與其相同的商標，就不再考量是否混淆而給予絕對的保護；在排他權(quán)區(qū)域上具有彈性保護，在相同或類似商品上使用相同或近似商標的情況下，易混淆的也認定構(gòu)成侵權(quán)。相比之下未注冊商標權(quán)的權(quán)利內(nèi)容是狹隘的，除了未在中國注冊的馳名商標享有類似普通注冊商標的專有權(quán)和排他權(quán)，其他未注冊商標因未經(jīng)注冊核準公示，只能通過在先實際使用而產(chǎn)生識別商品來源的功能，該識別功能也因而一般地被限定在其實際使用范圍內(nèi)，并不享有全國范圍的專有使用權(quán)，在先使用不侵權(quán)抗辯權(quán)的情況下才可附加適當(dāng)區(qū)別標識繼續(xù)在原有范圍使用權(quán)利。未注冊商標權(quán)相對注冊商標權(quán)，其權(quán)利取得未經(jīng)嚴格注冊程序故不具公示效力，其權(quán)利內(nèi)容也是相對狹窄的，可以說商標立法對未注冊商標權(quán)是弱保護，對注冊商標是強保護。

4.注冊商標與未注冊商標權(quán)利沖突的解決原則 注冊商標與未注冊商標均是以保護商標為目的的民事權(quán)利，用來區(qū)分商品和服務(wù)的標識性屬性是兩者共同基本特性。就標識性而言，如果兩者標識相同或近似，必然會在相同或類似商品服務(wù)上產(chǎn)生標識識別的重疊區(qū)域，從而產(chǎn)生標識的沖突，而標識沖突的實質(zhì)是權(quán)利沖突。知識產(chǎn)權(quán)的獨占性，決定了不同主體就相同的知識產(chǎn)權(quán)分別享有知識產(chǎn)權(quán)的不可容忍性。

在先未注冊商標與在后注冊商標的權(quán)利沖突中應(yīng)遵循誠信原則和合理避讓保護在先權(quán)利的解決之道。首先，就誠信原則而言，在后權(quán)利的取得不能惡意侵害他人在先權(quán)利，不能惡意搶注在先未注冊商標，否則可依法撤銷，如依據(jù)商標法（2013年修訂）第十五條規(guī)定，未注冊商標使用人享有禁止代理人、關(guān)系人搶注的權(quán)利，該條就是誠信原則在商標法中的具體體現(xiàn)。另一方面，在后注冊商標只有基于誠信而注冊，才享有對在先未注冊商標的對抗權(quán)，這也符合法諺“尋求救濟者須有干凈之手”。其次，就合理避讓而言，當(dāng)商標標識沖突時，達到一定知名度的未注冊商標基于弱保護，可在附加適當(dāng)區(qū)別標識的情況下，繼續(xù)在原有范圍使用權(quán)利，以合理避讓，防止識別上的混淆和誤認。

5.本案的審理思路——遵循誠信公平原則保護在先權(quán)利 在本案審理中，原告強調(diào)即使被告在先的生產(chǎn)行為不侵犯其商標權(quán)，但被告在其商標注冊后的銷售行為屬于商標法（2001年修訂）第五十二條第（二）項所規(guī)定的銷售侵犯注冊商標專用權(quán)的商品的行為。對此，法院遵循誠實信用、公平原則以法析理，認為在先生產(chǎn)行為在原告商標注冊之前屬合法，而源自該在先生產(chǎn)行為的商品亦屬合法，強調(diào)該涉案商品本身就屬于使用非注冊商標的在先生產(chǎn)行為的結(jié)果。在先的使用未注冊商標的生產(chǎn)行為及商品的雙重合法性，并不因在后的原告商標核準注冊而改變?yōu)椴缓戏?。故認為在該注冊日之后的涉案商品仍屬合法商品，并不屬于商標法意義上的“侵犯注冊商標專用權(quán)的商品”，被告基于合法的使用未注冊商標的在先生產(chǎn)行為而善意地后續(xù)銷售該涉案商品，并不構(gòu)成商標侵權(quán)行為。這種注重維護未注冊商標人的合法權(quán)益，著眼于未注冊商標在先使用構(gòu)成在先權(quán)利的保護思路，與2013年新修訂商標法的回歸誠信原則、注重在先權(quán)利保護的立法精神是一致的。

來源：中國新聞網(wǎng) 作者：浙江省寧波市中級人民法院整理：IPRdaily趙珍網(wǎng)站：www.islanderfriend.com

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