未注冊(cè)商標(biāo)在先使用抗辯的認(rèn)定及使用限制

【小D導(dǎo)讀】

電子商務(wù)的出現(xiàn)突破了物理意義上地域范圍的限制，原有的地域范圍該如何界定？

案號(hào)：（2014）杭濱知初字第4號(hào)? 【裁判要旨】 對(duì)于在先使用并具有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)，在注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利穩(wěn)定的情況下，其因使用而形成的商譽(yù)以及在特定消費(fèi)者中建立的信賴(lài)?yán)妫詰?yīng)予保護(hù)，可以作為不侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的抗辯。對(duì)于先用抗辯，應(yīng)準(zhǔn)確把握“有一定影響”的證據(jù)審查和判斷標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)應(yīng)從使用的形態(tài)、主體、項(xiàng)目、地域等方面對(duì)其繼續(xù)使用的范圍進(jìn)行限制。 【案情介紹】 原告丁祥景經(jīng)受讓獲得第9720276號(hào)“圣才”注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，商標(biāo)申請(qǐng)日為2011年7月14日，權(quán)利有效期2012年9月21日至2022年9月20日，核定使用的商品為第16類(lèi)：書(shū)籍；印刷出版物；期刊等。北京圣才教育科技有限公司（下稱(chēng)圣才公司）的主營(yíng)業(yè)務(wù)為考試教育培訓(xùn)和考試圖書(shū)的編輯出版。2010年6月28日，其前身金圣才文化發(fā)展（北京）有限公司（下稱(chēng)金圣才公司）獲準(zhǔn)注冊(cè)第6348843號(hào)“圣才”商標(biāo)，核定使用范圍第41類(lèi)：教育；培訓(xùn)等。2004年8月至2010年3月間，金圣才公司編輯出版了100多種類(lèi)的考試輔導(dǎo)教材圖書(shū)，扉頁(yè)載明主編：金圣才。2010年9月至2011年7月間，圣才公司編輯出版了涉及英語(yǔ)、經(jīng)濟(jì)、證券類(lèi)等20多個(gè)類(lèi)別的考試輔導(dǎo)教材圖書(shū)，封面上均標(biāo)注“圣才” 文字，“圣才教育”圖形，主編“圣才學(xué)習(xí)網(wǎng)”等，并通過(guò)圣才學(xué)習(xí)網(wǎng)、圣才教育網(wǎng)等及各地新華書(shū)店銷(xiāo)售。丁祥景于2014年1月6日訴至法院，要求圣才公司停止侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的行為、并賠償損失及合理費(fèi)用10萬(wàn)元。杭州市濱江區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：在丁祥景享有涉案注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)之前，圣才公司已在其主編的考試輔導(dǎo)教材上使用了“圣才”商標(biāo)。本案爭(zhēng)議的焦點(diǎn)為，圣才公司對(duì)涉案商標(biāo)“圣才”是否享有合法的在先使用的權(quán)利。依據(jù)圣才公司提供的證據(jù)，其前身金圣才公司發(fā)行的圖書(shū)在相關(guān)的讀者群領(lǐng)域內(nèi)具有一定的影響，相關(guān)讀者群會(huì)將此類(lèi)圖書(shū)與圣才公司聯(lián)系在一起。此外，由于圣才公司的企業(yè)名稱(chēng)中含有“圣才”，其最初在發(fā)行的圖書(shū)上使用“圣才”商標(biāo)在丁祥景注冊(cè)之前，不存在侵權(quán)的故意，應(yīng)當(dāng)屬于正當(dāng)使用；又由于圣才公司在培訓(xùn)教輔書(shū)籍上使用該商標(biāo)具有一定的影響力，故其可以在原權(quán)利行使范圍內(nèi)繼續(xù)使用，但不得作擴(kuò)大使用，即在今后出版印刷的相關(guān)圖書(shū)中不得突出使用涉案商標(biāo)。而丁祥景注冊(cè)涉案商標(biāo)后未實(shí)際使用，圣才公司的行為沒(méi)有使相關(guān)公眾對(duì)來(lái)源產(chǎn)生混淆。綜上，判決駁回丁祥景的全部訴訟請(qǐng)求。一審判決后，雙方均未提起上訴。 【法官評(píng)析】 《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第三次修正案（下稱(chēng)新商標(biāo)法）于2014年5月1日起正式施行。新商標(biāo)法的一個(gè)亮點(diǎn)就是增加了第五十九條第三款，作為在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)所有人進(jìn)行不侵權(quán)抗辯的依據(jù)。在本案審理過(guò)程中，法院正是在參考新商標(biāo)法第五十九條第三款的基礎(chǔ)上，結(jié)合最高人民法院的司法政策，做出了上述判決。 一、未注冊(cè)商標(biāo)在先使用抗辯成立的要件 我國(guó)系采取商標(biāo)注冊(cè)制度的國(guó)家，未注冊(cè)商標(biāo)要獲得對(duì)抗注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的權(quán)利，除了時(shí)間上要先于注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)日使用，我們認(rèn)為，未注冊(cè)商標(biāo)在申請(qǐng)日前已經(jīng)具有一定影響，是準(zhǔn)確界定先用抗辯成立的核心要件。第一，對(duì)于“有一定影響”的證據(jù)審查。有一定影響其實(shí)是對(duì)商標(biāo)知名度的認(rèn)定，我們可以參考認(rèn)定馳名商標(biāo)的各項(xiàng)因素：相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)的知曉情況、商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間、商標(biāo)的任何宣傳工作的時(shí)間、程度、地理范圍、其他使商標(biāo)產(chǎn)生一定影響的因素。同時(shí)，與馳名商標(biāo)在全國(guó)范圍內(nèi)馳名不同，有一定影響的判斷還需要考慮到商標(biāo)使用及宣傳的地理范圍。通常來(lái)說(shuō)，有一定影響的商標(biāo)是指已經(jīng)使用了一定時(shí)間，因一定的銷(xiāo)售量、廣告宣傳等而在一定范圍的相關(guān)公眾中具有知名度，被視為區(qū)分商品來(lái)源的未注冊(cè)商業(yè)標(biāo)志。在本案中，被告提供了被告及其前身金圣才公司編輯出版的書(shū)籍、圖書(shū)出版購(gòu)銷(xiāo)合同及票據(jù)、宣傳推廣合同書(shū)、各地展會(huì)照片、媒體宣傳報(bào)道、獲獎(jiǎng)情況等證據(jù)。從其提供的圖書(shū)實(shí)物、出版日期及網(wǎng)站內(nèi)容來(lái)看，可以反映出被告確實(shí)在原告注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日前對(duì)“圣才”商標(biāo)進(jìn)行了商業(yè)使用，且通過(guò)多種渠道，特別是通過(guò)其教育培訓(xùn)網(wǎng)站發(fā)行相關(guān)圖書(shū)，獲得了一定消費(fèi)群體的認(rèn)同。第二，對(duì)于“有一定影響”的判斷標(biāo)準(zhǔn)。我們認(rèn)為，有一定影響的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不宜過(guò)高，理由如下：一方面，建立未注冊(cè)商標(biāo)先用抗辯的出發(fā)點(diǎn)在于利益平衡，在經(jīng)營(yíng)者與經(jīng)營(yíng)者之間，商標(biāo)的價(jià)值源于使用，商標(biāo)權(quán)亦為一種私權(quán)，通過(guò)注冊(cè)商標(biāo)的行為即能產(chǎn)生壟斷商標(biāo)權(quán)利的商標(biāo)注冊(cè)制度存在天然的缺陷，相對(duì)于尚未將注冊(cè)商標(biāo)投入使用的原告，被告在其提供網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)的同時(shí)配套銷(xiāo)售的圖書(shū)上使用了“圣才”商標(biāo)，所建立起的商業(yè)聲譽(yù)即應(yīng)給予保護(hù)；在經(jīng)營(yíng)者與消費(fèi)者之間，商標(biāo)的價(jià)值在于識(shí)別，在先商標(biāo)的使用人如能在一定范圍內(nèi)建立起消費(fèi)者認(rèn)同，即消費(fèi)者將商標(biāo)與在先商標(biāo)使用人提供的商品或者服務(wù)聯(lián)系在一起，在一定范圍內(nèi)商標(biāo)共存的現(xiàn)實(shí)也不會(huì)對(duì)相關(guān)消費(fèi)者不受混淆的利益產(chǎn)生損害。在本案中雖然被告注冊(cè)并使用在網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)服務(wù)上的“圣才”商標(biāo)更具知名度，但這足以證明通過(guò)其網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)的消費(fèi)者會(huì)將此類(lèi)圖書(shū)與被告聯(lián)系在一起，不會(huì)造成混淆或誤認(rèn)。

另一方面，商標(biāo)在先使用人的抗辯權(quán)并不是一種真正意義上的權(quán)利，它并不像注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)那樣是一種近乎壟斷的權(quán)利，且可將其權(quán)利范圍“凍結(jié)”在原使用范圍內(nèi)，也就是說(shuō)，其在先使用的影響越大，有權(quán)繼續(xù)使用的范圍就越大，反之亦然。對(duì)于影響較小的在先商標(biāo)使用人而言，其意義在于使其免于承擔(dān)侵權(quán)的責(zé)任，同時(shí)也不會(huì)不合理地妨礙在后注冊(cè)商標(biāo)的商業(yè)發(fā)展。因此，法院認(rèn)定被告在考試教輔書(shū)籍上在先使用“圣才”商標(biāo)，并未侵犯原告的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。 二、未注冊(cè)商標(biāo)繼續(xù)使用的限制 在先商標(biāo)的使用雖然不被認(rèn)定為侵權(quán)，但其繼續(xù)使用的行為并非沒(méi)有限制。因?yàn)樵谏虡?biāo)注冊(cè)制度下，法律對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)實(shí)行強(qiáng)保護(hù)，對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)只能局限于注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日前已形成的商譽(yù)保護(hù)。因此“原使用范圍”的認(rèn)定，無(wú)論對(duì)于在先商標(biāo)使用人還是對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人的利益都至關(guān)重要。我們可以從商標(biāo)使用的形態(tài)、主體、項(xiàng)目、地域四個(gè)方面對(duì)原使用范圍進(jìn)行界定。對(duì)于商標(biāo)的形態(tài)，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人尚不能自行改變商標(biāo)，舉重以明輕，對(duì)于在先的未注冊(cè)商標(biāo)，使用人當(dāng)然不得改變商標(biāo)的形態(tài)，這應(yīng)無(wú)疑義。除非是為了附加區(qū)別性標(biāo)識(shí)，而與在后的注冊(cè)商標(biāo)相區(qū)分。對(duì)于商標(biāo)的使用主體，按照上述通知不得轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用，一般認(rèn)為只能連同企業(yè)一并轉(zhuǎn)讓?zhuān)荒軉为?dú)轉(zhuǎn)讓或使用許可。因?yàn)樯虡?biāo)在先使用權(quán)制度是對(duì)在先使用商標(biāo)和注冊(cè)商標(biāo)既存狀態(tài)的一種維護(hù)，如果允許在先使用權(quán)人授權(quán)或者單獨(dú)轉(zhuǎn)讓其使用權(quán)則會(huì)破壞此種既存狀態(tài)，也會(huì)改變先使用權(quán)人和商標(biāo)注冊(cè)人之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，如將該商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給商標(biāo)權(quán)人競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的做法。對(duì)于商標(biāo)的使用項(xiàng)目，在先商標(biāo)的知名度限于原有的商品或服務(wù)，繼續(xù)使用的范圍也僅能及于原有的商品或服務(wù)，不能擴(kuò)張到類(lèi)似的商品或服務(wù)。本案判決因在新商標(biāo)法施行之前，法院對(duì)原有范圍的認(rèn)定較為保守，將原使用范圍限于原商品范圍，僅限于已出版印刷的圖書(shū)。但我們認(rèn)為，在新商標(biāo)法施行之后，原有的商品應(yīng)該認(rèn)定為已經(jīng)使用未注冊(cè)商標(biāo)的商品類(lèi)別，重點(diǎn)在于類(lèi)別，具體到本案，應(yīng)當(dāng)是在原有類(lèi)別的商品即考試教輔書(shū)籍上繼續(xù)使用，并不限于已經(jīng)出版的書(shū)籍，否則等于變相剝奪了被告繼續(xù)使用未注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利。對(duì)于使用的地域范圍。是否要對(duì)在先商標(biāo)的使用進(jìn)行地域范圍的限制，這是爭(zhēng)議最大的一個(gè)問(wèn)題，尤其是是否允許在先商標(biāo)的自然擴(kuò)張。作為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體，其投入金錢(qián)、勞動(dòng)、時(shí)間等成本在一特定商標(biāo)上，不僅是為了占領(lǐng)和穩(wěn)固已有市場(chǎng)，更為開(kāi)拓潛在市場(chǎng)（包括關(guān)聯(lián)市場(chǎng)和跨地域市場(chǎng)），這符合理性經(jīng)濟(jì)人利益最大化的趨勢(shì)。從這一角度而言，允許在先商標(biāo)進(jìn)行自然擴(kuò)張當(dāng)然有很大的說(shuō)服力，尤其是在先商標(biāo)的知名度較高，而在后注冊(cè)的商標(biāo)尚未投入大規(guī)模商業(yè)使用的情況下，這似乎有利于最大限度地發(fā)揮商標(biāo)資源的價(jià)值。但是，我們認(rèn)為，自然擴(kuò)張區(qū)域是個(gè)虛擬的概念，其界定非常困難，存在極大的不確定性和缺乏可預(yù)期性，會(huì)使侵權(quán)與否的界限變得非常模糊，不如將在先使用的地域范圍局限于原有的范圍，同時(shí)在商標(biāo)注冊(cè)制度下，不注冊(cè)商標(biāo)就有這樣的風(fēng)險(xiǎn)，使用人也應(yīng)有一定的避讓和容忍義務(wù)；而且需要注意的是，該地域范圍并不等同于專(zhuān)利先用權(quán)制度中的原有范圍，即原有的生產(chǎn)規(guī)模，其所考量的是商標(biāo)認(rèn)知度的地理范圍，在其原有知名度所輻射的地域范圍內(nèi)，對(duì)使用該商標(biāo)的商品或服務(wù)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模并不加以限制。同時(shí)，本案所折射出來(lái)的一個(gè)更為迫切的現(xiàn)實(shí)可能是，電子商務(wù)的出現(xiàn)突破了物理意義上地域范圍的限制，原有的地域范圍該如何界定？在傳統(tǒng)的經(jīng)銷(xiāo)模式下，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)在地理上的覆蓋范圍，直接反映了接受商品或者服務(wù)的消費(fèi)者的范圍，而在電子商務(wù)模式下，網(wǎng)站或者網(wǎng)絡(luò)店鋪是否可以看作是一個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，相關(guān)消費(fèi)者的范圍就是接觸該網(wǎng)站或網(wǎng)絡(luò)店鋪的人群，即限定在原有的網(wǎng)站或網(wǎng)絡(luò)店鋪中銷(xiāo)售使用該商標(biāo)的商品。

來(lái)源: 中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊網(wǎng) 作者：張棉 ?葉偉整理：IPRdaily趙珍

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