特許經(jīng)營被許可人違反商標(biāo)使用的約定不一定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)

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【小D導(dǎo)讀】

特許經(jīng)營被許可人違反商標(biāo)使用的約定不一定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)——富世餐飲管理（上海）有限公司訴上海蓋亞餐飲管理有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案

【簡要提示】

商標(biāo)使用許可為特許經(jīng)營合同的重要內(nèi)容。當(dāng)被許可人使用注冊商標(biāo)不當(dāng)，有可能違反特許經(jīng)營合同約定而應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，也有可能構(gòu)成未經(jīng)許可使用他人注冊商標(biāo)而應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，還有可能構(gòu)成兩種責(zé)任的競合。本案通過辨析違約責(zé)任與侵權(quán)責(zé)任兩種責(zé)任法律關(guān)系的不同特征，明確了若被特許人根據(jù)合同有權(quán)使用注冊商標(biāo)進(jìn)行商品的生產(chǎn)和銷售，則即使其具體使用行為可能違反合同約定，也僅構(gòu)成違約而不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

【主審法官】葉菊芬

一、基本案情

原告（上訴人）富世餐飲管理（上海）有限公司

被告（被上訴人）上海蓋亞餐飲管理有限公司

案外人休閑國聯(lián)股份有限公司（以下簡稱休閑國聯(lián)公司）于2010年2月注冊第6354119號鮮芋仙圖文商標(biāo)，核定使用在第30類以谷物為主的零食小吃等商品上，現(xiàn)在有效期內(nèi)。2011年1月16日，休閑國聯(lián)公司（甲方）與被告（乙方）簽訂《鮮芋仙授權(quán)經(jīng)營合約書》，約定：甲方授權(quán)乙方在上海市、浙江省境內(nèi)使用甲方的Meet Fresh（鮮芋仙）商標(biāo)等經(jīng)營10家以內(nèi)的店鋪，有效期自2011年2月10日至2021年2月9日，乙方向甲方支付授權(quán)經(jīng)營費、商標(biāo)管理費等，合約書還約定了甲方需提供技術(shù)指導(dǎo)及協(xié)助、商品供給等內(nèi)容。關(guān)于商標(biāo)使用許可，合約書第七條約定：乙方應(yīng)依甲方之指示使用該商標(biāo)作為店鋪之營業(yè)表征；乙方應(yīng)向甲方或甲方指定之廠商購買印有甲方商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)章等的營業(yè)用杯子、封口膠膜、包材、店卡、容器等物品，不得私自印制、委制或向第三人訂購，亦不得以其他物品替代；上述物品的設(shè)計由甲方?jīng)Q定等。

關(guān)于商品供給，合約書第九條約定：乙方須向甲方或甲方指定之供應(yīng)商訂購機(jī)器設(shè)備、原物料等，如基于營運需要須向第三方購買，采購項目之規(guī)格、品質(zhì)均須甲方確認(rèn)同意方可執(zhí)行；甲方或甲方指定廠商未提供之商品、原物料（如農(nóng)產(chǎn)品……）等，乙方得自行向合格廠商購買，但應(yīng)接受甲方之指導(dǎo)。

原告成立于2011年8月。同年12月22日，休閑國聯(lián)公司與原告簽訂《商標(biāo)使用許可合同》，約定將包括第6354119號商標(biāo)在內(nèi)的多個商標(biāo)許可原告在中國大陸范圍內(nèi)獨占使用，期限與商標(biāo)注冊有效期一致。2013年1月30日，原告通過公證的方式在被告經(jīng)營的一家“鮮芋仙”店鋪以30元的價格購買了爆米花一罐，該爆米花的桶身標(biāo)貼上有與涉案商標(biāo)略有不同的鮮芋仙圖文標(biāo)識，桶蓋標(biāo)貼上有“鮮芋仙”文字，并顯示由案外人上海日冠食品有限公司生產(chǎn)。

另查明，被告曾向案外人亮奎貿(mào)易（上海）有限公司購買爆米花機(jī)，向案外人藝禾貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡稱藝禾公司）購買爆米花貼紙、爆米花盒、爆米花塑料桶、焦糖等。原告、休閑國聯(lián)公司及藝禾公司的法定代表人均為同一人，原告稱藝禾公司向被告銷售前述商品系經(jīng)原告指定。

原告訴稱：鮮芋仙門店銷售的爆米花均由休閑國聯(lián)公司或原告直接提供，門店無權(quán)未經(jīng)許可自行生產(chǎn)或自他人處購買。被告擅自自他人處購買爆米花并使用原告商標(biāo)，在其店內(nèi)銷售，嚴(yán)重侵犯了原告的商標(biāo)權(quán)。故起訴請求判令被告：立即停止侵害原告對第6354119號注冊商標(biāo)享有的獨占許可使用權(quán)；賠償原告經(jīng)濟(jì)損失人民幣10萬元；賠償原告為制止侵權(quán)行為而支出的合理開支18,030元。

被告辯稱：（1）本案糾紛是因休閑國聯(lián)公司同時將涉案商標(biāo)授權(quán)給原、被告使用而產(chǎn)生。休閑國聯(lián)公司在已授權(quán)被告的情況下仍和原告簽訂商標(biāo)使用許可合同，二者可能惡意串通，該合同是事后為本訴訟而造，原告起訴無依據(jù)。（2）被告早于原告獲得商標(biāo)授權(quán)，根據(jù)合同約定有權(quán)在爆米花上使用涉案商標(biāo)，不構(gòu)成侵權(quán)。且原告作為休閑國聯(lián)公司的子公司，在明知休閑國聯(lián)公司與被告合同關(guān)系的情況下仍簽訂有瑕疵的商標(biāo)使用許可合同，可見原告認(rèn)可休閑國聯(lián)公司對被告的授權(quán)行為。（3）被告沒有給原告造成損失，原告主張的合理費用也無依據(jù)。綜上，請求法院駁回原告的訴請。

二、法院的認(rèn)定和判決

上海市浦東新區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：原告經(jīng)商標(biāo)注冊人授權(quán)，享有第6354119號商標(biāo)的獨占使用許可權(quán)，有權(quán)以自己的名義提起訴訟。被告根據(jù)其與休閑國聯(lián)公司簽訂的《鮮芋仙授權(quán)經(jīng)營合約書》，有權(quán)使用第6354119號商標(biāo)。鑒于該合約書第七條約定被告應(yīng)向休閑國聯(lián)公司或指定廠商購買印有商標(biāo)的容器等物，第九條又約定被告應(yīng)向休閑國聯(lián)公司或指定供應(yīng)商訂購營業(yè)所需的機(jī)器設(shè)備和原物料，據(jù)此可知被告有權(quán)利用這些機(jī)器設(shè)備、原物料及帶有注冊商標(biāo)的容器等生產(chǎn)該注冊商標(biāo)的商品，而非僅僅有權(quán)銷售使用該商標(biāo)的商品。由于爆米花是“鮮芋仙”店內(nèi)銷售的一種商品，屬于被告正常經(jīng)營的商品范圍；而原告也稱其曾指定藝禾公司向被告銷售過爆米花貼紙及塑料桶等，可見并非如原告所稱其只提供成品的爆米花。

合約書第七條及第九條對被告使用該商標(biāo)的方式及相關(guān)商標(biāo)標(biāo)識、原物料、機(jī)器設(shè)備等物品的進(jìn)貨渠道及條件進(jìn)行了限定，這屬于對被告履行合同義務(wù)具體方式的約定。被告是否違反前述合同約定，屬于其與休閑國聯(lián)公司之間因合同關(guān)系產(chǎn)生的爭議。在合同有效期內(nèi)，即便被告未按照前述方式履行合同義務(wù)，也只是違反了合同的約定，并不構(gòu)成對第6354119號商標(biāo)的侵犯。現(xiàn)原告以被告對該商標(biāo)的使用方式未經(jīng)休閑國聯(lián)公司書面同意，相應(yīng)產(chǎn)品和商標(biāo)標(biāo)識也非向休閑國聯(lián)公司或指定廠商購買為由認(rèn)為被告行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，缺乏充分的理由，被告的行為不構(gòu)成對原告享有的商標(biāo)獨占許可使用權(quán)的侵犯。據(jù)此，依照《中華人民共和國商標(biāo)法》第五十二條第（一）項、《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條、第九條第二款、第十條的規(guī)定，判決如下：駁回原告富世餐飲管理（上海）有限公司的訴訟請求。

一審判決后，原告不服，提起上訴。二審法院判決駁回上訴，維持原判。

三、對本案的研究及解析

（一）特許經(jīng)營中被許可人的違約責(zé)任與商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任

特許經(jīng)營合同中，商標(biāo)許可使用條款一般包括商標(biāo)許可使用的期間、地域范圍、商標(biāo)的具體使用方式等。根據(jù)被特許人使用商標(biāo)方式的不同，可分為兩種類型：一種是銷售型的特許經(jīng)營，即特許人生產(chǎn)特許商品后提供給被特許人對外銷售，被特許人對于該商品上所使用的商品商標(biāo)事實上并無權(quán)進(jìn)行商標(biāo)法意義上的使用，雙方關(guān)于商標(biāo)使用約定的重要內(nèi)容是使用有注冊商標(biāo)的商品的進(jìn)貨渠道等。當(dāng)然，被特許人根據(jù)合同的約定一般有權(quán)使用特許人的服務(wù)商標(biāo)。另一種是生產(chǎn)并銷售型的特許經(jīng)營，即被特許人使用特許人的注冊商標(biāo)生產(chǎn)特許商品后對外銷售，雙方關(guān)于商標(biāo)使用約定的重要內(nèi)容是商標(biāo)標(biāo)識、原材料等的進(jìn)貨渠道等。

被特許人應(yīng)在特許經(jīng)營合同約定范圍內(nèi)，規(guī)范使用其被許可使用的注冊商標(biāo)。但實踐中，被特許人往往出于自身利益的需要超越合同許可范圍，主要包括：（1）超越授權(quán)的商品范圍或地域范圍使用特許人的注冊商標(biāo)；（2）未經(jīng)許可自行生產(chǎn)或自第三方處購買商品后附著特許人的注冊商標(biāo)對外銷售；（3）特許經(jīng)營合同終止后繼續(xù)使用特許人的注冊商標(biāo)。

被特許人實施的上述行為中，第一種行為違反了特許經(jīng)營合同關(guān)于商標(biāo)使用的商品范圍或地域范圍的約定，因此構(gòu)成違約。至于該行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，目前尚存在爭議。一種觀點認(rèn)為，被特許人在約定的商品范圍或許可地域外使用特許商標(biāo)時，屬于未經(jīng)許可的使用，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。如1986年美國紐約南部地區(qū)法院審理的創(chuàng)新阿巴拉契藝術(shù)品公司訴拉納達(dá)電子公司案以及1993年佛羅里達(dá)州南部地區(qū)法院審理的巴比特電子公司訴戴斯坎公司案中，被特許人超出合同約定區(qū)域或約定商品使用特許商標(biāo)，法院認(rèn)為，商標(biāo)許可權(quán)是指商標(biāo)權(quán)人（特許人）允許被特許人在約定的期限、范圍內(nèi)按一定條件使用其商標(biāo)，如果被特許人未能依照特許合同的約定，在合同約定的地域或商品之外使用特許商標(biāo)，則特許人不僅有權(quán)向法院提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，還可依據(jù)特許合同追究被特許人的違約責(zé)任。[1]另一種觀點則認(rèn)為，注冊商標(biāo)被核準(zhǔn)使用的地域范圍為全國范圍，我國商標(biāo)法并未規(guī)定商標(biāo)權(quán)可以由注冊人自己控制或限定在某個區(qū)域內(nèi)有效。

因此，當(dāng)被特許人超出合同約定的地域范圍使用特許商標(biāo)時，違反的是合同約定，并不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。[2]筆者認(rèn)為，限定商標(biāo)使用區(qū)域?qū)儆谔卦S經(jīng)營性質(zhì)的約定，當(dāng)被特許人有權(quán)使用特許商標(biāo)而僅僅超出了使用的地域范圍時，其提供的商品并不會產(chǎn)生來源混淆問題，只是流通渠道違反了合同約定，侵害的客體是合同權(quán)利而非商標(biāo)權(quán)，被特許人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。當(dāng)被特許人超出許可使用的商品范圍時，由于其并未被許可在某商品上使用特許商標(biāo)，則有可能因引起來源混淆而構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

被特許人的第二種行為違反了特許經(jīng)營合同關(guān)于供貨渠道的約定，故構(gòu)成違約，是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)則需要區(qū)分不同類型的商標(biāo)許可來認(rèn)定。若系銷售型特許經(jīng)營，由于被特許人無權(quán)使用特許商標(biāo)生產(chǎn)商品，而僅有權(quán)銷售特許人提供的特許商品，故其自行生產(chǎn)或自第三人處購買的商品與特許人并無關(guān)聯(lián)，而被特許人使用注冊商標(biāo)的行為又易導(dǎo)致消費者誤認(rèn)為該商品與特許人有關(guān)，符合商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成要件。此時被特許人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任屬于侵權(quán)責(zé)任與違約責(zé)任的競合，特許人有權(quán)選擇要求被特許人承擔(dān)違約責(zé)任還是侵權(quán)責(zé)任。若系生產(chǎn)并銷售型特許經(jīng)營，由于被特許人有權(quán)使用特許商標(biāo)，其自行生產(chǎn)特許商品不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，當(dāng)然商標(biāo)標(biāo)識及相關(guān)原材料的進(jìn)貨渠道需遵守合同約定，否則構(gòu)成違約。

但是，鑒于被特許人使用注冊商標(biāo)對商品來源進(jìn)行指示符合事實，而合同關(guān)于商標(biāo)標(biāo)識及原材料的約定更多是出于商品品質(zhì)保證的目的，故即便原材料或商標(biāo)標(biāo)識的進(jìn)貨渠道違反了合同約定，也并不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

第三種行為違反了特許經(jīng)營合同關(guān)于商標(biāo)使用期間的約定，構(gòu)成違約。同時鑒于特許經(jīng)營合同已經(jīng)終止，則被特許人使用許可人的注冊商標(biāo)已無合法依據(jù)，屬于未經(jīng)許可的使用，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。特許人有權(quán)選擇要求被特許人承擔(dān)違約責(zé)任還是侵權(quán)責(zé)任。

綜上，違約責(zé)任基于合同產(chǎn)生，行為人要承擔(dān)的是違反合同的約定義務(wù)而產(chǎn)生的責(zé)任，而侵權(quán)責(zé)任是基于行為人違反其法定義務(wù)而產(chǎn)生的責(zé)任。二者雖可能構(gòu)成競合，但鑒于法律關(guān)系特征不同，當(dāng)被特許人違反合同關(guān)于商標(biāo)使用的約定時，并非一概構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，而應(yīng)根據(jù)商標(biāo)侵權(quán)特征對被特許人的具體使用行為進(jìn)行分析認(rèn)定。

（二）本案被告行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)

本案中，被告以其系根據(jù)特許經(jīng)營合同使用被控侵權(quán)商標(biāo)為由進(jìn)行抗辯，原告則認(rèn)為被告僅有權(quán)銷售商標(biāo)權(quán)人提供的鮮芋仙爆米花，故被告是否有權(quán)生產(chǎn)鮮芋仙爆米花是雙方爭議的最大焦點。

根據(jù)商標(biāo)注冊人與被告簽訂的特許經(jīng)營合同，被告有權(quán)“使用”涉案鮮芋仙商標(biāo)，且并未對使用的商品范圍進(jìn)行限定，故使用的商品包括爆米花。從字面意義上看，就鮮芋仙爆米花而言，該“使用”應(yīng)然包括生產(chǎn)并銷售，但原告認(rèn)為僅指銷售，故仍應(yīng)結(jié)合合同的具體約定來判斷。關(guān)于特許商標(biāo)的使用方式，合同約定了被告購買印有商標(biāo)的容器等物（即注冊商標(biāo)標(biāo)識）、機(jī)器設(shè)備、原物料的渠道，據(jù)此可以認(rèn)定被告有權(quán)利用這些機(jī)器設(shè)備、原物料及注冊商標(biāo)標(biāo)識生產(chǎn)特許商品，而非僅僅有權(quán)銷售。而根據(jù)查明的事實，被告曾向商標(biāo)權(quán)人的關(guān)聯(lián)企業(yè)購買爆米花貼紙及塑料桶，而原告也稱被告的該行為系經(jīng)其指定，可見合同的實際履行情況也與約定一致，并非如原告所稱商標(biāo)權(quán)人只提供成品的爆米花由被告銷售。因此，本案關(guān)于爆米花的特許經(jīng)營屬于生產(chǎn)并銷售型而非單純銷售型，在合約書約定的期限內(nèi)，被告有權(quán)在其門店內(nèi)生產(chǎn)鮮芋仙爆米花并對外銷售，被告的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

當(dāng)然，被告銷售的爆米花由案外人生產(chǎn)，而特許經(jīng)營合同則約定，無論是商品還是注冊商標(biāo)標(biāo)識、機(jī)器設(shè)備、原物料等，除非經(jīng)特許人同意或指定，被特許人必須自特許人處或特許人指定廠商處購買。可見，被告的行為可能違反了合同約定，特許人有權(quán)起訴追究被告的違約責(zé)任。然而，正如前所述，特許人對商標(biāo)標(biāo)識、原物料、機(jī)器設(shè)備等物品進(jìn)貨渠道及相關(guān)條件的限定，屬于特許人對被告履行合同義務(wù)具體方式的約定。被告是否違反前述合同約定，屬于其與特許人之間因合同關(guān)系產(chǎn)生的爭議，并不因此而構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

[1]轉(zhuǎn)引自深圳市福田區(qū)人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭課題組：“關(guān)于商業(yè)特許經(jīng)營合同審判實踐若干問題的調(diào)研報告”，http://www.ftcourt.gov.cn/sfsj/sfsjdetail.aspx?cls=1&id=191。 [2]楊洪波：“特許經(jīng)營不侵權(quán)”，http://www.9ask.cn/blog/user/lawhby/archives/2008/50119.html。

（原載《浦東審判》2014年第6期）

來源：中國標(biāo)局作者：葉菊芬 ?浦東法院編輯：IPRdaily ?趙珍

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