從“宏利德”案看商標侵犯在先商號權(quán)的法律適用問題

IPRdaily 知識產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體

創(chuàng)新｜創(chuàng)業(yè)｜連接IP變革者

【小D導讀】

很多企業(yè)會將字號作為企業(yè)經(jīng)營的核心品牌，在商品包裝和宣傳活動中大量使用，卻往往疏于將該字號及時申請注冊為商標。

案件要點：

很多企業(yè)會將字號作為企業(yè)經(jīng)營的核心品牌，在商品包裝和宣傳活動中大量使用，卻往往疏于將該字號及時申請注冊為商標。這類企業(yè)在遭遇商標搶注時，可以就該字號主張享有在先商號權(quán)，同時主張其字號已經(jīng)構(gòu)成在先使用具有一定影響的商標，適用原《商標法》第三十一條、現(xiàn)行《商標法》第三十二條對申請商標提起異議，以維護自己的合法權(quán)益。 ? 具體案情：

2011年2月18日，株洲宏利德清潔有限公司向國家商標局申請注冊第9131022號“宏利德”商標（以下簡稱“系爭商標”），指定使用在第37類的建筑結(jié)構(gòu)監(jiān)督,清潔建筑物(內(nèi)部)等服務項目上。深圳市宏利德清潔有限公司先后對系爭商標提出異議和異議復審，商評委最后認定系爭商標違反了原《商標法》第十條第一款第（八）項、第三十一條、第四十一條第一款的規(guī)定，系爭商標不予核準注冊。株洲宏利德清潔有限公司不服，在法定期限內(nèi)向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

北京第一中級人民法院認為：

（一）本案中，深圳市宏利德清潔有限公司作為第三人在商標異議復審階段提交了所獲得的榮譽等使用證據(jù)。上述證據(jù)可以證明在系爭商標申請日之前，已將“宏利德”作為商號使用在清潔行業(yè)中，并具有一定得知名度。系爭商標的注冊申請，容易使消費者將深圳市宏利德清潔有限公司相聯(lián)系，進而損害了其商號權(quán)。因此，商標評審委員會認為本案構(gòu)成原《商標法》第三十一條“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的認定并無不當，予以支持。

（二）深圳市宏利德清潔有限公司遞交的證據(jù)可以證明，在系爭商標申請注冊之前，深圳市宏利德清潔有限公司已經(jīng)在清掃街道等相同或類似服務上在先將“宏利德”作為商標使用。株洲宏利德清潔有限公司與深圳市宏利德清潔有限公司同處一行業(yè)，理應知曉，且系爭商標“宏利德”與深圳市宏利德清潔有限公司在先使用的“宏利德”商標完全相同。據(jù)此，系爭商標的申請注冊違反原《商標法》第三十一條“不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并具有一定影響的商標”的規(guī)定。商標評審委員會對此認定并無不當，予以支持。

因此，北京市第一中級人民法院最后判決，原告“株洲宏利德清潔有限公司”的訴訟請求予以駁回。

律師簡評：

如本案深圳市宏利德清潔有限公司一樣，很多企業(yè)會將字號作為企業(yè)經(jīng)營的核心品牌，在商品包裝和宣傳活動中大量使用，卻往往疏于將該字號及時申請注冊商標。這類企業(yè)在遭遇商標搶注時，同樣可以依據(jù)《商標法》相關規(guī)定進行維權(quán)。權(quán)利人可以就該字號主張享有在先商號權(quán)，同時主張其字號已經(jīng)構(gòu)成在先使用具有一定影響的商標，適用原《商標法》第三十一條、現(xiàn)行《商標法》第三十二條對申請商標提起異議。

本案的焦點就在于系爭商標是否侵犯了深圳市宏利德清潔有限公司的在先商號權(quán)及在先商標權(quán)，所涉及的法律條文就是原《商標法》第三十一條，現(xiàn)行《商標法》第三十二條。由于該條內(nèi)容沒有變化，僅僅是調(diào)整了法條序號，因此下文以現(xiàn)行《商標法》第三十二條為依據(jù)，探討該條款的理解和適用。

《商標法》（2014）第三十二條是關于保護在先權(quán)利和禁止惡意搶注的規(guī)定。該條款前半段規(guī)定：“申請商標不得損害他人在先權(quán)利……”。申請注冊的商標不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突，不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，這是保護在先權(quán)利原則在商標注冊程序中的體現(xiàn)。結(jié)合本案認定申請注冊商標損害他人商號權(quán)應考慮以下要件：第一，商標所含文字與他人商號完全相同。此處所謂“商標所含文字”系指商標具有顯著性的文字。第二，商號所含文字具有較強的獨創(chuàng)性。漢語或英文中具有固定用法的搭配不具有獨創(chuàng)性，例如“長城”、“聯(lián)想”等。臆造字、詞則有較強的獨創(chuàng)性，例如“宏碁”、“諾基亞”、“SONY”、“尼康”、“海爾”等等。商號所含文字如非為獨創(chuàng)性較強的詞，普通消費者不容易將該詞與具體的主體建立固定的聯(lián)系，即使商標文字與該商號相同，消費者也不會對商標與該主體的關系發(fā)生混淆。第三，在先商號權(quán)人為知名企業(yè)，其商號已為消費者所熟知。第四，商標使用的商品與在先商號權(quán)人的主要產(chǎn)品相同或類似。商標專用權(quán)要受核定使用的商品限制，企業(yè)名稱的登記也有行業(yè)的限制，不宜將商號權(quán)的保護擴大到該廠商主要經(jīng)營的產(chǎn)品范圍之外。

在本案中，系爭商標“宏利德”與深圳市宏利德清潔有限公司的商號完全相同，并且“宏利德”商標并非是漢語中的固定詞匯，具有很強的顯著性。深圳市宏利德清潔有限公司已經(jīng)在其行業(yè)具有一定知名度，遞交的證據(jù)也可以證明其商號具有較高的知名度。系爭商標指定的服務項目與深圳市宏利德清潔有限公司所從事的服務具有一致性，因此，法院最終認定系爭商標侵害了深圳市宏利德清潔有限公司在先使用的商號權(quán)。

《商標法》第三十二條后半段規(guī)定：“……不得以不正當?shù)氖侄螕屜茸运艘呀?jīng)使用并有一定影響的商標?！痹摋l款是對未注冊商標的保護，其適用應考慮以下幾個問題：

首先，系爭商標的申請注冊應當是以不正當手段進行的搶注。所謂不正當手段，主要是指以違反誠實信用原則的方式申請注冊商標，也即申請人具有企圖竊取他人勞動成果(他人創(chuàng)意的智力勞動，以及通過使用投入的宣傳、商業(yè)信譽)的主觀惡意。但是，惡意作為一種心理活動，除非行為人自己承認，很難直接予以證明，通常需要依據(jù)客觀證據(jù)進行推理。一般而言，如果客觀證據(jù)能夠證明以下兩點，則可以認定申請人采用了不正當?shù)氖侄危?1、申請人知曉或者理應知曉他人在先使用的商標。例如，申請人與權(quán)利人存在經(jīng)銷關系或者其他經(jīng)濟關系；雙方為同一地區(qū)的同行業(yè)企業(yè)，且權(quán)利人使用系爭商標已在當?shù)鼐哂杏绊懀鹊取?2、系爭商標是對他人在先使用商標的抄襲、摹仿。例如，他人在先使用商標具有較為獨特的創(chuàng)意，而系爭商標與該商標在構(gòu)成要素或視覺效果上都極為近似，則可認定申請人抄襲了他人的在先使用商標。

其次，系爭商標指定使用的商品應該與在先使用商標實際使用商品是相同或類似商品。如果將對未注冊商標的保護范圍擴大到非類似商品上，則該商標就會享受到與馳名商標同等的保護，這顯然是不妥當?shù)摹Ｈ羯虡舜_已馳名，則應徑行援用《商標法》第十三條保護馳名商標的條款，自然無第三十二條之適用余地。如果系爭商標指定使用的商品與他人在先使用商標實際使用的商品不相同且不類似，則系爭商標的注冊與使用不會對他人在先使用商標的使用造成損害。此情形下，不宜援用第三十二條否定系爭商標的注冊。

另外，在先使用商標應當具有一定影響。所謂一定影響，是指該商標已在一定地域被一定的人群所知曉。如何認定在先使用商標具有一定的影響？考慮到商標保護的地域性，以及我國《商標法》的基本原則，應當將在先使用的范圍限定于我國。如其不能提供在我國的在先使用證據(jù)，則很難通過第三十二條獲得保護。同時，他人商標如僅僅是使用在先，而不具有一定的影響，則同樣難以適用第三十二條。當事人可從以下方面著手準備其商標具有一定影響的證據(jù)：A、在先使用商標持續(xù)使用的時間；B、知曉該商標的相關消費者所處地域范圍的大??；C、同行業(yè)者的認知程度；D、在先使用人對該商標的宣傳力度等。商標局、商標評審委員會或者人民法院在案件審理過程中會參照馳名商標的認定標準，同時根據(jù)案件的具體情況進行綜合考慮，決定是否適用第三十二條。

對于本案而言，深圳市宏利德清潔有限公司遞交的證據(jù)可以證明，在系爭商標申請日之前，其已將“宏利德”作為商號從事經(jīng)營活動，并且在清潔行業(yè)已經(jīng)具有一定知名度。系爭商標損害了深圳市宏利德清潔有限公司的商號權(quán)。另外，深圳市宏利德清潔有限公司在復審程序中遞交了投標文件、服務合同，以及其在清潔行業(yè)中使用“宏利德”作為商標的使用證據(jù)，株洲宏利德清潔有限公司與深圳市宏利德清潔有限公司同處一行業(yè)，理應知曉，且系爭商標與深圳市宏利德清潔有限公司在先使用的“宏利德”商標完全相同，違反了《商標法》第三十二條的規(guī)定，法院最終認定系爭商標不予核準注冊。

作者：鄭立霞律師 ?超凡知識產(chǎn)權(quán) 編輯：IPRdaily ?趙珍

本文系作者向IPRdaily投稿，轉(zhuǎn)載請注明出處（微信號：IPRdaily）。

IPRdaily小秘書個人微信號：iprdaily2014 ? ■小秘書【小D】個人微信號：iprdaily2014（添加驗證請說明供職單位+姓名） ■添加可獲得更多實務干貨分享、定期私密線下活動、更有機會加入知識產(chǎn)權(quán)界最大云社區(qū)【IPer社群班級】與全球知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)秀精英深度交流。

? 點擊閱讀原文來知識產(chǎn)權(quán)第一個云社區(qū)“知云社區(qū)”互動！