專利法大修劍指“黑代理”

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【小D導(dǎo)讀】

4月1日，國家知識產(chǎn)權(quán)局公布《中華人民共和國專利法修改草案（征求意見稿）》（下稱《草案》），其中多項(xiàng)內(nèi)容涉及對廣受詬病的“專利黑代理”行為的規(guī)制，表明國家將加大對專利代理市場的進(jìn)一步監(jiān)管。而專利代理市場目前問題頻出，借此修法契機(jī)，或是思考應(yīng)對之策的良機(jī)。

代理不明致案件多發(fā)

《草案》涉及實(shí)質(zhì)性修改的條文共30條，其中涉及“黑代理”行為的規(guī)制有4條，可見國家對于打擊“黑代理”行為的重視程度。

“黑代理”是指未經(jīng)國務(wù)院專利行政部門許可，以經(jīng)營為目的從事專利代理業(yè)務(wù)的行為，由于相關(guān)法規(guī)規(guī)定了從事專利代理必須經(jīng)過相關(guān)部門的審批，執(zhí)業(yè)人員也必須經(jīng)過考核和培訓(xùn)才能獲得執(zhí)業(yè)資格。因此，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自進(jìn)行專利代理行為的都應(yīng)是“黑代理”。

北京市偉博律師事務(wù)所主任李偉民在接受《法人》記者采訪時(shí)表示：“黑代理”是一個不規(guī)范的說法，不是一個法律概念，通常把沒有代理資質(zhì)的機(jī)構(gòu)和人承攬專利業(yè)務(wù)稱為專利“黑代理”。從目前的法律來看，民事行為允許私人代理，專利申請的事項(xiàng)屬于民事法律可以代理的內(nèi)容。目前還沒有法律規(guī)定，申請專利不得個人代理。

“另外一點(diǎn)，專利申請不是強(qiáng)制代理的事項(xiàng)，也就是說個人申請專利是可以的，所以說可以允許代理。至于沒有專利資質(zhì)的人代理，可能存在質(zhì)量不高、欺詐的情形?！崩顐ッ裾f。

北京三聚陽光知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司總經(jīng)理張建綱在接受《法人》記者的采訪時(shí)亦表示，據(jù)中華全國專利代理人協(xié)會統(tǒng)計(jì)，截至2015年3月31日，全國專利代理機(jī)構(gòu)總數(shù)為1133家，其中北京345家，廣東145家，其余省市都不足百家。執(zhí)業(yè)專利代理人10755人，其中北京4777人，廣東1180人，很多省市都不足百人。

由此可見，目前專利代理機(jī)構(gòu)和專利代理人數(shù)量都不是很多，而且在全國的分布不是很均衡。

至于專利“黑代理”對專利代理市場的危害性，張建綱對《法人》記者說：“由于未經(jīng)審批，‘黑代理’不具備從事代理業(yè)務(wù)的資質(zhì)，代理服務(wù)質(zhì)量不能保障，撰寫的專利經(jīng)常不能確定好的保護(hù)效果，管理也不規(guī)范，經(jīng)常會出現(xiàn)因?yàn)榈⒄`期限而導(dǎo)致專利失效，危害委托人利益?！?

同時(shí)，也對依法取得資質(zhì)的專利代理機(jī)構(gòu)和專利代理人形成不正當(dāng)競爭，而很多當(dāng)事人由于不了解“黑代理”與正規(guī)代理機(jī)構(gòu)的區(qū)別，從而損害了整個專利代理行業(yè)的聲譽(yù)，擾亂了正常的專利代理行業(yè)秩序。而近幾年，因?yàn)椤昂诖怼毙袨樵l(fā)生多起案件。

法律框架進(jìn)一步明確

“目前，地方知識產(chǎn)權(quán)局對打擊專利‘黑代理’還存在法律空白，需和工商部門聯(lián)合執(zhí)法?！睆埥ňV對《法人》記者表示。此次專利法修改稿第72條明確：“未經(jīng)國務(wù)院專利行政部門許可，任何單位或者個人不得為經(jīng)營目的從事專利代理業(yè)務(wù)。違反本條規(guī)定的，由專利行政部門視其情節(jié)責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，可以并處罰款。”

對于專利代理資格的法律框架，張建綱認(rèn)為較為清晰。他解釋道，現(xiàn)行《專利法》《專利代理?xiàng)l例》和《專利代理管理辦法》等法律法規(guī)對專利代理都有嚴(yán)格的規(guī)定，比如《專利法》第19條規(guī)定“在中國沒有經(jīng)常居所或者營業(yè)所的外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織在中國申請專利和辦理其他專利事務(wù)的，應(yīng)當(dāng)委托依法設(shè)立的專利代理機(jī)構(gòu)辦理。中國單位或者個人在國內(nèi)申請專利和辦理其他專利事務(wù)的，可以委托依法設(shè)立的專利代理機(jī)構(gòu)辦理。專利代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，按照被代理人的委托辦理專利申請或者其他專利事務(wù)；對被代理人發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，除專利申請已經(jīng)公布或者公告的以外，負(fù)有保密責(zé)任?！?

而《專利代理?xiàng)l例》第10條則規(guī)定：“專利代理機(jī)構(gòu)接受委托后，不得就同一內(nèi)容的專利事務(wù)接受有利害關(guān)系的其他委托人的委托?！钡?3條規(guī)定：“專利代理機(jī)構(gòu)變更機(jī)構(gòu)名稱、地址和負(fù)責(zé)人的，應(yīng)當(dāng)報(bào)中國專利局予以變更登記。經(jīng)批準(zhǔn)登記后，變更方可生效。專利代理機(jī)構(gòu)停業(yè)，應(yīng)當(dāng)在妥善處理各種尚未辦結(jié)的事項(xiàng)后，向原審查機(jī)關(guān)申報(bào)，并由該機(jī)關(guān)報(bào)中國專利局辦理有關(guān)手續(xù)?！?

第23條規(guī)定：“專利代理人對其在代理業(yè)務(wù)活動中了解的發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，除專利申請已經(jīng)公布或者公告的以外，負(fù)有保守秘密的責(zé)任”。

嘗試中逐步完善

地方對于治理“黑代理”的行為也早有嘗試?！痘葜菔兄R產(chǎn)權(quán)局財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)惠州市專利工作實(shí)施意見的操作規(guī)程補(bǔ)充規(guī)定》日前印發(fā)。《補(bǔ)充規(guī)定》主要對專利代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行規(guī)范，取消“黑代理”的專利申請資格，對優(yōu)秀專利代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行量化獎勵。

廣東省惠州市知識產(chǎn)權(quán)局專利科科長陳洪在接受《法人》記者采訪時(shí)說：“這個補(bǔ)充規(guī)定是一個部門的規(guī)范性文件。在大的方面來說是把商標(biāo)、專利、版權(quán)等工商營業(yè)執(zhí)照上有的知識產(chǎn)權(quán)方面的內(nèi)容與專利代理資格的區(qū)別進(jìn)一步明確。工商營業(yè)執(zhí)照上的知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)內(nèi)容不一定意味著可以做專利代理，因?yàn)閷＠拇砼c一般意義上的版權(quán)、商標(biāo)服務(wù)，無論是難度還是服務(wù)水平上，差異都是十分巨大的。”

陳洪認(rèn)為，現(xiàn)在很多企業(yè)在工商營業(yè)執(zhí)照上拿到知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)內(nèi)容，實(shí)際上是沒有能力做專利代理的。此前的一些案例顯示，因?yàn)闆]有監(jiān)控，甚至存在有的機(jī)構(gòu)收了代理費(fèi)之后就消失的情況，究其原因，其并不是代理人，而僅僅是一個聯(lián)系人。而此次明確取消“黑代理”的專利申請資格，有利于厘清當(dāng)?shù)氐氖袌霏h(huán)境，確保企業(yè)專利申報(bào)不被耽誤。

陳洪同時(shí)說：“還有一個問題是，一些沒有知產(chǎn)服務(wù)資質(zhì)的企業(yè)，在接到知產(chǎn)申請工作后，在專利審查答辯中出現(xiàn)不到場的情形，也有造成專利申請人技術(shù)公開的情形，到最后申請人不僅沒有拿到授權(quán)，反而造成信息的泄漏。這也是我們對黑代理進(jìn)行打擊的原因?！?

對于國外的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，張建綱則介紹道，我國行政許可法和行政處罰法中都規(guī)定了當(dāng)事人從事特定活動需獲得行政許可，未經(jīng)許可則應(yīng)當(dāng)受到行政處罰。因此，對“黑代理”設(shè)定行政處罰符合相關(guān)法律的規(guī)定。

從國外立法看，在設(shè)立了專利代理制度的美國、英國、法國、意大利、澳大利亞、日本、印度、南非等國，,以及歐盟等地區(qū)，無一例外地在法律上對未經(jīng)許可從事專利代理的行為規(guī)定了行政處罰措施，韓國甚至給予五年監(jiān)禁的處罰。

對于《草案》的進(jìn)步之處，張建綱表示，在專利法的層面中明確專利行政部門可以對“黑代理”行為進(jìn)行規(guī)制，為后續(xù)嚴(yán)厲打擊“黑代理”提供了法律依據(jù)。對于知產(chǎn)“黑代理”的規(guī)制問題，他建議，希望能進(jìn)一步聽取行業(yè)內(nèi)各個層面的對聲音，推進(jìn)立法建設(shè)，真正實(shí)現(xiàn)有法可依，有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究。

來源：《法人》作者：李立娟編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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