從市場(chǎng)的角度經(jīng)營(yíng)品牌與從法律的角度保護(hù)商標(biāo)如何進(jìn)行契合？

IPRdaily 知識(shí)產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體

創(chuàng)新｜創(chuàng)業(yè)｜連接IP變革者

? 文 / 張季 ? 湖南思博達(dá)律師事務(wù)所

本文系作者向IPRdaily投稿，轉(zhuǎn)載須征得作者同意，并注明文章來源（微信：IPRdaily）。

【小D導(dǎo)讀】

品牌與商標(biāo)本是不同領(lǐng)域的概念，然而很多場(chǎng)合下人們將品牌與商標(biāo)相互指代，貌似一回事。其實(shí)，品牌是市場(chǎng)概念，與市場(chǎng)營(yíng)銷息息相關(guān)，商標(biāo)是法律術(shù)語，與法律保護(hù)須臾不離。品牌與商標(biāo)的微妙關(guān)系可能就在于，當(dāng)企業(yè)把品牌打造起來后卻發(fā)現(xiàn)商標(biāo)不是自己的！例如“微信”，顯然這是騰訊公司經(jīng)營(yíng)起來品牌，卻被其它公司作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)。那么，問題來了，從市場(chǎng)的角度經(jīng)營(yíng)品牌與從法律的角度保護(hù)商標(biāo)如何進(jìn)行契合？

一、品牌命名的先天缺陷——“超級(jí)女聲”商標(biāo)民事侵權(quán)案①

案情簡(jiǎn)介：

2003年，湖南電視臺(tái)娛樂頻道推出一檔名為“超級(jí)女聲”的大型選秀娛樂節(jié)目。2004年以來，該節(jié)目在全國(guó)乃至世界范圍內(nèi)取得了巨大成功，成為全國(guó)最有影響力的娛樂品牌之一。

2005年12月，廣東省佛山市順德區(qū)美潔衛(wèi)生用品有限公司等單位未經(jīng)許可，擅自在其生產(chǎn)、銷售的衛(wèi)生巾商品上使用“超級(jí)女聲”作為商品標(biāo)識(shí)。

獲悉以上情況后，湖南電視臺(tái)娛樂頻道以廣東省佛山市順德區(qū)美潔衛(wèi)生用品有限公司等單位擅自使用“超級(jí)女聲”標(biāo)識(shí)的行為侵犯其權(quán)益為由向長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提起訴訟，要求被告停止使用“超級(jí)女聲”商品標(biāo)識(shí)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，并賠償經(jīng)濟(jì)損失700萬元。

2007年長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院一審判決被告停止侵權(quán)，并賠償原告損失135萬余元。后經(jīng)湖南省高級(jí)人民法院二審審理，終審判決：1、被告立即停止生產(chǎn)、銷售以“超級(jí)女聲”作為商品標(biāo)識(shí)的系列衛(wèi)生巾的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，并銷毀侵權(quán)商品、包裝、裝潢。2、被告賠償原告經(jīng)濟(jì)損失50萬元。

案件啟示：

品牌的命名即商標(biāo)取名，除了便于市場(chǎng)營(yíng)銷，具有一定的廣告效果外，還需符合《商標(biāo)法》的規(guī)定，特別是需要留意《商標(biāo)法》中關(guān)于商標(biāo)使用和注冊(cè)的幾個(gè)禁區(qū)。第一個(gè)禁區(qū)是絕對(duì)不得作為商標(biāo)使用的標(biāo)志，即《商標(biāo)法》第十條所規(guī)定的情形；第二個(gè)禁區(qū)是相對(duì)不得使用的標(biāo)志，也就是《商標(biāo)法》第十一、十二條所稱的缺乏顯著性的標(biāo)志。第三個(gè)禁區(qū)是“在先權(quán)利”，即選擇的商標(biāo)文字和圖形等要素不能侵犯他人已經(jīng)在先存在的有關(guān)民事權(quán)利，如作為圖形的著作權(quán)、作為文字的字號(hào)權(quán)等，第四個(gè)禁區(qū)是“誠(chéng)信原則”，主要體現(xiàn)在《商標(biāo)法》第15條、第32條后半句，即禁止以違背誠(chéng)實(shí)信用的方式注冊(cè)、使用商標(biāo)。如果一個(gè)品牌的命名沒有避開這4個(gè)禁區(qū)，要想獲得商標(biāo)法的保護(hù)可謂先天不足，后天難以補(bǔ)救。本案中，雖然法院以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為由禁止被告使用“超級(jí)女聲”商標(biāo)，但從另一個(gè)角度看，實(shí)際上被告在選擇“超級(jí)女聲”作為商標(biāo)使用時(shí)已經(jīng)同時(shí)踏入了“在先權(quán)利”和“誠(chéng)信原則”兩個(gè)禁區(qū)，既侵犯了原告對(duì)“超級(jí)女聲”享有的著作權(quán)和商品化權(quán)等權(quán)益，同時(shí)又違背了誠(chéng)信原則。這種行為下使用的商標(biāo)無異于存在先天缺陷，注定不能長(zhǎng)久。

二、品牌延伸的瓶頸之痛——“加加”商標(biāo)行政確權(quán)案②

案情簡(jiǎn)介：

長(zhǎng)沙加加食品集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱加加公司）主要生產(chǎn)“醬油”等調(diào)味食品，1998年在國(guó)際分類第30類“醬油”、“調(diào)味品”等商品項(xiàng)目上申請(qǐng)注冊(cè)了“加加”商標(biāo)并經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)。

湖南省長(zhǎng)康實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱長(zhǎng)康公司）主要生產(chǎn)“芝麻油”等食用油脂，1999年在國(guó)際分類第29類“芝麻油”商品上申請(qǐng)注冊(cè)了“加加”商標(biāo)，并于2000年8月28日初步審定公告。

長(zhǎng)康公司的“加加”商標(biāo)公告后立即遭到加加公司提出的異議。商標(biāo)局和商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)經(jīng)過審查，均認(rèn)為長(zhǎng)康公司“加加”商標(biāo)申請(qǐng)使用的“芝麻油”與加加公司在先注冊(cè)的“加加”商標(biāo)所核定使用的“醬油”、“調(diào)味品”在生產(chǎn)原料、制作工藝、銷售渠道等方面存在較大區(qū)別，不屬于類似商品。據(jù)此，沒有支持加加公司的異議申請(qǐng)，核準(zhǔn)長(zhǎng)康公司的“加加”商標(biāo)注冊(cè)。

加加公司不服商標(biāo)評(píng)審委裁定，向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟。法院審理認(rèn)為，長(zhǎng)康公司“加加”商標(biāo)指定使用的“芝麻油”與加加公司“加加”商標(biāo)核定使用的“醬油”、“調(diào)味品”等商品對(duì)比，其功能均為烹飪調(diào)味品，銷售渠道、消費(fèi)群體都無明顯區(qū)別，應(yīng)判定為類似商品。故判決撤銷商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定。長(zhǎng)康公司不服提起上訴。北京市高級(jí)人民法院2010年11月8日作出終審判決,駁回上訴，維持原判。長(zhǎng)康公司仍不服判決，向最高人民法院提起再審申請(qǐng)，最高院經(jīng)過審理，認(rèn)為原審判決并無不妥，駁回長(zhǎng)康公司再審申請(qǐng)。

案件啟示：

在營(yíng)銷學(xué)上，有個(gè)術(shù)語叫“品牌延伸”，是指企業(yè)將具有市場(chǎng)影響力的成功品牌擴(kuò)展到與原產(chǎn)品不盡相同的產(chǎn)品上，以憑借現(xiàn)有成功品牌推出新產(chǎn)品的過程。如一些奢侈品牌，憑借巨大的影響力，將品牌延伸到多個(gè)領(lǐng)域，獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。然而，從商標(biāo)法律制度的角度看，品牌延伸必須掃清法律上的障礙。我國(guó)《商標(biāo)法》規(guī)定“注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限”；“注冊(cè)商標(biāo)需要在核定使用范圍之外的商品上取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)另行提出注冊(cè)申請(qǐng)?！笨梢姡诙鄠€(gè)領(lǐng)域廣泛注冊(cè)商標(biāo)才能為品牌延伸提供有效的法律保障。同時(shí)，將商標(biāo)在其它相關(guān)領(lǐng)域注冊(cè)也能主動(dòng)防止他人使用相同商標(biāo)，進(jìn)而杜絕不同企業(yè)使用相同商標(biāo)可能導(dǎo)致的品牌混淆，保持品牌與企業(yè)的唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系。

本案中，加加公司主要從事“醬油、調(diào)味品”的生產(chǎn)，在企業(yè)初期其申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的范圍僅局限于實(shí)際生產(chǎn)的商品，沒有做擴(kuò)大商品注冊(cè)范圍的考慮，這就為長(zhǎng)康公司在第29類“芝麻油”商品上注冊(cè)“加加”留下了機(jī)會(huì)。最終加加公司通過艱難的訴訟保住了“加加”品牌在相關(guān)領(lǐng)域的輻射力。而湖南省的一些企業(yè)在品牌延伸保護(hù)上卻沒能這么幸運(yùn)了，如某床上用品企業(yè)的品牌，具有一定的知名度，卻沒能在床具上申請(qǐng)商標(biāo)，被另一公司成功注冊(cè)并長(zhǎng)期使用，導(dǎo)致該企業(yè)的品牌無法輻射到床具商品上，使原本可由該企業(yè)利用品牌知名度開發(fā)的床具市場(chǎng)被他人占據(jù)。當(dāng)然，并不是商標(biāo)注冊(cè)的商品范圍越廣越好，越多越好，我們的建議是企業(yè)在申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)選擇商品范圍時(shí)不能只守著實(shí)際生產(chǎn)的商品，需要一點(diǎn)前瞻性，對(duì)可能涉及或者具有一定關(guān)聯(lián)性的商品一并予以保護(hù)，以免為品牌的發(fā)展留下瓶頸。

三、品牌簡(jiǎn)稱保護(hù)危機(jī)——“友阿”商標(biāo)民事侵權(quán)案③

案情簡(jiǎn)介：

自然人索儷榕于2004年向商標(biāo)局申請(qǐng)?jiān)诘?5類“推銷（替他人）”等服務(wù)項(xiàng)目上注冊(cè)“友阿”商標(biāo)，2006年12月該商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)。

2013年，索儷榕認(rèn)為友誼阿波羅商業(yè)公司其在經(jīng)營(yíng)的門店外使用“友阿百貨”、“友阿奧特萊斯”、“友阿電器”、“友阿春天”字樣等行為侵犯了其“友阿”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，訴至法院請(qǐng)求判令停止侵權(quán)。

長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院經(jīng)過審理，認(rèn)為雖然友誼阿波羅商業(yè)公司提供的百貨商品銷售服務(wù)與“友阿”注冊(cè)商標(biāo)核定使用的“推銷（替他人）”服務(wù)系類似服務(wù)，被訴標(biāo)識(shí)在構(gòu)成要素上與注冊(cè)商標(biāo)具有某些近似元素，但綜合考察友誼阿波羅商業(yè)公司之簡(jiǎn)稱“友阿”的形成和發(fā)展過程及主觀意圖，其因在先、誠(chéng)信使用商業(yè)標(biāo)識(shí)所形成的穩(wěn)定的市場(chǎng)格局，以及訴請(qǐng)保護(hù)商標(biāo)本身知名度所決定的保護(hù)范圍等情況，友誼阿波羅商業(yè)公司使用被訴標(biāo)識(shí)的行為不會(huì)造成市場(chǎng)混淆，不構(gòu)成對(duì)索儷榕“友阿”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵害，據(jù)此判決駁回起訴。索儷榕不服一審判決上訴至湖南省高級(jí)人民法院，后者二審駁回上訴，維持原判。

案件啟示：

本案中，友誼阿波羅商業(yè)公司雖贏了官司，保住了“友阿”品牌，卻給我們留下了對(duì)品牌簡(jiǎn)稱保護(hù)的思考。品牌簡(jiǎn)稱是相關(guān)公眾對(duì)字?jǐn)?shù)較多的品牌名稱的簡(jiǎn)略稱呼，具體可分為商標(biāo)名稱簡(jiǎn)稱、產(chǎn)品名稱簡(jiǎn)稱和企業(yè)名稱簡(jiǎn)稱。商標(biāo)名稱簡(jiǎn)稱中最值得一提的就是商標(biāo)“索尼愛立信”的簡(jiǎn)稱“索愛”，這個(gè)商標(biāo)簡(jiǎn)稱最開始并不被“索尼愛立信”官方認(rèn)可，稱“索愛”并不能代表“索尼愛立信”。然而，當(dāng)中國(guó)一家企業(yè)申請(qǐng)注冊(cè)“索愛”商標(biāo)時(shí)，“索尼愛立信”卻千方百計(jì)阻撓，不過最終“索尼愛立信”為其最初的言論付出了代價(jià)，“索愛”商標(biāo)終歸中國(guó)企業(yè)所有。類似的情況還有“阿迪達(dá)斯”商標(biāo)的簡(jiǎn)稱“阿迪”。產(chǎn)品名稱簡(jiǎn)稱也是常見的品牌簡(jiǎn)稱表現(xiàn)形式，如“廣州本田”汽車被簡(jiǎn)稱為“廣本”。在湖南省關(guān)于產(chǎn)品名稱簡(jiǎn)稱的商標(biāo)保護(hù)有兩個(gè)案例具有代表性：“邵陽大曲”是省內(nèi)知名的白酒產(chǎn)品名稱，消費(fèi)者習(xí)慣簡(jiǎn)稱為“邵大”，廠家為了保護(hù)這一產(chǎn)品簡(jiǎn)稱主動(dòng)將“邵大”進(jìn)行了商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)，使消費(fèi)者心目中的“邵大”產(chǎn)品與“邵大”商標(biāo)形成了一一對(duì)應(yīng)；“德山大曲”則是省內(nèi)另外一個(gè)知名的白酒產(chǎn)品名稱，消費(fèi)者也習(xí)慣性簡(jiǎn)稱之為“德大”，但“德大”商標(biāo)卻與“德山大曲”廠家無關(guān)，由另一家企業(yè)所有，在一定程度上制約了“德山大曲”廠家對(duì)“德大”品牌的運(yùn)用。至于企業(yè)名稱簡(jiǎn)稱，除了本案之外，湖南省出現(xiàn)過多起企業(yè)名稱的簡(jiǎn)稱被搶注成商標(biāo)的案例，如漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司的簡(jiǎn)稱“漣鋼”和株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司的簡(jiǎn)稱“株硬”等，甚至連“湖南大學(xué)”的簡(jiǎn)稱“湖大”都被人覬覦過。從上述諸多案例可見，企業(yè)對(duì)于品牌的簡(jiǎn)稱保護(hù)萬萬不可大意，該保護(hù)的一個(gè)都不能少。

四、時(shí)刻緊盯品牌攪局者——“溈山牌及圖”商標(biāo)行政確權(quán)案④

案情簡(jiǎn)介：

湖南省寧鄉(xiāng)縣茶葉公司于1991年核準(zhǔn)注冊(cè)“溈山牌及圖”商標(biāo)，核定使用的商品為茶葉。后該商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)沙溈山茶業(yè)有限公司。

2004年6月，寧鄉(xiāng)溈山湘溈名茶廠等六家公司以“溈山毛尖”為茶葉商品的通用名稱，上述“溈山牌及圖”商標(biāo)以茶葉商品的通用名稱注冊(cè)違反了《商標(biāo)法》第十一條第一款、第四十一條第一款的規(guī)定為由，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)撤銷。

商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)審查認(rèn)為，“溈山牌及圖”商標(biāo)不具有顯著性，對(duì)該商標(biāo)予以撤銷。長(zhǎng)沙溈山茶業(yè)有限公司不服向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，“溈山牌及圖”商標(biāo)由溈山牌文字及圖組成，一般消費(fèi)者會(huì)將文字部分作為商品的主要識(shí)別部分和呼叫對(duì)象，故其整體亦不具有顯著性。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定并無不妥，判決駁回溈山茶業(yè)公司的訴訟請(qǐng)求。溈山茶業(yè)公司不服該判決，上訴至北京市高級(jí)人民法院。北京高院經(jīng)過審理判決駁回上訴，維持原判。

長(zhǎng)沙溈山茶業(yè)有限公司不服上述判決，向最高人民法院提起再審申請(qǐng)。最高人民法院審理認(rèn)為，“溈山牌及圖”由溈山牌文字、拼音及相關(guān)圖形組成，并非僅由溈山文字及其拼音組成，其商標(biāo)組成部分中的圖形亦屬該商標(biāo)的重要組成部分。此外，該商標(biāo)經(jīng)過近二十年的使用，已經(jīng)建立一定的市場(chǎng)聲譽(yù)，相關(guān)公眾能夠以其識(shí)別商品來源，并不僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、原審法院以“溈山牌及圖”含有溈山文字就認(rèn)為其整體缺乏顯著性，屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。終審撤銷北京一中院、北京高院及商標(biāo)評(píng)審委的判決和裁定。

案件啟示：

本案的一個(gè)顯著特點(diǎn)表現(xiàn)為多個(gè)企業(yè)對(duì)一個(gè)商標(biāo)的圍剿。一個(gè)商標(biāo)的出現(xiàn)影響了多個(gè)企業(yè)的利益，甚至撼動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的利益，招來群起攻之，這樣的現(xiàn)象多發(fā)生在公共資源（或疑似公共資源）被當(dāng)做商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)。本案中，小小一個(gè)寧鄉(xiāng)縣就有6家企業(yè)對(duì)“溈山牌及圖”商標(biāo)提出了撤銷申請(qǐng)，可見該商標(biāo)對(duì)于行業(yè)的影響程度。但最終經(jīng)過最高人民法院的審理維持了該商標(biāo)的有效性，其中一個(gè)重要原因就在于這6家企業(yè)提出撤銷商標(biāo)申請(qǐng)的時(shí)間太晚了，以至于“溈山牌及圖”商標(biāo)有足夠的時(shí)間通過長(zhǎng)期使用產(chǎn)生顯著性，進(jìn)而免受撤銷厄運(yùn)。如果當(dāng)初早點(diǎn)發(fā)現(xiàn)該商標(biāo)的存在，早點(diǎn)提出異議或爭(zhēng)議，或許還有希望。因此，只有及時(shí)發(fā)現(xiàn)品牌攪局者，果斷采取措施，才能有效的維護(hù)企業(yè)利益。而及時(shí)準(zhǔn)確有效的獲知品牌商標(biāo)注冊(cè)信息就離不開商標(biāo)監(jiān)測(cè)工作的支持。

商標(biāo)監(jiān)測(cè)是指以維護(hù)企業(yè)品牌利益為目的，定期查閱《商標(biāo)公告》，發(fā)現(xiàn)其中可能影響企業(yè)利益的商標(biāo)信息，并做出應(yīng)對(duì)措施的一項(xiàng)商標(biāo)事務(wù)。一般來講，與企業(yè)權(quán)利或利益相關(guān)的且可能成為商標(biāo)注冊(cè)的客體包括但不限于，商標(biāo)文字及圖案、產(chǎn)品名稱、企業(yè)字號(hào)、產(chǎn)品包裝、裝潢、廣告語、卡通形象、企業(yè)文化理念、本行業(yè)通用詞匯等，這些都有可能被他人有意或無意的作為商標(biāo)在本領(lǐng)域或在其它領(lǐng)域的商品和服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)。從這個(gè)角度看，本案給我們的提醒是，企業(yè)應(yīng)當(dāng)自行或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行商標(biāo)監(jiān)測(cè)，通過商標(biāo)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)他人利用上述品牌要素進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)的商標(biāo)信息，適時(shí)地做出應(yīng)對(duì)措施，及時(shí)的維護(hù)企業(yè)品牌利益。

五、商標(biāo)維權(quán)該出手時(shí)就出手——“雉雞”訴“銀雞”商標(biāo)民事侵權(quán)案⑤

案情簡(jiǎn)介：

湖南省郴州市嘉禾縣鍛造廠于2001年核準(zhǔn)注冊(cè)“雉雞及圖”商標(biāo)，核定使用商品為第8類“鋤頭”等商品。

2007年，嘉禾縣鍛造廠以嘉禾縣華光鋼鋤廠生產(chǎn)和出口的“銀雞”牌鋼鋤侵犯其上述“雉雞及圖”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)為由，訴至湖南省郴州市中級(jí)人民法院。郴州市中級(jí)人民法院審理認(rèn)為，嘉禾縣鍛造廠和華光鋼鋤廠均為生產(chǎn)出口鋼鋤的企業(yè)。兩者生產(chǎn)的鋼鋤外形、尺寸基本相同，屬相同產(chǎn)品。華光鋼鋤廠使用的“銀雞”中文文字加雞圖案商標(biāo)，與嘉禾縣鍛造廠擁有的“雉雞及圖”注冊(cè)商標(biāo)從文字、圖案、顏色、圖形相比較，二者在視覺上基本無差別。容易使相關(guān)公眾對(duì)商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)或者認(rèn)為其來源與嘉禾縣鍛造廠注冊(cè)商標(biāo)的商品有特定的聯(lián)系，侵犯了嘉禾縣鍛造廠注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)承擔(dān)停止侵害、賠償損失的民事法律責(zé)任。判令華光鋼鋤廠停止侵犯嘉禾縣鍛造廠司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為并賠償人民幣50萬元。嘉禾縣華光鋼鋤廠不服判決上訴至湖南省高級(jí)人民法院，湖南省高院審理后駁回上訴，維持原判。

嘉禾縣華光鋼鋤廠不服省高院判決，向最高人民法院提起再審申請(qǐng)。最高院經(jīng)過審理認(rèn)為，在嘉禾縣鍛造廠提起本案訴訟之前，華光鋼鋤廠與嘉禾縣鍛造廠在其各自生產(chǎn)、銷售的鋼鋤上對(duì)相關(guān)商標(biāo)均進(jìn)行了大規(guī)模的使用，僅本案訴訟發(fā)生之前6年的各自的出口產(chǎn)值均已超過數(shù)百萬美元。因此，華光鋼鋤廠和嘉禾縣鍛造廠雖然處于同一地區(qū)，雙方的鋤頭等產(chǎn)品均多數(shù)銷往國(guó)外市場(chǎng)，相關(guān)公眾已經(jīng)將兩者的商標(biāo)區(qū)別開來，已經(jīng)形成了各自穩(wěn)定的市場(chǎng)。綜合考慮以上因素，本院認(rèn)為華光鋼鋤使用的“銀雞”中英文和雞圖案商標(biāo)和嘉禾縣鍛造廠享有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的 “雉雞及圖”商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)，原審法院認(rèn)定兩者為近似商標(biāo)，認(rèn)定事實(shí)、適用法律均有不當(dāng)，本院予以糾正。終審判決撤銷湖南省高級(jí)人民法院和郴州市中級(jí)人民法院的涉案判決書，駁回嘉禾縣鍛造廠的訴訟請(qǐng)求。

案件啟示：

本案在省市兩級(jí)法院均判決侵權(quán)成立的情況下，經(jīng)過最高人民法院再審，終審?fù)品袥Q，駁回原告起訴，堪稱商標(biāo)民事侵權(quán)案件中實(shí)現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)的典型代表案件。最高院在該份判決書中指出“在商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件中，判斷被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)與主張權(quán)利的注冊(cè)商標(biāo)是否近似，……還應(yīng)根據(jù)案件的具體情況，考慮所涉商標(biāo)使用的歷史狀況、相關(guān)公眾的認(rèn)知狀態(tài)、是否已經(jīng)形成穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序等因素，對(duì)其整體或主要部分是否具有市場(chǎng)混淆的可能性進(jìn)行綜合分析判斷。”2011年12月，最高院在《印發(fā)<關(guān)于充分發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見>的通知》中進(jìn)一步規(guī)定，“認(rèn)定商標(biāo)近似還應(yīng)根據(jù)兩者的實(shí)際使用狀況、使用歷史、相關(guān)公眾的認(rèn)知狀態(tài)、使用者的主觀狀態(tài)等因素綜合判定，注意尊重已經(jīng)客觀形成的市場(chǎng)格局，防止簡(jiǎn)單地把商標(biāo)構(gòu)成要素近似等同于商標(biāo)近似，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)者之間的包容性發(fā)展。”2014年5月1日實(shí)施的新《商標(biāo)法》則將是否構(gòu)成混淆明確作為了商標(biāo)近似與否的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

本案引申出的商標(biāo)侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)無疑對(duì)商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)維權(quán)策略提出了新思考。以前有種說法叫“放水養(yǎng)魚”，即等到侵權(quán)者做大做強(qiáng)獲得可觀盈利時(shí)再去主張權(quán)利，以獲得更好的經(jīng)濟(jì)賠償。但在最高院“包容性”發(fā)展的思路下，在新《商標(biāo)法》明確“混淆”標(biāo)準(zhǔn)的要求下，這種做法可能要重新審視，如果還是對(duì)侵權(quán)者放任不管，聽之任之，不積極主張權(quán)利，到時(shí)候把魚養(yǎng)肥了，想收網(wǎng)時(shí)可能已經(jīng)奈何不了它了。

注釋： ①：長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院民事判決書（2007）長(zhǎng)中民三初字第0246號(hào) 湖南省高級(jí)人民法院民事判決書（2008）湘高法民三終字第47號(hào) ②：中華人民共和國(guó)最高人民法院行政裁定書(2011)知行字第7號(hào) ③：長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院民事判決書（2013）長(zhǎng)中民五初字第00203號(hào) 湖南省高級(jí)人民法院民事判決書（2014）湘高法民三終字第146號(hào) ④：中華人民共和國(guó)最高人民法院行政判決書(2011)行提字第7號(hào) ⑤：中華人民共和國(guó)最高人民法院民事判決書(2010)民提字第27號(hào)

原標(biāo)題：湘企商標(biāo)紛爭(zhēng)啟示錄

來源：IPRdaily 編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

IPRdaily歡迎大家投稿，分享生活、工作中的所思所想。投稿郵箱：iprdaily@163.com，或加微信helps120。

首屆知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)（中國(guó)區(qū)）大賽報(bào)名入口已正式開啟。具體方式請(qǐng)點(diǎn)擊屏幕左下角【閱讀原文】進(jìn)入活動(dòng)報(bào)名頁面進(jìn)行報(bào)名。從市場(chǎng)的角度經(jīng)營(yíng)品牌與從法律的角度保護(hù)商標(biāo)如何進(jìn)行契合？

從市場(chǎng)的角度經(jīng)營(yíng)品牌與從法律的角度保護(hù)商標(biāo)如何進(jìn)行契合？

從市場(chǎng)的角度經(jīng)營(yíng)品牌與從法律的角度保護(hù)商標(biāo)如何進(jìn)行契合？